關于商標在先使用權

關于商標在先使用權由于我國服務商標的注冊保護始于1993年7月，但服務商標的使用歷史要早于保護起始時間，如果一無一例外地實行注冊原則，服務商標注冊人就有權排斥他人在相同或者類似服務上使用與其注冊商標相同或者近似的服務商標，而不論此種使用發(fā)生在服務商標注冊保護前還是注冊保護后，如此就會對服務商標在先使用人造成不公平的后果。為了彌補申請在先和注冊原則的不足，平衡注冊人和在先使用人的利益，1993年修改后的《商標法實施細則》和現行《商標法實施條例》都設定了過渡一、商標在先使用權的含義1、世界諸國或地區(qū)相關立法例之比較我國臺灣地區(qū)商標法第23條第二款規(guī)定：在他人申請商標注冊前，善意使用相同或者近似之商標圖樣于同一或類似之商品，不受他人商標專用權所拘束，但以原使用的商品為限。依該款規(guī)定，商標在先使用權的構成要件有：(1)在他人申請商標注冊前，使用人就已有使用的事實；(2)使用人的使用須基于善意；(3)使用人使用的商標圖樣與他人申請注冊的商標圖樣相同或近似，且使用在同一或類似商品上?！度毡旧虡朔ā返?2條規(guī)定：在他人申請注冊商標之前，在日本國內非以不正當競爭為目的就已在該商標注冊申請指定的商品或服務或者類似商品或服務上使用與申請注冊商標相同或者近似的商標，而且作為區(qū)分與自己業(yè)務有關的商品或服務的標志至他人提出商標注冊申請時已在消費者中馳名的，該商標使用人有權繼續(xù)在前述商品或者服務上使用該商標。依該條款規(guī)定，商標在先使用權的構成要件有：(1)在他人提出商標注冊申請前，在日本國內已在該商標注冊申請指定的商品或類似商品上使用與申請注冊商標相同或近似商標；(2)使用非以不正當競爭為目的；(3)當他人提出該商標注冊申請時，與該商標相同或近似的商標作為與先使用人業(yè)務有關的商品的標志已在消費者中馳名；(4)先使用人在其商品上持續(xù)使用該商標。屬于大陸法系的日本和我國臺灣地區(qū)商標法強調在先使用人的主觀狀態(tài)，即使用人的使用必須出于“善意”或者“非以不正當競爭為目的”，兩者的不同之處在于日本商標法要求在先使用的商標“作為區(qū)分與自己業(yè)務有關的商品或服務的標志至他人提出商標注冊申請時已在消費者中馳名”。本文認為，日本法有關在先使用商標馳名的要求有利于維護商標權取得注冊原則的權威，但不利于保護善意在先使用人的利益。而且，如果在先使用人的商標在他人提出商標注冊申請時已在消費者中馳名，那么該他人的申請就可能具有不正當因素。因此，日本法有關在先使用商標馳名的規(guī)定過于嚴格，不宜采納。根據《英國商標法》第11條第三款規(guī)定：在他人注冊或者使用商標之前，在特定地域內商業(yè)過程中連續(xù)使用未注冊商標或者其他標志不構成對注冊商標的侵害。此處的未注冊商標和其他標志作為“在先權利”受到保護。但該法對“在特定地域內”未作規(guī)定，留由法庭作更為明確的界定?！睹绹虡朔ā返?條規(guī)定，在商業(yè)中并存合法使用而使之有權使用的商標可以準予并存注冊。產生并存注冊的必要條件是，在后申請人對其商標的商業(yè)使用必須先于在先注冊申請人或者注冊人在美國專利商標局提出商標申請之日，否則不存在并存注冊。如果有管轄權的法院終審決定一個以上的人有權在商業(yè)中使用相同或者相似的商標，可由專利商標局長準予并存注冊，同時規(guī)定各商標所有人使用其注冊商標的方式、地點或者有關商品的條件和限制。屬于英美法系的英國和美國沒有在字面上就在先使用人的主觀狀態(tài)作出規(guī)定，美國商標法更注重在使用后果上要求“不會造成混淆、誤認或者欺騙”。以美國立法例給予在先使用人的救濟最為有力，它不但承認在先使用人可以有條件地繼續(xù)使用，而且可以有條件地予以并存注冊。兩大法系的商標先使用權制度的共同特點在于：在先使用人的使用必須先于在先的商標注冊人提出商標注冊申請之前，在先使用人繼續(xù)使用的權利限于原使用商品或者服務。這對于我國構建商標在先使用權制度具有借鑒意義。商標許可是指注冊商標權利人將自己的商標許可給他人使用，從而獲得一定收益的行為。該行為可以讓許可人和被許可人都獲利，但在許可過程中，伴隨著很多風險，因此，商標許可人在許可他人使用前有必對商標許可使用的種類進行一個梳理，以便更好地選擇自己需要的許可方式。企業(yè)許可他人使用注冊商標，通常是以訂立使用許可合同的方式，即發(fā)放許可證。在使用許可關系中，商標權人或授權使用商標的人為許可人，另一方為被許可人。實際中，商標使用許可合同有的是獨立的許可協議，也有相當一些是包含在其他合同中的商標使用許可條款，如附隨于技術轉讓、特許經營等合同的商標使用規(guī)定。簽訂商標使用協議時企業(yè)可考慮從下述三種類型中選擇其中之一：一、獨占使用許可：可對抗商標所有人的獨家使用是指商標注冊人在約定的期間以約定的方式，將該注冊商標僅許可一個被許可人使用，被許可人對授權使用的注冊商標享有獨占使用權，商標注冊人依約定不得使用該注冊商標。被許可人的法律地位相當于“準商標權人”，當在規(guī)定地域內發(fā)現商標侵權行為時，被許可使用人可以以自己的名義獨立提起商標侵權訴訟。二、排他使用許可：商標權人和被許可人使用的并行是指商標注冊人在約定的期間以約定的方式，將該注冊商標僅許可一個被許可人使用，商標注冊人依約定可以使用該注冊商標但不得另行許可他人使用該注冊商標。排他許可僅僅是排除第三方在該地域內使用該商標。排他使用許可與獨占使用許可相比較，雖都是僅許可一個被許可人使用，但不同的是，排他使用許可的商標注冊人自己是可使用該商標，而獨占使用許可的商標注冊人不可使用該商標。如果出現商標侵權行為，被許可使用人可以和商標注冊人共同提起商標侵權訴訟，當商標注冊人不起訴或者怠于起訴時，被許可使用人可以單獨提起訴。三、普通使用許可：“薄利多銷”的形式是指商標注冊人在約定的期間以約定的方式，許可他人使用其注冊商標，并可自行使用該注冊商標和許可他人使用其注冊商標。該許可使用方式是目前比較普遍的許可方式，多適用于被許可人生產能力有限或者產品市場需求量較大的條件下，如各種加盟連鎖店的品牌許可通常都是普通許可的方式。普通許可使用方式下，當出現商標侵權行為時，被許可人只有在商標注冊人明確授權的情況下，才有權利提起商標侵權訴訟。注意：1.被許可商標必須是注冊商標，許可人必須是注冊商標的所有人；2.按照相關規(guī)定，使用人用藥品、醫(yī)用營養(yǎng)食品、醫(yī)用營養(yǎng)飲料和嬰兒食品商標的，被許可人需提供衛(wèi)生行政管理部門的證明文件；使用卷煙、雪茄煙和有包裝的煙絲的商標的，被許可人需提供國家煙草主管部門批準生產的證明文件，被許可人是我國內地以外的，不需要此類文件。3.一些被許可人為避免商品被認為是貼牌產品，而隱瞞實際的生產人名稱和產地，這種對商標的不當使用，將導致行政法律風險和民事法律風險。按照法律規(guī)定，這種情況被許可人所在地的工商行政管理機關可以責令被許可人限期改正，收繳其商標標識，并可根據情節(jié)處以5萬元以下的罰款。另外，被許可人違反商標許可合同的正常使用商標的義務，將面臨承擔違約責任的