獲得美國專利權(quán)避免知識產(chǎn)權(quán)糾紛課件

獲得美國專利權(quán)，避免知識產(chǎn)權(quán)糾紛JohnP.Iwanicki先生2010年中國專利信息年會Banner&Witcoff.律師事務(wù)所嚴格意義上的知識產(chǎn)權(quán)（專利、商標及版權(quán)）知識產(chǎn)權(quán)全方位服務(wù)所有技術(shù)領(lǐng)域藥物、生物技術(shù)、電氣、計算機軟件、制造工藝、化學(xué)、機械和設(shè)計專利申請，包括專利合作條約/歐洲專利局意見（侵權(quán)、有效性）授權(quán)訴訟（陪審團審案、申訴、國際貿(mào)易委員會）商標版權(quán)辦公地點伊利諾伊州芝加哥（43位律師）華盛頓哥倫比亞特區(qū)（36位律師）馬賽諸塞州波士頓(7位律師)俄勒岡州波特蘭（兩位律師）律師總?cè)藬?shù)：88所有辦公室均通過網(wǎng)絡(luò)連接。針對現(xiàn)實世界的實用建議獲得美國強專利權(quán)在起草中文申請時，考慮美國可專利性要求在美國經(jīng)商，應(yīng)避免知識產(chǎn)權(quán)糾紛在向美國銷售商品之前，要進行盡職調(diào)查專利類型實用專利保護實用發(fā)明，包括有生命的和無生命的外觀設(shè)計專利保護新的、獨創(chuàng)性的、裝飾性的產(chǎn)品設(shè)計植物專利保護新植物品種專利基本要素與政府簽訂合同：您將專利向社會公開，我們授予您專利權(quán)排除他人制造、使用、銷售、許諾銷售、進口及向國外出口零部件的權(quán)利您本人沒有實踐發(fā)明的確定權(quán)利專利末尾的權(quán)利要求（已標號的段落）定義了專利案例研究1“專利權(quán)對我的公司有意義嗎？”保護研發(fā)投資保護新技術(shù)對抗競爭對手專利法訴訟投資者融資需要專利市場專屬權(quán)為投資帶來回報案例研究2“我應(yīng)如何識別并搜集新技術(shù)？”搜集新技術(shù)我們需要做什么？識別新技術(shù)

捕獲新技術(shù)

評價新技術(shù)保護新技術(shù)案例研究3“現(xiàn)在我已搜集了新技術(shù)，但如何決定什么值得去申請專利？”并非所有發(fā)明均可獲得專利權(quán)不能滿足發(fā)明法定要求的知識進步?jīng)]有直接收益流或版稅流的發(fā)明支持獨創(chuàng)發(fā)明的后續(xù)數(shù)據(jù)哪些發(fā)明可以獲得專利權(quán)？通過交會法確定哪些發(fā)明可獲得專利專利

技術(shù)可行性!商業(yè)價值性可專利性選擇申請地點：全球?qū)＠呗允紫仍谥袊岢錾暾垖＠献鳁l約申請進入國家階段的申請美國申請選擇一家中國公司準備初步申請了解美國申請目標了解美國要求與美國律師一起在美國進行專利申請專利合作條約申請規(guī)范申請和初步審查系統(tǒng)：ISR/WO/IPRP一站式購物，涵蓋141個國家延期30個月支付大部分費用延期30個月確定專利申請目標國為商業(yè)開發(fā)留一些時間案例研究5“我應(yīng)如何準備美國強專利權(quán)申請？”從頭開始創(chuàng)建可靠的專利權(quán)審查發(fā)明披露采訪發(fā)明人：發(fā)明人的思維猶如步槍的發(fā)射。專利律師的思維則如獵槍爆炸。準備權(quán)利要求草稿起草專利申請書法定要求35U.S.C.101：法定主題及實用性35U.S.C.102：新穎性35U.S.C.103：創(chuàng)造性35U.S.C.112：確定性、書面說明要件、實施要件、最佳實施例哪些主題不可獲得專利？自然法：E=mc2

一種自然現(xiàn)象：北極光一種抽象觀念：把人放到月球上，然后讓他安然無恙地返回地球自然的產(chǎn)物:DNA?分子病理學(xué)協(xié)會訴訟紐約南區(qū)美國專利商標局(3/29/10)權(quán)利要求：

一種乳腺癌易感基因1多肽獨立DNA編碼，該多肽具有序列標示符2中列出的氨基酸序列?！蔼毩NA”是一種DNA核苷酸部分，其在其他與天然DNA相關(guān)的細胞成分之外獨立存在，包括蛋白質(zhì)和其他DNA序列，其他DNA序列包括基因組的其他部分。“乳腺癌易感基因1”是一種人類基因，通常與17號染色體融為一體，其一些等位基因易導(dǎo)致乳腺癌和卵巢癌敏感性。美國專利法第103（a）條：發(fā)明必須具有創(chuàng)造性所有發(fā)明都是現(xiàn)有東西的組合物（A+B+C+D）若現(xiàn)有技術(shù)文檔中未描述整個發(fā)明，審查員必須通過主要參考文獻（A+B+C）及次要參考文獻之組合找到該部分。然后問題是，“審查員何時用次要參考文獻內(nèi)容修改或改變主要參考文獻內(nèi)容，以完整表述權(quán)利要求的所有內(nèi)容？”KSR國際訴訟泰利福公司

550U.S.398(2007)根據(jù)已知的方法，當日常熟悉的物質(zhì)只能產(chǎn)生可預(yù)見性的后果時，它即具有易見性。如果一個具有一般技能的人能實施某種可預(yù)言的變化，根據(jù)第103條，有些發(fā)明可能是不可專利的。法院可以考慮具備一般技能的人能夠使用的推論和創(chuàng)造性的步驟。KSR國際訴訟泰利福公司

550U.S.398(2007)證明專利主題易見性的其中一種方法是注明對于發(fā)明中存在的已知的問題，權(quán)利要求中有明顯的解決方案。通過常識可知，熟悉的日用品除基本用途外，還有其他明顯的用途。大多數(shù)情況下，具有一般技能的人也能如謎一般地同時教喻多種專利權(quán)。KSR國際訴訟泰利福公司

550U.S.398(2007)當存在設(shè)計需求或市場壓力而需要解決一個問題，且有一定數(shù)量已被鑒定或預(yù)言的解決方案時，一個具有一般技能的人即可根據(jù)其已掌握的技能研究這些已知的可選擇項。如果能獲得預(yù)期的成功，該產(chǎn)品可能不具備創(chuàng)新性，而是從普通技能和常識中發(fā)展而來。如果一個組合具有嘗試的易見性，則根據(jù)第103條，它符合易見性。KSR–發(fā)明不具備普遍性一般創(chuàng)新的結(jié)果不是依據(jù)專利法專有權(quán)的主題。向常規(guī)過程中出現(xiàn)的不具備創(chuàng)新性的改進授予專利保護會延緩進步，在專利與先前已知的因素聯(lián)合的情況下，可能會剝奪現(xiàn)有發(fā)明的價值或功用。書面說明要件美國專利法第112條第1款說明書應(yīng)該對發(fā)明、制作與使用該發(fā)明物的方式和工藝過程，用完整、清晰、簡明而確切的詞句加以敘述，使任何熟悉該項發(fā)明所屬的或與該項發(fā)明密切相關(guān)的人都能制作及使用該項發(fā)明。說明書還應(yīng)該提出發(fā)明人所擬定的實施其發(fā)明的最好方式。書面說明要件阿瑞雅德藥物對禮來制藥提起訴訟（2010年3月22日）書面說明要件與實施要件不同。“書面說明要件的目的是如權(quán)利要求中所述，排除權(quán)范圍不得超越專利說明書中發(fā)明者對該領(lǐng)域所做貢獻的范圍。測試：申請披露是否向該領(lǐng)域技工合理地傳達出發(fā)明者自申請日起即擁有所要求的主題?！罢f明書所描述的發(fā)明必須能為熟練的技工理解，并顯示發(fā)明者確實發(fā)明了所述的發(fā)明?！毙〗ㄗh1：

書面說明要件描述實施中的種類結(jié)構(gòu)/公式描述一般結(jié)構(gòu)/公式描述功能所需的序列部分描述結(jié)構(gòu)和功能性質(zhì)之間的關(guān)系使用例子/實際預(yù)言實施要件美國專利法第112條第1款說明書應(yīng)該對發(fā)明、制作與使用該發(fā)明物的方式和工藝過程，用完整、清晰、簡明而確切的詞句加以敘述，使任何熟悉該項發(fā)明所屬的或與該項發(fā)明密切相關(guān)的人都能制作及使用該項發(fā)明。說明書還應(yīng)該提出發(fā)明人所擬定的實施其發(fā)明的最好方式。實施要件必須傳授一種制作或使用技能在治療前列腺癌的方法中，在教授方法步驟之后，在沒有驗證所述藥物的療效之前，該技術(shù)不會為人接受。沒有數(shù)據(jù)顯示非那雄胺在治療前列腺癌方面的效果。沒有內(nèi)容可以顯示其抗腫瘤效果。前列腺癌治療方法不可行。2005年《聯(lián)邦判例匯編》第3輯第413卷第1318頁，史克必成RasmussonV.關(guān)于法律，1988年《聯(lián)邦判例匯編》第2輯第858卷第731頁（過度試驗）實驗必需品數(shù)量指導(dǎo)或引導(dǎo)程度具備或不具備工作實例發(fā)明的性質(zhì)現(xiàn)有技術(shù)的狀態(tài)PHOSITA的相關(guān)技術(shù)權(quán)利要求的保護范圍案例研究6“我已準備好申請強專利權(quán)，美國專利申請包括哪些程序？”美國專利審查策略登記美國申請最初優(yōu)先日起18個月頒布美國申請審查員檢索、審查權(quán)利要求審查員頒布專利局審查決議否決書或接受權(quán)利要求常見駁回考慮到現(xiàn)有技術(shù)參考文獻，該權(quán)利要求不具備新穎性在結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)參考文獻的基礎(chǔ)上，該權(quán)利要求具有易見性申請未指明如何創(chuàng)造、使用發(fā)明發(fā)明不起作用一般反應(yīng)申請的權(quán)利要求具有新穎性和創(chuàng)造性權(quán)利要求經(jīng)過修改和辯論而具有新穎性和非易見性已提交的聲明證明該發(fā)明有效和/或提供意想不到或有利的結(jié)果申請指導(dǎo)您如何創(chuàng)造、使用發(fā)明核準通知如果審查員認為您的權(quán)利要求可獲得專利，他會向您頒發(fā)核準通知要獲得專利授權(quán)，您必須支付授權(quán)費用可執(zhí)行的美國專利中的申請問題在專利授權(quán)之前，應(yīng)做什么？繼續(xù)申請：優(yōu)勢對潛在侵權(quán)者的持續(xù)威脅權(quán)利要求越來越完善：

從前期審查中學(xué)習(xí)經(jīng)驗權(quán)利要求越來越強：識別的、受保護的新技術(shù)抵觸的可能性案例研究7“現(xiàn)在我沒有獲得美國專利，但我想在美國出售產(chǎn)品。我應(yīng)如何避免知識產(chǎn)權(quán)糾紛？”專利可操作性報告注意事項客戶規(guī)模產(chǎn)品重要性產(chǎn)品開發(fā)投資故意侵權(quán)的可能性產(chǎn)品壽命周期不利風(fēng)險等級專利可操作性報告意見目的指引產(chǎn)品開發(fā)方向提供專利問題的意識使客戶免于有意侵權(quán)，增加賠償損失和代理費專利可操作性報告了解產(chǎn)品檢索美國授權(quán)專利了解三方美國專利權(quán)在開始銷售產(chǎn)品之前，請分析哪些專利具有侵權(quán)風(fēng)險且會引發(fā)第三方訴訟專利可操作性報告您的產(chǎn)品未侵權(quán)產(chǎn)品上為注明權(quán)利要求您已重新設(shè)計產(chǎn)品以避免侵權(quán)證據(jù)標準的優(yōu)勢專利可操作性報告美國專利無效開展當前技術(shù)檢索權(quán)利要求不具新穎性權(quán)利要求不具易見性美國專利具有不可執(zhí)行性清晰可信的證據(jù)標準專利可操作性報告購買或許可專利產(chǎn)品可能侵權(quán)沒有重新設(shè)計的選擇專利不能失效商談許可費權(quán)利專利可操作性報告被提起上訴的可能性專利晦澀難懂專利將要到期專利所有人無錢支付訴訟費用所有人未監(jiān)控商業(yè)案例研究8“我們終于花費巨資被授予專利權(quán)，現(xiàn)在我們需要證明這花費是合理的。”“我們應(yīng)如何使用專利保護商業(yè)利益？”實施專利權(quán)：揮劍應(yīng)對律師意見授權(quán)通知書侵權(quán)、有效性和可執(zhí)行性防止確認判決上訴強制許可懈怠和禁止實施專利權(quán)：揮劍應(yīng)對（續(xù)）在聯(lián)邦地區(qū)法院起訴向更高一級授權(quán)機構(gòu)提供資料損害賠償和禁令救濟溫文爾雅地提出上訴先起訴然后問問題： 起訴第一的原則實施專利權(quán)：揮劍應(yīng)對（續(xù)）僅停止進口無損害賠償亦可在聯(lián)邦地區(qū)法院上訴通常比聯(lián)邦地區(qū)法院訴訟速度更快在對物訴訟中無需管轄權(quán)向國際貿(mào)易委員會起訴案例研究9“我們終于花費巨資被授予專利權(quán)，