實(shí)務(wù)備考筆記

1、實(shí)務(wù)中常用法條專利法第22條第 2款新穎性專利法第22條第 3款創(chuàng)造性專利法第22條第 4款實(shí)用性專利法第26條第 3款說明書應(yīng)當(dāng)作出清楚、完整以及能夠?qū)崿F(xiàn)。專利法第26條第 4款權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，清楚簡(jiǎn)要地限定要求專利保護(hù)的范圍專利法實(shí)施細(xì)則第 20條第 2款獨(dú)權(quán)記載必要技術(shù)特征無效宣告請(qǐng)求中先陳述專利法第45 條、專利法實(shí)施細(xì)則第65 條專利法第 45 條任何人可以請(qǐng)求宣告專利權(quán)無效專利法實(shí)施細(xì)則第65 條無效宣告請(qǐng)求的理由（概括了所有可以無效的理由，但是之后必須結(jié)合具體的法條和證據(jù)進(jìn)行陳述）無效答復(fù)陳述：權(quán)利要求書的修改符合專利法第33 條和專利法實(shí)施細(xì)則第69 條的規(guī)定。專利

2、法第33 條修改超范圍專利法實(shí)施細(xì)則第69 條權(quán)利要求的刪除、合并、技術(shù)方案刪除OA答復(fù)陳述：權(quán)利要求書的修改符合專利法第33 條和專利法實(shí)施細(xì)則第51 條第 3 款的規(guī)定。專利法第33 條修改超范圍專利法實(shí)施細(xì)則第51 條第 3 款申請(qǐng)人對(duì)專利申請(qǐng)文件的修改，應(yīng)當(dāng)針對(duì)通知書指出的缺陷進(jìn)行修改。權(quán)利要求書的撰寫一、獨(dú)權(quán)的撰寫：1、確定主題內(nèi)容：技術(shù)交底書中可能存在多個(gè)主題內(nèi)容，從而具有多個(gè)具有單一性的獨(dú)立權(quán)利要求。2、獨(dú)權(quán)單一性的判斷：將保護(hù)范圍最大的且具有單一性的主題內(nèi)容作為獨(dú)立權(quán)利撰寫。3、先寫產(chǎn)品權(quán)利要求，再寫方法權(quán)利要求，除非技術(shù)資料中描述的是制備方法，而沒有描述產(chǎn)品的形狀、結(jié)構(gòu)、組成

3、、成分、含量等技術(shù)特征。4、確定哪些是必要技術(shù)特征：明確專利解決的技術(shù)問題，看去掉某一技術(shù)特征是否可以解決技術(shù)問題，是否有其他很容易想到的變形結(jié)構(gòu)從而可以使得獨(dú)權(quán)中的技術(shù)詞語(yǔ)稍微的上位化，撰寫過程中建議不分前序部分和特征部分。二、從權(quán)的撰寫1、將技術(shù)交底書中的“可以是”、“最好是”、“還可以是”、“也可以”、“也可以由代替”、“優(yōu)選”、“例如”等詞語(yǔ)標(biāo)示出來，歸納整理作為從權(quán)撰寫。2、多個(gè)實(shí)施例中的相互區(qū)別的特征作為從權(quán)撰寫。3、在技術(shù)資料（包括實(shí)施例）中尋找技術(shù)特征的語(yǔ)句和段落，歸納并整理出來撰寫從權(quán)。在技術(shù)資料中，如果對(duì)某些結(jié)構(gòu)、部件、連接關(guān)系、組成比例及尺寸、方法步驟等沒有進(jìn)行描述，則不

4、必撰寫從權(quán)。對(duì)沒有標(biāo)示的附圖標(biāo)記中的部件也不必撰寫從權(quán)。從權(quán)基本上來自對(duì)技術(shù)資料中的技術(shù)特征的描述性語(yǔ)句或段落。三、新穎性、創(chuàng)造性、單一性的檢查1、新穎性：與每一篇對(duì)比文件單一對(duì)比。2、創(chuàng)造性：是否具有技術(shù)啟示（突出的）實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)；是否具有有益的效果（顯著的）進(jìn)步。3、單一性：是否具有特定技術(shù)特征。四、最后依考題要求是否對(duì)不具有單一性的主題內(nèi)容提出分案申請(qǐng)，以及說明分案或不分案的理由。（先指出特定技術(shù)特征，之后圍繞是否具有特定技術(shù)特征陳述）OA答復(fù)1、先寫明修改后的權(quán)利要求書。（說明：針對(duì)審查意見通知書修改權(quán)利要求書時(shí)，不得主動(dòng)增加原權(quán)利要求書中沒有出現(xiàn)過的權(quán)利要求和從屬權(quán)利要求，除非試題中明

5、確要求從專利申請(qǐng)文件撰寫角度給出權(quán)利要求書。- 小癡）2、開頭部分：本意見陳述書是針對(duì)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于X 年 X 月 X 日發(fā)出的第X次審查意見通知書。申請(qǐng)人進(jìn)行了認(rèn)真的研讀，并陳述意見如下。3、修改說明，并說明修改出處。例如：針對(duì)審查意見通知書中指出的權(quán)利要求1 不具備新穎性的審查意見，對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求1 進(jìn)行了修改，將原權(quán)利要求1 的全部技術(shù)特征寫入到修改后的權(quán)利要求1 的前序部分， 并在其特征部分加入了以下技術(shù)特征：。以使得該獨(dú)立權(quán)利要求1 符合專利法第22 條第 2 款和第 3 款有關(guān)新穎性和創(chuàng)造性的規(guī)定，該修改的依據(jù)來自于（原說明書第X 種實(shí)施方式和第Y 種實(shí)施方式，說明書第X 段以及

6、圖X）。以下分段對(duì)修改后的每一條權(quán)利要求進(jìn)行說明，說明沒有超出原說明書和權(quán)利要求書的記載范圍。針對(duì)原申請(qǐng)文件所存在的從屬權(quán)利要求引用部分的主題名稱不符合專利法實(shí)施細(xì)則第22 條第 1 款的規(guī)定，對(duì)從屬權(quán)利要求X 的主題名稱進(jìn)行了修改，使其與所引用的權(quán)利要求1 的主題名稱一致。上述修改沒有超出原權(quán)利要求和說明書的范圍，且是針對(duì)審查意見通知書指出的缺陷或者針對(duì)申請(qǐng)文件本身存在的缺陷進(jìn)行的修改，因而符合專利法第33 條的規(guī)定和專利法實(shí)施細(xì)則第51 條第 3 款的規(guī)定。4、重點(diǎn)說明修改后的的獨(dú)立權(quán)利要求1 符合專利法第22 條第2 款規(guī)定的新穎性的理由。例如：審查意見通知書中指出，獨(dú)立權(quán)利要求1 相對(duì)

7、于對(duì)比文件X 和 Y 不具有專利法第22 條第 3 款規(guī)定的新穎性，申請(qǐng)人不同意這一觀點(diǎn)，現(xiàn)陳述意見如下。本發(fā)明權(quán)利要求1 與對(duì)比文件1 公開的技術(shù)特征相比，該對(duì)比文件1 沒有公開權(quán)利要求1 前序部分中的“”和特征部分中的“”，而對(duì)比文件2 也未披露獨(dú)立權(quán)利要求1 中的如下技術(shù)特征： “”。由此可知，修改后的獨(dú)立權(quán)利要求1 的技術(shù)方案相對(duì)于對(duì)比文件1 或?qū)Ρ任募? 具備專利法第22 條第 2 款規(guī)定的新穎性。5、重點(diǎn)說明修改后的的獨(dú)立權(quán)利要求1 符合專利法第22 條第3 款規(guī)定的創(chuàng)造性的理由。例 1：在審查意見通知書中所引用的兩份對(duì)比文件中，由于對(duì)比文件1 與本申請(qǐng)的技術(shù)領(lǐng)域相同，所解決的技術(shù)

8、問題相近，且公開本發(fā)明的技術(shù)特征最多，因此可以認(rèn)為對(duì)比文件1 是本發(fā)明最接近的現(xiàn)有技術(shù)。將權(quán)利要求1 和對(duì)比文件1 相比較可知，權(quán)利要求1 和對(duì)比文件1 的區(qū)別特征在于：A。由此可知，權(quán)利要求1相對(duì)于對(duì)比文件1 實(shí)際要解決的技術(shù)問題是:B 。雖然對(duì)比文件2 中披露了 A，但對(duì)比文件2 的說明書第X 頁(yè)第 X 行可知， A 在對(duì)比文件2 的技術(shù)方案中所起的作用是：C。而由本發(fā)明專利申請(qǐng)說明書第X 頁(yè)第 X 行可知， A 在本發(fā)明獨(dú)立權(quán)利要求1 中為解決 B 這一技術(shù)問題所起的作用是D。由此可知，A 在對(duì)比文件2 中所起的作用與其在本發(fā)明所起的作用是不一樣的，因此當(dāng)本領(lǐng)域的技術(shù)人員看到對(duì)比文件2

9、時(shí)，由于 A 在對(duì)比文件2 中所起的作用與本發(fā)明完全不同，因而不可能很容易的想到利用A 這一技術(shù)手段來解決最接近的現(xiàn)有技術(shù)所存在技術(shù)問題B。也就是說對(duì)比文件 2 未給出應(yīng)用所披露的A來解決本發(fā)明技術(shù)問題的啟示，因而由這兩篇對(duì)比文件得到權(quán)利要求1 的技術(shù)方案對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是非顯而易見的，具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)。此外，權(quán)利要求1 的技術(shù)方案相對(duì)于該兩篇對(duì)比文件來說，能夠解決技術(shù)問題，取得技術(shù)效果，因而，權(quán)利要求1 相對(duì)于這兩篇對(duì)比文件具有顯著的技術(shù)進(jìn)步。綜上所述，權(quán)利要求1 相對(duì)于這兩篇對(duì)比文件具備專利法第22 條第 3 款規(guī)定的創(chuàng)造性。例 2：在審查意見通知書中所引用的兩份對(duì)比文件中，由于

10、對(duì)比文件1 與本申請(qǐng)的技術(shù)領(lǐng)域相同，所解決的技術(shù)問題相近，且公開本發(fā)明的技術(shù)特征最多，因此可以認(rèn)為對(duì)比文件1 是本發(fā)明最接近的現(xiàn)有技術(shù)。將權(quán)利要求1 和對(duì)比文件1 相比較可知，權(quán)利要求1 和對(duì)比文件1 的區(qū)別特征在于：A。由此可知，權(quán)利要求相對(duì)于對(duì)比文件1 實(shí)際要解決的技術(shù)問題是:B 。對(duì)比文件1 中既沒有披露上述區(qū)別技術(shù)特征，也沒有給出解決上述技術(shù)問題的啟示。而對(duì)比文件2 中也沒有披露上述區(qū)別特征，也沒有給出解決上述技術(shù)問題的啟示，并且解決上述1技術(shù)問題的技術(shù)方案也不是本領(lǐng)域技術(shù)人員用來解決該技術(shù)問題的公知常識(shí)。因此，本領(lǐng)域的技術(shù)人員將對(duì)比文件1、2 和本領(lǐng)域的公知常識(shí)結(jié)合起來，也不能得到將

11、上述區(qū)別特征用來解決本發(fā)明所解決的技術(shù)問題的啟示。因而由這兩篇對(duì)比文件得到權(quán)利要求1 的技術(shù)方案對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是非顯而易見的，具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)。此外，權(quán)利要求1 的技術(shù)方案相對(duì)于該兩篇對(duì)比文件來說，能夠取得技術(shù)效果，因而，權(quán)利要求1 相對(duì)于這兩篇對(duì)比文件具有顯著的技術(shù)進(jìn)步。綜上所述，權(quán)利要求1 相對(duì)于這兩篇對(duì)比文件具備專利法第22 條第 3 款規(guī)定的創(chuàng)造性。6、接下來簡(jiǎn)單說明從屬權(quán)利要求都具有新穎性和創(chuàng)造性。修改后的從屬權(quán)利要求2、 3 均為修改后獨(dú)立權(quán)利要求1 的從屬權(quán)利要求，由于修改后的獨(dú)立權(quán)利要求1 具有新穎性和創(chuàng)造性，所以這些從屬權(quán)利要求相對(duì)于上述兩個(gè)對(duì)比文件具有專利法第2

12、2 條第 2 款規(guī)定的新穎性和第 22 條第 3 款規(guī)定的創(chuàng)造性。7、對(duì)權(quán)利要求修改的總結(jié)性語(yǔ)句：由此可知，上述對(duì)權(quán)利要求的修改均是針對(duì)審查意見通知書指出的缺陷進(jìn)行的修改，且所修改的內(nèi)容均未超出原說明書和權(quán)利要求記載的范圍，因此上述修改符合專利法第33 條的規(guī)定，也符合專利法實(shí)施細(xì)則第51 條第 3 款的規(guī)定。8、結(jié)尾套話：通過上述修改，專利申請(qǐng)文件以及克服了審查意見通知書中的所指出的缺陷，希望在考慮上面的陳述意見后，能早日批準(zhǔn)此申請(qǐng)為發(fā)明專利，若審查員認(rèn)為新修改的專利申請(qǐng)文件仍不符合專利法和專利法實(shí)施細(xì)則的有關(guān)規(guī)定，希望能給予一次會(huì)晤的機(jī)會(huì)以便當(dāng)面交換意見，或者再給申請(qǐng)人一次修改專利申請(qǐng)文件

13、的機(jī)會(huì)。專利代理人XXX電話 XXX無效答復(fù)1、先寫明修改后的權(quán)利要求書。2、開頭部分專利復(fù)審委員會(huì)：專利權(quán)人收到專利復(fù)審委員會(huì)轉(zhuǎn)來的請(qǐng)求人XXX于 X 年 X 月 X 日對(duì)專利號(hào)為XXX的發(fā)明（實(shí)用新型）專利提交的專利權(quán)無效宣告請(qǐng)求書以及所附證據(jù)副本，以及于X 年 X 月 X 日補(bǔ)充提交的意見陳述書及其附件，現(xiàn)作出如下答辯。3、修改說明，并說明修改出處。（同 OA答復(fù)）上述修改符合無效宣告程序中權(quán)利要求修改方式的規(guī)定，也沒有擴(kuò)大權(quán)利要求的保護(hù)范圍，而且，修改后的權(quán)利要求書在原說明書和權(quán)利要求書中均有明確的記載，因此符合專利法實(shí)施細(xì)則第69 條和專利法第33 條的規(guī)定 ，專利權(quán)人請(qǐng)求專利復(fù)審委

14、員會(huì)在修改后的權(quán)利要求的基礎(chǔ)上審查。4、修改后的獨(dú)立權(quán)利要求1 的新穎性（同OA答復(fù)）5、修改后的獨(dú)立權(quán)利要求1 的創(chuàng)造性（同OA答復(fù)）6、如果有其他從屬權(quán)利要求的新穎性和/ 或創(chuàng)造性無效宣告理由。（簡(jiǎn)單陳述即可）7、如果有專利中多項(xiàng)主題內(nèi)容不具有單一性的無效宣告理由答復(fù)如下：請(qǐng)求人在無效宣告請(qǐng)求書中指出權(quán)利要求X 不符合專利法第31 條第 1 款規(guī)定的無效宣告理由，鑒于該無效宣告理由不屬于專利法實(shí)施細(xì)則第65 條第 2 款規(guī)定的無效宣告理由，因此請(qǐng)求專利復(fù)審委員會(huì)對(duì)該理由不予考慮。8、如果請(qǐng)求人未結(jié)合具體的證據(jù)和理由說明無效宣告理由答復(fù)如下：請(qǐng)求人在無效宣告請(qǐng)求書中籠統(tǒng)的提出了的無效宣告理由

15、，并未在請(qǐng)求書中對(duì)此無效宣告理由進(jìn)行具體說明，根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第65 條第 1 款的規(guī)定以及專利審查指南2010的規(guī)定，上述無效宣告理由屬于請(qǐng)求人在提出無效宣告請(qǐng)求時(shí)沒有具體說明且在提出無效宣告請(qǐng)求之日起的一個(gè)月內(nèi)也未補(bǔ)充具體說明而應(yīng)當(dāng)不予受理的情形，故請(qǐng)求專利復(fù)審委員會(huì)對(duì)該無效宣告理由不予考慮。9、如果有補(bǔ)充提交的意見陳述書中涉及的理由和證據(jù)（考試中一般超過一個(gè)月了）答復(fù)如下：請(qǐng)求人X 于 X 年 X 月 X 日提交了補(bǔ)充意見陳述書，該意見陳述書是在提出無效宣告請(qǐng)求之日起一個(gè)月之后提交的，其中涉及的對(duì)比文件是X, 并不是技術(shù)詞典、技術(shù)手冊(cè)、教科書等所屬技術(shù)領(lǐng)域中的公知常識(shí)證據(jù)，也不是用于完

16、善證據(jù)法定形式的公證文書、原件等證據(jù)，由此可知，所補(bǔ)交的證據(jù)和補(bǔ)充的無效理由均超過了專利法實(shí)施細(xì)則中第67 條規(guī)定的允許增加理由和補(bǔ)交證據(jù)的期限，故請(qǐng)求專利復(fù)審委員會(huì)對(duì)上述證據(jù)和理由不予接受。10、結(jié)尾部分：綜上所述，專利權(quán)人認(rèn)為修改后的權(quán)利要求符合專利法第X 條第 X 款和專利法實(shí)施細(xì)則的相關(guān)規(guī)定，請(qǐng)求人的無效宣告理由不成立，請(qǐng)求專利復(fù)審委員會(huì)在修改后的權(quán)利要求書的基礎(chǔ)上維持本專利有效。無效宣告請(qǐng)求書1、開頭部分專利復(fù)審委員會(huì)：請(qǐng)求人X 根據(jù)專利法第45 條和專利法實(shí)施細(xì)則第65 條的規(guī)定，針對(duì)專利權(quán)人X 的專利號(hào)XXX，名稱為“ YYY”的實(shí)用新型( 或發(fā)明專利) 提出無效宣告請(qǐng)求，該專利

17、的申請(qǐng)日為X 年X 月X 日，優(yōu)先權(quán)日為X 年X 月X日。請(qǐng)求人認(rèn)為本專利不符合專利法第X 條第 X 款和專利法實(shí)施細(xì)則第會(huì)宣告本專利全部無效（或權(quán)利要求X-Y 無效）。請(qǐng)求人提供如下證據(jù)：證據(jù) 1：專利號(hào)XXX；證據(jù) 2：專利號(hào)XXX。X 條第X 款的規(guī)定，請(qǐng)求復(fù)審委員上述兩份對(duì)比文件的公開日均早于該專利的申請(qǐng)日，故構(gòu)成該專利的現(xiàn)有技術(shù)，可以用于評(píng)價(jià)該專利的新穎性和創(chuàng)造性。2、請(qǐng)求人請(qǐng)求宣告該專利無效的具體理由如下。先對(duì)申請(qǐng)文件本身的問題進(jìn)行陳述：比如哪些權(quán)利要求不符合專利法第 26 條第 3 款（說明書應(yīng)當(dāng)作出清楚、完整的說明）、專利法第 26 條第 4 款（權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，清

18、楚簡(jiǎn)要地限定要求專利保護(hù)的范圍）的規(guī)定。接下來著重找出不符合新穎性和創(chuàng)造性的權(quán)利要求。例 1：該專利權(quán)利要求1 相對(duì)于證據(jù)1 不具備專利法第22 條第 2 款規(guī)定的新穎性和專利法第22 條第3 款規(guī)定的創(chuàng)造性。該專利權(quán)利要求1 的技術(shù)方案是： 。 證據(jù) 1 的說明書第X 頁(yè)第 X 段至第 X 頁(yè)第 X 段以及附圖X可知， 。綜上所述，該發(fā)明（或?qū)嵱眯滦停＠麢?quán)利要求1 所保護(hù)的技術(shù)方案與證據(jù)1 中所公開的技術(shù)內(nèi)容實(shí)質(zhì)上相同，屬于相同的技術(shù)領(lǐng)域，所解決的技術(shù)問題和預(yù)期的效果實(shí)質(zhì)上相同，因此該發(fā)明（或?qū)嵱眯滦停＠麢?quán)利要求1 相對(duì)于證據(jù) 1 所公開的XXX不具備專利法第22 條第 2 款規(guī)定的新穎性，更不符合專利法第22 條第 3 款規(guī)定的創(chuàng)造性。例 2：權(quán)利要求X 相對(duì)于證據(jù)1 不具備專利法第22 條第 2 款規(guī)定的新穎性和專利法第22 條第 3 款規(guī)定的創(chuàng)造性。權(quán)利要求 X 對(duì)權(quán)利要求1 進(jìn)一步限定的技術(shù)特征為：。證據(jù)1 的說明書第X 頁(yè)第 X 段至第 X 頁(yè)第 X 段以及附圖 X 可知，。由此可知，證據(jù)1 還進(jìn)一步披露了權(quán)利要求X限定部分的技術(shù)特征，因此當(dāng)權(quán)利要求X 相對(duì)于證據(jù) 1 不具備新穎性時(shí)，權(quán)利要求X