三株菌 中草藥商標(biāo)糾紛案

-5-三株菌中草藥商標(biāo)糾紛案核心提示：案情簡介江蘇天寶藥業(yè)有限公司成立于1995年8月18日，主要從事開發(fā)、生產(chǎn)、銷售雙歧天寶口服液、片劑、膠囊劑、顆粒劑及保健藥品。該公司在其主要產(chǎn)品——雙歧天寶口服液的外包裝上，一直使用三株菌中草藥字樣。經(jīng)查，使用在商標(biāo)注冊用商品國際分類第5類藥品、醫(yī)用營案情簡介江蘇天寶藥業(yè)有限公司成立于1995年8月18日，主要從事開發(fā)、生產(chǎn)、銷售雙歧天寶口服液、片劑、膠囊劑、顆粒劑及保健藥品。該公司在其主要產(chǎn)品——雙歧天寶口服液的外包裝上，一直使用三株菌中草藥字樣。經(jīng)查，使用在商標(biāo)注冊用商品國際分類第5類藥品、醫(yī)用營養(yǎng)物品上三株及圖形商標(biāo)，是濟(jì)南三株藥業(yè)有限公司的注冊商標(biāo)，注冊號為第832040號，刊登在第540期《商標(biāo)公告》上，其商標(biāo)專用權(quán)受法律保護(hù)。江蘇天寶藥業(yè)有限公司在藥品外包裝上使用三株菌中草藥文字的行為，涉嫌侵犯三株及圖形商標(biāo)專用權(quán)。對此，主要有兩種不同的意見：第一種意見認(rèn)為，三株及圖形商標(biāo)已核準(zhǔn)注冊，其不能在同類商品上將與注冊商標(biāo)相同的文字在商品裝潢中使用，江蘇天寶藥業(yè)有限公司的行為已構(gòu)成侵權(quán)；第二種意見認(rèn)為，江蘇天寶藥業(yè)有限公司在介紹產(chǎn)品主要成份時出現(xiàn)三株菌中草藥文字，實質(zhì)上是在細(xì)菌構(gòu)成時加了數(shù)詞和量詞，故應(yīng)視為善意使用，其行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。為了慎重起見，江蘇省工商局遂于1997年9月26日就此問題向國家工商行政管理局商標(biāo)局請示，他們傾向于第二種意見，同時認(rèn)為今后在商品包裝中敘述菌數(shù)時最好使用阿拉伯?dāng)?shù)字，以免造成誤認(rèn)。1997年10月16日，商標(biāo)局根據(jù)江蘇省工商局來函及提供的材料作出批復(fù)，認(rèn)為江蘇天寶藥業(yè)有限公司在口服液商品包裝上使用的三株菌中草藥文字，既不是商標(biāo)，又不是商品名稱，而是對該商品成份進(jìn)行說明的文字，不構(gòu)成侵犯三株及圖形商標(biāo)專用權(quán)的行為。案件評析本案是一起具備商標(biāo)侵權(quán)的表象但實質(zhì)上不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的典型案例。一、具備商標(biāo)侵權(quán)的表象1.三株及圖形商標(biāo)是濟(jì)南三株藥業(yè)有限公司使用在藥品上的注冊商標(biāo)，且有一定的知名度。江蘇天寶藥業(yè)有限公司作為一家藥品生產(chǎn)企業(yè)，理應(yīng)知道三株及圖形商標(biāo)，卻未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在藥品外包裝上使用了三株菌中草藥文字，且其核心部分三株菌與三株及圖形注冊商標(biāo)近似。通常來看，這具備了商標(biāo)侵權(quán)的表象。2.假設(shè)就此表象進(jìn)行分析，將此行為認(rèn)定為商標(biāo)侵權(quán)行為，該如何引用定性依據(jù)呢？一般來說，首先想到的是《商標(biāo)法》第38條第（1）項，其次是《商標(biāo)法實施細(xì)則》第41條第（2）項。如果引用前者，則有一個前提，即三株菌中草藥是作為一個商標(biāo)來使用，但江蘇天寶藥業(yè)有限公司在藥品上使用的商標(biāo)是梅春及圖形，且三株菌中草藥文字不具備商標(biāo)應(yīng)有的商標(biāo)應(yīng)有的識別性，因而不宜將此作為商標(biāo)對待。如果引用后者，則需判定三株菌中草藥是作為商品名稱還是商品裝潢使用。顯然，該藥品的名稱是雙歧天寶口服液，三株菌中草藥不屬于商品名稱的使用方式；三株菌中草藥是由正常文字組成的，也不屬于商品裝潢之列。在引用上述法條尚不能對此定性的情況下，可以直接引用《商標(biāo)法》第38條第（4）項，如果這種行為確已給商標(biāo)注冊人造成損害，且未包容在《商標(biāo)法實施細(xì)則》第41條所述的三種情形之中。三、不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為1.是不是具備商標(biāo)侵權(quán)的表象，就一定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為呢？答案是否定的。商標(biāo)專用權(quán)是一項民事權(quán)利，其權(quán)利的先例是相對的，即不能妨礙社會公共利益，不能排除他人的正常使用。也就是說，商標(biāo)專用權(quán)的行使要受到一定的限制，與之相對抗的有社會公共利益及他人的正常使用，即使這種使用與同一種或類似商品上注冊商標(biāo)相同或近似，商標(biāo)注冊人也無權(quán)干涉。對此，盡管《商標(biāo)法》未作明確規(guī)定，但相關(guān)法律及法規(guī)已予承認(rèn)，多年來的商標(biāo)執(zhí)法實踐也承認(rèn)了這一狀況，如商標(biāo)管理機(jī)關(guān)出于管理需要使用注冊商標(biāo)，新聞媒介出于宣傳需要使用注冊商標(biāo)等情形，均不視為商標(biāo)侵權(quán)行為。但是，對商標(biāo)專用權(quán)受限制的范圍尤其是正常使用的表現(xiàn)，應(yīng)當(dāng)逐漸予以明確，建議在今后修訂《商標(biāo)法》時著重考慮這一問題。2.在本案中，江蘇天寶藥業(yè)有限公司的行為是有商標(biāo)侵權(quán)表象，若要不視為商標(biāo)侵權(quán)行為，唯一的抗辯理由三株菌中草藥文字屬于正常使用。根據(jù)江蘇省工商局提供的材料，在生物醫(yī)學(xué)上，菌是一種通用名稱，常用株來表示；因而使用了三株菌中草藥文字。由此可以看出，三株菌中草藥是對事實狀態(tài)的一種說明，闡述的是產(chǎn)品成份，屬于正常使用范圍，即使三株菌與三株及圖形注冊商標(biāo)近似，也不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。3.在處理商標(biāo)侵權(quán)案件中，對正常使用方式要有一個準(zhǔn)確的判斷。還以本案而言，假設(shè)三株及圖形注冊商標(biāo)中的三株兩個字體獨特，三株菌中草藥的三株兩字與其相同或極其近似以致難以區(qū)別，則說明江蘇天寶藥業(yè)有限公司在主觀上有過錯，三株菌