案例：迪士尼商標(biāo)侵權(quán)案解析

1、案例：迪士尼商標(biāo)侵權(quán)案解析編者的話 2016 年，備受矚目的上海迪士尼樂(lè)園即將開(kāi) 園。圣誕和新年將至，上海已開(kāi)始為迎接迪士尼開(kāi)園預(yù)熱， 位于浦東陸家嘴的某商場(chǎng)舉辦了“米奇和朋友們圣誕璀璨星 光旅程”展覽，賺足眼球。事實(shí)上，迪士尼的商標(biāo)保衛(wèi)戰(zhàn)早 已打響。 2015 年 10 月 19 日，國(guó)家工商總局下發(fā)關(guān)于開(kāi)展 保護(hù)“迪士尼”注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)專項(xiàng)行動(dòng)的通知 ，決定在 全國(guó)開(kāi)展迪士尼商標(biāo)保護(hù)行動(dòng)。上海市工商部門為全力推進(jìn) 迪士尼商標(biāo)保護(hù)工作，制定了具體的實(shí)施意見(jiàn)，并明確了四 大工作目標(biāo)：一是迪士尼權(quán)利人的重點(diǎn)商標(biāo)、重點(diǎn)商品和服 務(wù)得到全面保護(hù)，二是主要區(qū)域和環(huán)節(jié)侵犯迪士尼注冊(cè)商標(biāo) 專用權(quán)行為得到有

2、效遏制，三是基本杜絕在主要互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) 上大規(guī)模出現(xiàn)侵犯迪士尼注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)行為，四是逐步完 善跨部門、跨區(qū)域保護(hù)迪士尼注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的協(xié)同聯(lián)動(dòng)保 護(hù)機(jī)制。本版今日刊發(fā)的這篇案例分析文章，選自上海市工 商部門查處的一起侵犯迪士尼商標(biāo)專用權(quán)的典型案例，作者 對(duì)此案查辦過(guò)程中出現(xiàn)的難點(diǎn)及存在的爭(zhēng)議予以剖析，希望 對(duì)全國(guó)工商系統(tǒng)目前正在開(kāi)展的保護(hù)迪士尼注冊(cè)商標(biāo)專用 權(quán)專項(xiàng)行動(dòng)有所裨益。案情 2015 年 6 月中旬，迪士尼商標(biāo) 注冊(cè)人委托某代理公司向上海市工商局檢查總隊(duì)投訴，舉報(bào) 維也納酒店（迪士尼店）在招牌、官網(wǎng)等媒介上加入“迪士尼”字樣作為名稱開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。迪士尼商標(biāo)注冊(cè)人認(rèn)為， 維也納酒店使用

3、“迪士尼” 字樣的行為會(huì)對(duì)消費(fèi)者造成混淆， 損害迪士尼商標(biāo)的商譽(yù)，侵犯迪士尼注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。接到 舉報(bào)后，辦案人員隨即展開(kāi)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)在浦東新區(qū)范圍內(nèi)有 5 家維也納酒店在名稱中使用“迪士尼”字樣。為明確上述 酒店的具體位置和違法情況，辦案人員實(shí)地排查，發(fā)現(xiàn)有使 用“迪士尼”“迪士尼樂(lè)園” “迪士尼大道” 字樣等多種情況， 同時(shí)發(fā)現(xiàn)上述酒店在招牌、酒店官方網(wǎng)站、第三方網(wǎng)站、電 子顯示屏等媒介上以“迪士尼”字樣發(fā)布信息。經(jīng)查，維也 納酒店系連鎖加盟酒店，由物業(yè)的業(yè)主方委托維也納國(guó)際酒 店管理有限公司經(jīng)營(yíng)管理（下稱維也納公司） 。維也納公司 接受委托后授權(quán)業(yè)主方使用維也納品牌并派駐管理團(tuán)隊(duì)負(fù) 責(zé)酒店

4、的經(jīng)營(yíng)管理，向業(yè)主方承諾一定的客房入住率。維也 納公司則向業(yè)主方收取加盟費(fèi)、品牌使用費(fèi)、管理團(tuán)隊(duì)薪金 等費(fèi)用。自 2015 年起，上述酒店的店長(zhǎng)為提高入住率，分 別向維也納公司提出申請(qǐng)并獲得批準(zhǔn)，在酒店名稱中加入 “迪士尼”字樣，以維也納酒店迪士尼店、維也納酒店周浦 迪士尼樂(lè)園店等名稱開(kāi)展經(jīng)營(yíng)。經(jīng)調(diào)查取證，執(zhí)法機(jī)關(guān)依據(jù) 商標(biāo)法第五十七條第（二）項(xiàng)于11 月下旬對(duì)維也納公司作出罰款 10 萬(wàn)元的行政處罰，對(duì)上述酒店的業(yè)主方作出 責(zé)令整改的行政處罰。 目前此案罰款已繳納到位。 爭(zhēng)議（一） 法律適用在案件辦理過(guò)程中，辦案人員對(duì)此案應(yīng)適用商標(biāo) 法還是反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法 產(chǎn)生不同意見(jiàn)。 認(rèn)為應(yīng)適用 反 不正

5、當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法 的主要理由是： 維也納公司在宣傳時(shí)使用 “迪 士尼”字樣是對(duì)自己旗下酒店位置的虛假表示，消費(fèi)者在選 擇酒店時(shí)會(huì)產(chǎn)生維也納酒店在迪士尼樂(lè)園附近的錯(cuò)誤理解， 酒店可以吸引更多消費(fèi)者入住， 在競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)， 屬于反 不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法第九條規(guī)定的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。認(rèn)為應(yīng)適用 商標(biāo)法的理由是： 1.選擇適用商標(biāo)法還是反不正 當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法應(yīng)考慮當(dāng)事人的主觀故意及危害后果。維也納公 司將與他人注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)使用在同類服務(wù)上，這是 商標(biāo)法明確禁止的行為。 2.維也納公司的行為暗示其酒 店與迪士尼樂(lè)園在地理位置上存在聯(lián)系，容易造成混淆誤 認(rèn)，使消費(fèi)者以為維也納公司的酒店在迪士尼樂(lè)園附近。 3. 維也納公司

6、的行為暗示其與迪士尼樂(lè)園的投資主體存在關(guān) 聯(lián)。商標(biāo)的作用是區(qū)分商品或服務(wù)的來(lái)源，維也納公司使用 迪士尼注冊(cè)商標(biāo)作為酒店名稱的一部分，存在使消費(fèi)者對(duì)服 務(wù)來(lái)源產(chǎn)生混淆的可能性。從主觀來(lái)看，維也納公司是為了 攀附迪士尼商標(biāo)的聲譽(yù)以提高自身知名度，從主觀故意到危 害后果都符合商標(biāo)法規(guī)定的侵權(quán)行為。 （二）是否合理 使用在案件辦理過(guò)程中，有人提出，迪士尼樂(lè)園作為這一區(qū) 域內(nèi)知名度最高的項(xiàng)目， 已成為該區(qū)域的通用地名。 根據(jù)商 標(biāo)法第五十九條第一款“注冊(cè)商標(biāo)中含有的本商品的通用 名稱、圖形、型號(hào)，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或者含有的地名，注 冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無(wú)權(quán)禁

7、止他人正當(dāng)使用”的規(guī)定，維也納公 司在酒店名稱中使用“迪士尼”字樣是表示地理位置，可視 為商標(biāo)的指示性合理使用。辦案機(jī)構(gòu)認(rèn)為上述行為不構(gòu)成商 標(biāo)的合理使用。結(jié)合北京市高級(jí)人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民 事糾紛案件若干問(wèn)題的解答 ，辦案機(jī)構(gòu)認(rèn)為，商標(biāo)的合理 使用應(yīng)當(dāng)遵循以下原則： 1.善意原則。在使用他人注冊(cè)商標(biāo) 時(shí)不能作為自己的商標(biāo)使用，不能帶有搭便車、詆毀競(jìng)爭(zhēng)對(duì) 手的目的和行為。在本案中，維也納公司將“迪士尼”字樣 加入酒店名稱中的行為，已構(gòu)成商標(biāo)意義上的使用。2.必要原則。使用他人注冊(cè)商標(biāo)應(yīng)有充分正當(dāng)理由，應(yīng)用于說(shuō)明或 描述自己的產(chǎn)品， 例如表明產(chǎn)品特點(diǎn)或其他特征。 在本案中， 維也納公司的酒店實(shí)

8、際位于康橋、惠南等地，且在名稱中已 表明地名，并無(wú)使用“迪士尼”字樣的必要性。3.合理原則。使用他人注冊(cè)商標(biāo)應(yīng)具備合理性，不能使消費(fèi)者對(duì)商品或服 務(wù)來(lái)源產(chǎn)生混淆，誤認(rèn)為購(gòu)買的是商標(biāo)注冊(cè)人生產(chǎn)的商品或 提供的服務(wù)。對(duì)酒店等服務(wù)企業(yè)來(lái)說(shuō)，在對(duì)外宣傳、開(kāi)展經(jīng) 營(yíng)時(shí)，酒店名稱發(fā)揮的作用就是表明主體身份，是區(qū)別不同 服務(wù)提供者的關(guān)鍵因素。對(duì)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，酒店名稱也是選擇 相關(guān)服務(wù)時(shí)首要的參考因素。在本案中，辦案人員通過(guò)走訪 地名辦公室等機(jī)構(gòu)得知， “迪士尼”“迪士尼樂(lè)園”并非經(jīng)法 律確認(rèn)的地名，涉案酒店在名稱中使用上述文字實(shí)質(zhì)是暗示 自己與迪士尼公司存在某種特定的商業(yè)聯(lián)系，會(huì)使消費(fèi)者誤 認(rèn)為維也納酒店是經(jīng)

9、過(guò)迪士尼公司認(rèn)證或授權(quán)的。維也納公 司與迪士尼公司不存在投資關(guān)系，也未經(jīng)迪士尼公司認(rèn)證授 權(quán)，其在酒店名稱中加入“迪士尼”等字樣，不構(gòu)成商標(biāo)的 合理使用。（三）違法行為定性在本案中，維也納公司的行 為是構(gòu)成商標(biāo)法第五十七條第（一）項(xiàng)規(guī)定的“在同一 種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)的”情形，還是構(gòu)成 第五十七條第（二）項(xiàng)規(guī)定的“在同一種商品上使用與其注 冊(cè)商標(biāo)近似的商標(biāo)，或者在類似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相 同或者近似的商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的”情形？辦案人員對(duì)此 問(wèn)題展開(kāi)討論。 商標(biāo)法第五十七條第（一）項(xiàng)規(guī)定的是 “在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)” ，維也納 公司旗下酒店提供的服務(wù)，與迪

10、士尼公司的迪士尼和迪士尼 樂(lè)園商標(biāo)獲得核準(zhǔn)注冊(cè)的“供膳寄宿處、飯店”等服務(wù)類別 相同（第 43 類）。維也納公司將“迪士尼” “迪士尼樂(lè)園” 字樣添加到酒店名稱中，以“維也納酒店迪士尼店” “維也 納酒店周浦迪士尼樂(lè)園店”作為酒店名稱，雖然“迪士尼” “迪士尼樂(lè)園”字樣的字體外觀與迪士尼公司的注冊(cè)商標(biāo)完 全一致，但酒店名稱中主要部分仍然是“維也納酒店” ，與 迪士尼商標(biāo)存在差異，不屬于相同商標(biāo)。因此，辦案機(jī)構(gòu)認(rèn) 為維也納公司的行為屬于商標(biāo)法第五十七條第（二）項(xiàng) 規(guī)定的在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)近似的商標(biāo)，容易 導(dǎo)致混淆的情形。根據(jù)前文所述，維也納公司的行為容易對(duì) 消費(fèi)者造成地理位置和投資主

11、體間關(guān)系的混淆誤認(rèn)，但維也 納公司無(wú)法提供與迪士尼公司同等的服務(wù)，客觀上會(huì)損害迪 士尼商譽(yù)，侵犯迪士尼商標(biāo)專用權(quán)。 （四）違法主體認(rèn)定本 案主體涉及酒店的業(yè)主方與管理方，究竟應(yīng)追究哪一方的責(zé) 任也成為辦案人員需要面對(duì)的問(wèn)題。對(duì)此，辦案人員有兩種 不同觀點(diǎn)。一種觀點(diǎn)認(rèn)為應(yīng)該追究業(yè)主方的責(zé)任：根據(jù)委托 代理的法律關(guān)系，代理人行為所產(chǎn)生的法律后果應(yīng)由被代理 人承擔(dān)，本案中業(yè)務(wù)方為被代理人，維也納公司是代理人， 維也納公司侵犯迪士尼公司商標(biāo)權(quán)利的行為責(zé)任應(yīng)由業(yè)主 方承擔(dān)。辦案機(jī)構(gòu)采用的是第二種觀點(diǎn)，即管理方維也納公 司應(yīng)承擔(dān)主要責(zé)任。通常來(lái)說(shuō)，業(yè)主方是被代理人，維也納 公司是代理人，但在實(shí)際經(jīng)營(yíng)過(guò)程中

12、維也納公司才是起主導(dǎo) 作用的。在本案中，從犯意的產(chǎn)生到違法行為的具體實(shí)施， 均由維也納公司作出。據(jù)了解，是維也納公司派駐酒店的店 長(zhǎng)提出在名稱中使用“迪士尼”字樣的想法，并向維也納公 司提出申請(qǐng)，維也納公司經(jīng)過(guò)審核后同意店長(zhǎng)的申請(qǐng)。業(yè)主 方在攜程網(wǎng)等第三方網(wǎng)站上以侵權(quán)名稱發(fā)布信息，沒(méi)有制止 維也納公司的違法行為，應(yīng)負(fù)次要責(zé)任。 （五）違法經(jīng)營(yíng)額 計(jì)算服務(wù)商標(biāo)侵權(quán)行為中違法經(jīng)營(yíng)額的認(rèn)定，一直是商標(biāo)侵 權(quán)案件中的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。 根據(jù)商標(biāo)法 第六十條的規(guī)定， 違法經(jīng)營(yíng)額 5 萬(wàn)元以上的，可以處違法經(jīng)營(yíng)額 5 倍以下的罰 款，沒(méi)有違法經(jīng)營(yíng)額或者違法經(jīng)營(yíng)額不足 5 萬(wàn)元的，可以處 25 萬(wàn)元以下的罰款。

13、 此條規(guī)定與舊 商標(biāo)法實(shí)施條例 相比， 取消了“非法經(jīng)營(yíng)額無(wú)法計(jì)算的”相關(guān)表述，對(duì)確定案件的 違法經(jīng)營(yíng)額提出了更高的要求。參考商標(biāo)法實(shí)施條例第 七十八條第（五）項(xiàng)“計(jì)算商標(biāo)法第六十條規(guī)定的違法經(jīng)營(yíng) 額，可以考慮下列因素：（五）侵權(quán)人因侵權(quán)所產(chǎn)生的 營(yíng)業(yè)收入”的規(guī)定，服務(wù)商標(biāo)侵權(quán)的違法經(jīng)營(yíng)額指的是侵權(quán) 人因侵權(quán)所產(chǎn)生的營(yíng)業(yè)收入，因此承辦人員需要對(duì)侵權(quán)行為 人的業(yè)務(wù)進(jìn)行篩選，區(qū)分出涉及侵權(quán)行為的相關(guān)營(yíng)業(yè)收入。 在實(shí)際情況中， “沒(méi)有違法經(jīng)營(yíng)額”存在兩種情形，一種是 在實(shí)際中沒(méi)有發(fā)生經(jīng)營(yíng)行為，不存在任何經(jīng)營(yíng)額，自然也就 不存在違法經(jīng)營(yíng)額。另一種是客觀存在經(jīng)營(yíng)收入，但是在經(jīng) 營(yíng)過(guò)程中，侵權(quán)行為糅合在合

14、法經(jīng)營(yíng)行為中，無(wú)法區(qū)分出涉 及侵權(quán)行為的經(jīng)營(yíng)收入，若將侵權(quán)人的全部收入都視為違法 經(jīng)營(yíng)額處以罰款，有失公允。在本案中，維也納公司在酒店 名稱中實(shí)際同時(shí)表明了維也納酒店的主體身份，消費(fèi)者中存 在指定選擇維也納酒店的情況。另外在維也納公司實(shí)施侵權(quán) 行為以前便有相關(guān)住宿協(xié)議的客戶單位，這一部分營(yíng)業(yè)收入 自然與侵權(quán)行為無(wú)關(guān)。由于缺乏直接證據(jù)證明維也納公司因 實(shí)施侵權(quán)行為而獲取的營(yíng)業(yè)收入，故推定其沒(méi)有違法經(jīng)營(yíng) 額，按照商標(biāo)法第六十條的規(guī)定可處 25 萬(wàn)元以下罰款， 綜合其行為及后果，最終處以 10 萬(wàn)元罰款。（六）關(guān)于迪士 尼大道店的定性本案中當(dāng)事人將一酒店名稱變更為“維也納 國(guó)際酒店康橋迪士尼大道店”，其中迪士尼大道是由浦東新 區(qū)地名管理辦公室核準(zhǔn)的路名（關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)上海市地名管理 辦公室關(guān)于批準(zhǔn)命名迪士尼大道等十條道路的通知