【每日知識產(chǎn)權講座8】要求國內(nèi)優(yōu)先權的PCT申請進入中國國家階段存在的問題初探.pdf

講座講座 8 要求國內(nèi)優(yōu)先權的要求國內(nèi)優(yōu)先權的 PCT 申請進入中國國家階段存在的問題初探申請進入中國國家階段存在的問題初探 引言 隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展 國家知識產(chǎn)權戰(zhàn)略的不斷推進 作為創(chuàng)新的主體 企業(yè)以及個人發(fā)明人知識產(chǎn) 權保護意識不斷提高 大多數(shù)的企業(yè)以及個人發(fā)明人能夠運用不同的專利保護類型來保護自己的發(fā)明創(chuàng) 造 例如通過專利合作條約 PCT 等 筆者在下文中 將結合具體案例對發(fā)明人如何運用不同的申請類 型來保護發(fā)明創(chuàng)造的問題作出一些說明和初步探討 1 相關規(guī)定和問題的提出 1 1 關于國內(nèi)優(yōu)先權的規(guī)定 享有本國優(yōu)先權的專利申請應當滿足以下條件 1 只適用于發(fā)明或者實用新型專利申請 2 申請人就相同主題的發(fā)明或者實用新型在中國第一次提出專利申請 以下簡稱中國首次申請 后又向專利局提出專利申請 以下簡稱中國在后申請 3 中國在后申請之日不得遲于中國首次申請之日起十二個月 被要求優(yōu)先權的中國在先申請的主題有下列情形之一的 不得作為要求本國優(yōu)先權的基礎 1 已經(jīng)要求外國優(yōu)先權或者本國優(yōu)先權的 但要求過外國優(yōu)先權或本國優(yōu)先權而未享有優(yōu)先權的 除外 2 已經(jīng)被授予專利權的 3 屬于按照專利法實施細則第四十二條規(guī)定提出的分案申請 1 2 PCT 申請進入中國國家階段關于在先申請是在中國提出的規(guī)定 在先申請是在中國提出的 要求優(yōu)先權的國際申請進入國家階段 應當看作是要求本國優(yōu)先權 對于 在提出國際申請時 其要求優(yōu)先權的在先申請的主題有專利法實施細則第三十二條第二款第 一 二 和 三 項所列情形之一的 審查員應當發(fā)出視為未要求優(yōu)先權通知書 由于國際申請的特殊程序 審查 員不按專利法實施細則第三十二條第三款規(guī)定對被要求優(yōu)先權的在先申請作出處理 同樣 對于在國際申 請?zhí)岢鲋笤谙壬暾埍皇谟鑼＠麢嗟那闆r 審查員也不處理其有可能造成在先與在后申請重復授權的問 題 上述問題均留待后續(xù)程序中處理 案例 針對相同主題的不斷改進的發(fā)明創(chuàng)造 申請人進行了如下專利保護 申請人于 2010 07 9 和 2011 01 10 分別提出一件實用新型申請 以下簡稱為 S1 和 S2 申請人又于 2011 05 16 提出一件實用新型申請 以下簡稱為 S3 針對上述三個實用新型專利申請 申請人于 2011 7 1 提出了一個 PCT 國際申請 以下簡稱為 P1 P1 要求上述三件實用新型 S1 S2 和 S3 的優(yōu)先權 針對該 PCT 國際申請 申請人于 2013 年 1 月 4 日進入美國國家階段 以下簡稱為 A1 申請人于 2012 年 12 月 3 日進入中國國家階段 以及簡稱為 C1 2 分析 針對上述案例中的 A1 和 C1 筆者對其后續(xù)的法律程序以及存在的法律風險進行如下分析 2 1 針對 A1 該申請屬于一件在中國提出的 PCT 國際申請進入美國國家階段 其進入美國國家階段的 日期在專利合作條約規(guī)定的國際申請進入國家階段的時間范圍內(nèi) 因此 A1 享有 S1 S2 以及 S3 的優(yōu)先權 其在優(yōu)先權問題上不存在任何法律風險 并且 由于 PCT 國際檢索報告給出的檢索結果是正面的 以及根 據(jù)發(fā)明人對該技術領域的了解 其在該發(fā)明創(chuàng)造中所采用的技術方案在該發(fā)明創(chuàng)造被公開之前并未被其他 企業(yè)使用或者在相關公開出版物上有所披露 基于上述情形 筆者認為 A1 在美國獲得授權的可能性很大 2 2 針對 C1 其在中國能夠獲得授權的前景不是很樂觀 首先 C1 喪失部分優(yōu)先權 C1 屬于國際申請 P1 進入中國的國家階段的申請 而 P1 要求了 S1 S2 以及 S3 的優(yōu)先權 因此 C1 也要求了 S1 S2 以及 S3 的優(yōu)先權 即 P1 進入了中國國家階段 從而 對于 C1 的優(yōu)先權的審查 相當于 國內(nèi)優(yōu)先權的審查 即 按照國內(nèi)優(yōu)先權的規(guī)定來審查 C1 的優(yōu)先權 為了便于說明 筆者將上述案例中的在前申請的申請時間和法律狀態(tài)再次進行梳理如下 在先申請 S1 申請日 2010 07 9 授權公告日 2011 01 26 在先申請 S2 申請日 2011 01 10 授權公告日 2011 09 01 在先申請 S3 申請日 2011 05 16 授權公告日 2012 01 18 P1 提交日 2011 07 01 首先 考察作為 C1 的優(yōu)先權 S1 是否成立 由于 S1 的授權公告日處于 P1 提交日之前 因此 按照國 內(nèi)優(yōu)先權的規(guī)定 C1 不能夠享受 S1 的優(yōu)先權 第二 考察作為 C1 的優(yōu)先權 S2 是否成立 表面上看 S2 的授權公告日 2011 09 01 處于 P1 提交日 2011 07 01 之后 其優(yōu)先權應該成立 但是 在實際審查過程中 審查員在判定在后申請?zhí)峤粫r 在 先申請是否被授權 采用如下判定方法 對于在先申請是否被授權的時間不是以授權公告日為準 而是以 申請人實際辦理繳費登記日為準 即 在申請人繳費之后 認為授予專利權之法律效力生效 上述源于專 利法實施細則第五十四條之規(guī)定 申請人按期辦理登記手續(xù)的 國務院專利行政部門應當授予專利權 而申請人針對 S2 辦理繳費登記日為 2011 06 24 其早于 P1 的提交日 2011 07 01 因此 C1 也不能 享有 S2 的優(yōu)先權 第三 考察作為 C1 的優(yōu)先權 S3 是否成立 由于 S3 的授權公告日 2012 01 18 以及辦登繳費日 2011 11 03 都是晚于 P1 的提交日 2011 07 01 之后 因此 C1 可以享有 S3 的優(yōu)先權 通過上述分析 我們可以看到 C1 只能享有 S3 的優(yōu)先權 即 在實質審查員在審查 C1 的新穎性和創(chuàng) 造性時 判斷可以作為 C1 的現(xiàn)有技術的起始日期為 2011 05 16 這樣 S1 成為了現(xiàn)有技術 S2 構成了抵 觸申請 從而對 C1 構成很大的負面影響 有可能導致 C1 不能獲得授權 即使獲得授權 其保護范圍也是 相應窄很多 3 建議 針對上述案例實際申請的過程以及考慮申請人的從事研發(fā)的過程 可能大多數(shù)國內(nèi)的企業(yè)都有相似的 經(jīng)歷 首先 企業(yè)研發(fā)人員有了創(chuàng)新的成果 企業(yè)急于將該成果獲得保護 因此 申請人采用了實用新型 的保護方式 該方式的好處在于 審查程序較發(fā)明專利簡單 可以在較短的時間內(nèi)獲得專利權 當然 也 有不利之處 例如 保護時間短 專利權不穩(wěn)定 隨著企業(yè)產(chǎn)品上市所帶來的市場價值的體現(xiàn) 以及企業(yè) 產(chǎn)品進入國際市場的客觀需要 客觀上 企業(yè)對上述創(chuàng)新成果的保護又有了更高的要求 大多數(shù)企業(yè)又以 上述實用新型為優(yōu)先權 提出了 PCT 申請 然而 在該 PCT 申請進入中國國家階段尋求以發(fā)明專利的形式 獲得保護時 就面對上述案例所面對的法律風險 即 可能難以在中國國內(nèi)獲得發(fā)明專利的保護或者即使 獲得保護 其保護范圍相對窄得多 針對上述問題 筆者給出如下建議 1 申請人如果希望將在先提交的實用新型專利申請轉換成發(fā)明專利申請 其可以提交一件新的發(fā)明專 利申請 要求在前提交的實用新型專利申請的國內(nèi)優(yōu)先權 從而 在實用新型未被授予專利權時 將該實 用新型專利申請轉變?yōu)榘l(fā)明專利申請 之所以沒有同時提交發(fā)明和實用新型專利申請 主要是從成本的角 度出發(fā) 再者 根據(jù)包含該創(chuàng)新成果的產(chǎn)品的市場情況等因素來考慮 對于創(chuàng)新較活躍 申請量較大的企 業(yè)來講 上述做法可以節(jié)約成本 但對于企業(yè)的知識產(chǎn)權管理水平提出更高的要求 2 申請人可以直接提交一件 PCT 國際申請 而不是提交一件實用新型申請 筆者更傾向于第二種做法 首先 采用第二種做法 申請人可以根據(jù)國際檢索報告的結果 對自己所 提出的專利申請的相關技術領域的專利布局的狀況有全面的認識 正確評估自己的專利申請如果以發(fā)明專 利申請的類型進入中國國家階段可以被授予專利權的可能性 即 新穎性和創(chuàng)造性是否具備 這樣 申請 人可以根據(jù)實際的檢索結果來決定采用何種保護的形式 恰當?shù)谋Ｗo自己的發(fā)明創(chuàng)造 再一方面 如上文案例所分析的 如果申請人首先遞交的是一件實用新型的申請 那么 在后續(xù)的法 律程序中 很大程度 申請人所采取的策略受制于該實用新型的法律狀態(tài) 即 該實用新型是否被授予專 利權 然而 申請人又不能掌控使該實用新型處于何種法律狀態(tài) 因此 對于申請人來講 該實用新型的 法律狀態(tài)處于一種不可控的狀態(tài) 使其后續(xù)的保護策略處于不可控的狀態(tài) 再一方面 從時間上來講 如果首先提交的是