標準必要專利許可操作指南 2024

專利許可操作指南標準必要專利許可操作指南編寫單位:北京市知識產(chǎn)權公共服務中心中國貿促會商事法律服務中心前言近年來,科技、標準、產(chǎn)業(yè)協(xié)同互動發(fā)展,“技術專利化、專利標準化、標準產(chǎn)業(yè)化、標準國際化”已經(jīng)成為科技創(chuàng)新領域的共識。權保護和運用規(guī)劃》相關任務部署,加快創(chuàng)新成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉化,為形成有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的標準必要專利國際治理規(guī)則發(fā)揮建設性作用,由北京市知識產(chǎn)權局組織,北京市知識產(chǎn)權公共服務中心和中國貿促會商事法律服務中心共同編寫了《標準必要專利許可操作指南》。我們既鼓勵創(chuàng)新投入獲得合理的回報,又提倡標準技術的價值得到充分發(fā)揮,希望和支持技術創(chuàng)新促進全人類福祉?！吨改稀纷?023年啟動編寫,梳理了重點法域標準必要專利領域的法律法規(guī)、政策、司法案例,廣泛征求了創(chuàng)新主體、專家學者等多方意見,在此基礎上形成開展許可活動建議?！吨改稀凡⒎且栽O定規(guī)范為目的,也不具有法律約束力。它旨在根據(jù)各國司法實踐、許可實踐等,盡可能客觀地總結許可操作現(xiàn)狀及觀點。因不同法域對標準必要專利許可的要求不同,建議權利人和實施人參考與自身業(yè)務活動相關的法域要求,規(guī)范自身許可談判行為。標準及標準必要專利基本概念介紹 2.標準組織 3.標準組織的知識產(chǎn)權政策 4.標準必要專利 5.標準必要專利產(chǎn)品 6.公平、合理、無歧視原則 許可活動基本步驟 1.雙邊許可談判步驟 2.專利池許可 3.許可費的計算 其它熱點問題 2.專利劫持、反向劫持、許可費堆疊 4.禁令 許可糾紛解決 1.非訴訟糾紛解決機制 2.訴訟 標準必要專利許可操作指南0perationaIGuideIinesforLicensingstandardEssentiaIPatents標準必要專利許可操作指南4.反壟斷投訴 附件1:世界主要專利池基本情況介紹 1.ViaLA 2.AccessAdvance 3.Sisvel 4.Avanci 附件2部分典型案例摘要 1.Optis訴Apple—可比協(xié)議考量因素(英國) 2.UnwiredPlanet訴華為?Conversant訴華為和中興—全球費率是否FRAND(英國) 3.OPPO訴夏普—對SEP全球許可費率的管轄權(中國) 4.InterDigital訴聯(lián)想(英國)—可比協(xié)議法確定許可費率 5.Sisvel訴Haier—實施人的FRAND義務(德國) 6.華為訴中興 7.ACT訴OPPO—可比協(xié)議確定因素及雙方過錯認定因素(中國) 附件3參考資料 標準及標準必要專利基本概念介紹根據(jù)國際標準組織(ISO)的定義?標準(Standard)是經(jīng)協(xié)商一致制定?為各種活動或其結果提供規(guī)則、指南或特性?供共同使用和重復使用的一種文件?標準以實現(xiàn)在預定領域內獲得最佳秩序的效果?以科學、技術和實踐經(jīng)驗的綜合成果為基礎?以促進最佳社會效益為目的?①標準舉例標準舉例WiFi標準是由電氣和電子工程師協(xié)會(IEEE)制定的?IEEE作為標準組織?在1990年成立了802.11工作組?制定無線局域網(wǎng)的相關標準?并在1997年發(fā)5G(NR)是3GPP(第三代合作伙伴計劃)為第五代移動網(wǎng)絡開發(fā)的一種新的無線接入技術(RAT)?其旨在成為5G網(wǎng)絡空中接口的全球標準?國際電信聯(lián)盟(ITU)②從2012年開始組織全球業(yè)界開展5G標準化前期研究?持續(xù)推動全球5G共識形成?5G通信技術正與人工智能、大數(shù)據(jù)緊密結合開啟一個萬物互聯(lián)的全新時代?2.標準組織標準是由標準組織(StandardSettingOrganization?StandardDevelopmentOrganization?SSO/SDO)制定、開發(fā)、發(fā)布的?①ISO/IECGuide2:2004?3Normativedocuments?3.2standard.②ITU官網(wǎng):/rec/R-REC-M.2083/en001標準必要專利許可操作指南0perationaIGuideIinesforLicensingstandardEssentiaIPatents標準必要專利許可操作指南目前?在通信領域較有影響的標準制定組織主要有IEC(國際電工委員會)、IEEE(電氣和電子工程師協(xié)會)、ITU(國際電信聯(lián)盟)、ETSI(歐洲電信標準化協(xié)會)、ISO(國際標準組織)等?3.標準組織的知識產(chǎn)權政策標準可推動科技創(chuàng)新、消除技術壁壘?為了在專利權人(通常是標準貢獻者)保護知識產(chǎn)權的需求、標準實施方使用標準技術的需求、以及公眾利益等各種利益間尋求平衡?標準組織通常會制定知識產(chǎn)權/專利政策(IPRPolicy)?確定各相關方應遵循的基本原則?以下是部分標準組織知識產(chǎn)權政策基本信息梳理:標準組織知識產(chǎn)權政策及下載鏈接現(xiàn)行版本IEEE(電氣和電子工程師協(xié)會)標準委員會準則(IEEESAStandardsBoardBylaws)第6條專利(Patent)、第7條版權(Copyright)https://standards.ieee.org/wp-content/uploads/import/documents/other/sb_bylaws.pdfIEC(國際電工委員際電信聯(lián)盟)ITU-T/ITU-R/ISO/ITU-T/ITU-R/ISO/IEC的通用專利政策實施指南0006PDFC.pdfETSI(歐洲電信標準化協(xié)會)ETSI知識產(chǎn)權政策/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf各標準組織知識產(chǎn)權政策內容不盡相同?以通信類技術標準組織為例?知識產(chǎn)權政策可能覆蓋以下幾方面主要內容:(1)披露義務?即要求成員披露其持有①的實施某項標準必要的專利?有些標準組織對披露義務要求較為寬松②?有些相對較為嚴格③?①有些標準組織(如IEEE)要求承擔披露義務的不僅僅包括專利權利人?還包括對專利有控制權或許可權的主體?②如ANSI使用的是“鼓勵”(encourage)?而并非施加強制性義務?③如ETSI要求成員應該(shall)?在其參與的標準或技術規(guī)格開發(fā)期間?盡合理努力及時告知標準組織”必要“的知識產(chǎn)權?標準必要專利許可操作指南0perationaIGuideIinesforLicensingstandardEssentiaIPatents(2)許可原則?例如?大多數(shù)標準組織要求SEP權利人應以公平、合理無歧視(RAND或FRAND)的原則或免費(royalty-free)提供許可?(3)拒絕根據(jù)FRAND原則提供許可的處理方式?部分標準組織在知識產(chǎn)權政策中?規(guī)定了在SEP權利人不按照FRAND原則提供許可的場景下?標準組織將采取的措施①?(4)禁令?部分標準組織在知識產(chǎn)權政策中?對SEP權利人尋求禁令救濟予以規(guī)定或限制②?4.標準必要專利通常來講?標準必要專利(StandardEssentialPatent)?是指實施該項標準所必不可少的專利?由中國市場監(jiān)管總局公布并自2023年8月1日起施行的?禁止濫用知識產(chǎn)權排除、限制競爭行為規(guī)定?規(guī)定:標準必要專利?是指實施該項標準所必不可少的專利?2017年4月20日?北京市高級人民法院發(fā)布了?專利侵權判定指南(2017)??其中第149條第3款界定“標準必要專利是指為實施技術標準而必須使用的專利”?廣東省高級人民法院于2018年4月26日發(fā)布了?廣東省高級人民法院關于審理標準必要專利糾紛案件的工作指引(試行)??根據(jù)該指引?標準必要專利?是指為實施某一技術標準而必須使用的專利?部分標準組織知識產(chǎn)權政策也包括了標準必要專利的定義?例如?2022年?ETSI知識產(chǎn)權政策?③規(guī)定?在知識產(chǎn)權的語境下?“必要”是指?基于技術(但非商業(yè))的理由?考慮到正常的技術實踐和標準化時期普遍可用的最新技術水平?不可能在不侵犯該知識產(chǎn)權的情況下?制造、銷售、租賃、以其他方式處置、維修、使用或操作符合標準的設備或方法?在標準只能通過技術解決方案實施的特殊情況下?為了避免疑義?所有這些知識產(chǎn)權都應被視為必要的?①如ETSI根據(jù)拒絕的時間點(在標準公布前或公布后)制定不同的應對路徑?②如IEEE要求做出FRAND許可聲明的SEP權利人不得尋求禁令或者以尋求禁令相威脅?除非標準實施者(潛在的被許可人)不參與談判?拒絕執(zhí)行有管轄權的法院所做出的有關合理許可費和其他合理許可條件的裁判?或者有關專利有效性、可實施性、必要性、侵權、損害賠償以及其他抗辯或者反訴的裁判?③/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf003標準必要專利許可操作指南0perationaIGuideIinesforLicensingstandardEssentiaIPatents標準必要專利許可操作指南IEEEIEEE(電氣和電子工程師協(xié)會)2022年12月版本的標準委員會準則(IEEESAStandardsBoardBylaws)在6.1條①中規(guī)定?“必要專利權利要求”是指任何專利權利要求?其實踐對于實施IEEE標準規(guī)范性條款的強制性或可選部分是必要的?而在IEEE標準批準時?該強制性或可選性條款的實施方法不存在商業(yè)和技術上可行的非侵權替代實施方法?必要專利權利要求不包括任何僅對使能技術或上述要求以外的專利是必要的權利要求?即使其與必要專利包含在同一專利中?綜上?通常來講標準必要專利是指實施標準必不可少的專利?但是目前關于必要性是否涵蓋“商業(yè)必要性”并未達成一致認識?5.標準必要專利產(chǎn)品互聯(lián)網(wǎng)、音視頻編解碼、手機、移動通信設備、數(shù)據(jù)存儲設備等是傳統(tǒng)的包含SEP較多的產(chǎn)品和服務?部分互聯(lián)網(wǎng)領域的標準許可慣例為免許可費(例如URL?HTML?XML?JavaScrip)?手機通信行業(yè)(如4G、5G)、音視頻編解碼等多為收費許可?隨著物聯(lián)網(wǎng)時代的到來?越來越多的標準必要專利可能應用于智能網(wǎng)聯(lián)車、智能家電等產(chǎn)業(yè)?6.公平、合理、無歧視原則FRAND即公平(Fair)、合理(Reasonable)無歧視(Non-Discriminatory)?FRAND原則是大多數(shù)標準組織知識產(chǎn)權政策中的主要內容?也被各法域司法實踐廣泛采納?標準組織對標準貢獻方作出FRAND聲明/承諾的要求:標準組織通常會在知識產(chǎn)權政策中?要求標準貢獻方作出FRAND承諾?例如:歐洲電信標準協(xié)會(ETSI)的知識產(chǎn)權政策第6.1條規(guī)定?知識產(chǎn)權所有者應在三個月內以書面形式作出不可撤銷的承諾?以公平、合理和無歧視的條款和條件進行不可撤銷的授權許可?IEEE的政策6.2條規(guī)定?如果IEEE得知某個擬議的IEEE標準可能需要使用潛在的必要專利權利要求?IEEE將要求專利權利人或申請人提供許可保證?標準貢獻者可以提供以下兩種保證之一:a)一般性免責聲明?聲明提交者不會對任何實施必要專利①/wp-content/uploads/import/documents/other/sb_bylaws.pdf標準必要專利許可操作指南0perationaIGuideIinesforLicensingstandardEssentiaIPatents權利要求的個人或實體主張任何現(xiàn)有或未來的專利權利要求?b)將向無限數(shù)量的申請者提供必要專利權利要求的許可?全球范圍內無需補償或以合理費率?以及其他合理條款和條件?確保沒有不公平歧視?關于在標準組織知識產(chǎn)權政策項下作出的FRAND聲明的法律性質?各國家和地區(qū)的認定不一?而這一問題的結論通常又與認定該問題所適用的準據(jù)法密切相關(雖然同一個法域也可能存在不同的觀點)①?準據(jù)法中?可能涉及專利法、反壟斷法、合同法等?在具體的許可活動中?FRAND原則不僅僅貫穿于許可談判的步驟及流程(如不履行FRAND義務?可能影響禁令的簽發(fā)、損害賠償責任承擔、以及是否構成壟斷行為的認定等)?也應體現(xiàn)在最終達成的許可條件?特別是許可費率中?①美國理論界和司法實踐傾向于將許可承諾視為標準組織與SEP權利人之間的合同?承諾本身以及標準組織知識產(chǎn)權政策構成合同的內容?標準實施方是第三方受益人?且可基于合同尋求救濟?英國最高法院在無線星球訴華為案件中論述:ETSI知識產(chǎn)權政策(“知識產(chǎn)權政策”)是一份合同文件?受法國法律管轄?它約束ETSI的成員及附屬機構?它的第15(6)條規(guī)定了因銷售、租賃、使用、操作組件而不可避免的侵犯符合標準的專利?系“必要知識產(chǎn)權”?通過要求SEP權利人做出將根據(jù)FRAND條款進行許可的不可撤銷的承諾?它創(chuàng)造了一種“利他條款”(stipulationpourautrui)?即第三方實施人可以對知識產(chǎn)權權利人請求履行……該案判決認為?標準組織知識產(chǎn)權政策是對普通專利法律的修訂(modificationofgenerallawofpatent)?但該案中?英國最高法院并未依據(jù)法國法律對FRAND義務進行詳細解釋?有學者認為該案法官更多基于美國司法判例、ITU和IEEE的FRAND文件作為其裁判依據(jù)?中國部分法院適用?民法典?誠實信用原則?005許可活動基本步驟標準必要專利許可并沒有統(tǒng)一、固定的許可步驟?為便于理解?本?指南?以最高人民法院在高清編解碼科技有限公司(AdvancedCodecTechnologies?LLC)訴OPPO六起語音標準必要專利案件作出的二審判決(以下簡稱“ACT訴OPPO二審判決”)①中?總結的行業(yè)慣例為參考?介紹SEP許可活動可能涉及的基本步驟:步驟1:權利人發(fā)出侵權通知并隨附相關信息②通常情況下?雙邊談判開始于權利人發(fā)現(xiàn)實施人產(chǎn)品涉嫌侵權?向實施人發(fā)送侵權通知開始?侵權通知(InfringementNotice)可以由權利人或其代理人向涉嫌侵權的實施人發(fā)送?通知通常包括以下信息:具體SEP信息:如專利號碼、相關技術標準?侵權行為的描述:如哪些產(chǎn)品或技術被認為侵權了SEP?要求:如要求侵權方采取行動?達成許可協(xié)議或支付賠償?根據(jù)相關案例及政策梳理?建議權利人發(fā)送侵權通知時注意以下事項:(1)如果在發(fā)送侵權通知前即提起訴訟，或在談判中反復以提起訴訟相威脅或付諸行動，可能被認定存在過錯，不符合FRAND原則。中國最高人民法院在ACT訴OPPO二審判決中闡述?在認定權利人在許可談判中是否存在過錯?通?？梢跃C合考慮多重因素?包括“是否未向實施人發(fā)出侵權通知便①(2022)最高法知民終907、910、911、916、917、918號?②但是?根據(jù)相關司法案例及政策梳理?部分案例認為權利人在尋求禁令救濟前?應向實施人發(fā)出明確且具體的要約?僅侵權通知不足以支撐禁令申請的主張?換句話講?侵權通知不構成獨立的考量環(huán)節(jié)?權利人需首先滿足發(fā)出明確且具體的要約?例如?RealtekSemiconductorCorp.v.LSICorp中?美國加利福利亞北區(qū)法院認為權利人僅僅要求實施人立即停止侵權?而未隨附許可要約?隨后向ITC提出排除令申請的行為違反了其與IEEE的合同義務和向Realtek的FRAND義務?標準必要專利許可操作指南0perationaIGuideIinesforLicensingstandardEssentiaIPatents直接提起司法訴訟要求確定使用費?在談判過程中是否對實施人反復以提起侵權訴訟或向法院申請頒發(fā)停止侵權的裁決相威脅或直接付諸實際行動”?歐洲法院(ECJ)在華為訴中興一案中也明確?提起禁令之訴之前應明確相關專利并說明侵權方式?通知侵權人其存在侵權行為①?此外?中國?禁止濫用知識產(chǎn)權排除、限制競爭行為規(guī)定?第十九條也規(guī)定:“具有市場支配地位的經(jīng)營者不得在標準的制定和實施過程中從事下列行為?排除、限制競爭:……(三)在標準必要專利許可過程中?違反公平、合理、無歧視原則?未經(jīng)善意談判?請求法院或者其他相關部門作出禁止使用相關知識產(chǎn)權的判決、裁定或者決定等?迫使被許可方接受不公平的高價或者其他不合理的交易條件?……”構成市場支配地位的經(jīng)營者如未經(jīng)善意談判即提起禁令申請?也可能被認定為構成壟斷行為?(2)拒絕向實施人披露必要的專利信息，可能被認定存在過錯，不符合FRAND原則。必要的專利信息包括擬許可的SEP組合的專利清單、示例性權利要求對照表等必要信息?權利要求對照表(ClaimChart)是SEP專利范圍與標準規(guī)格及或產(chǎn)品之對照表?以便實施人能夠了解SEP如何對應到技術標準和/或他們自己的產(chǎn)品?有關權利要求對照表是否必須提供?如何回應才符合FRAND原則?是否應在簽署保密協(xié)議(NDA)后提供等問題均容易引起爭議?且各法域態(tài)度不一?ACT訴OPPO二審判決中?最高人民法院總結認定權利人是否存在過錯綜合考慮因素之一是:是否拒絕向實施人披露必要的專利信息(例如一定的標準必要專利數(shù)量、示例性的權利要求對照表)?廣東省高級人民法院?關于審理標準必要專利糾紛案件的工作指引(試行)?第13條規(guī)定?在實施者明確表達接受專利許可談判的意愿后?若權利人未按商業(yè)慣例和交易習慣向實施者提供示例性專利清單、權利要求對照表等專利信息?則可以認定標準必要專利權人違反公平、合理、無歧視義務?存在明顯過錯?第14條規(guī)定?未在合理期限內對標準必要專利權人提供的示例性專利清單、權利要求對照表等專利信息作出實質性答復?則可以認定實施者存在明顯過錯?在中國國內司法實踐中?是否按要求提供/回復權利要求對照表應視為專利人/實施人過錯判定標準之一?但是法院在個案中仍會根據(jù)具體的案情來判斷?①https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62013CJ0170標準必要專利許可操作指南0perationaIGuideIinesforLicensingstandardEssentiaIPatents標準必要專利許可操作指南例如?在索尼移動通信產(chǎn)品(中國)有限公司(簡稱“索尼中國公司”)與西安西電捷通無線網(wǎng)絡通信股份有限公司(簡稱“西電捷通公司”)侵害發(fā)明專利權糾紛一案(以下簡稱“索尼中國訴西電捷通案”)中①?北京高院認為?索尼中國公司理應能夠從專利清單等材料中判斷出被訴侵權產(chǎn)品在生產(chǎn)制造過程中是否實施了涉案專利?并非一定需要借助于西電捷通公司提供的權利要求對照表?且索尼中國公司以權利要求對照表和保密協(xié)議問題作為拖延手段?從而導致雙方?jīng)]有實質上進入技術談判和商務談判?因此?西電捷通公司在談判過程中沒有過錯?雙方當事人遲遲未能進入正式的專利許可談判程序的過錯在索尼中國公司?歐盟法院并未在2015年在華為訴中興一案中確定的善意談判的框架中明確專利權人是否應向作為許可談判當事方的實施者提供權利要求對照表②?2020年5月5日?德國聯(lián)邦法院(FCJ)在Sisvel訴Haier一案中③?認為?在善意談判階段?專利權人向專利實施人提供“權利要求對照表”可滿足侵權通知的要求?但是這并非強制性要求?即在僅提供專利清單等材料而未提供“權利要求對照表”的情況下?專利權人仍可能被視為已履行提示侵權的義務?日本?標準必要專利許可的善意談判指南?建議專利權人向實施者提供許可談判要約時應提供:專利清單、權利要求對照表(如涉及SEP數(shù)量較多則提供示例性對照表)、實施人產(chǎn)品如何符合標準的信息、是否存在FRAND聲明以及對應標準號等信息?(3)權利人應避免要求實施人簽署不合理的保密協(xié)定(如把并不構成商業(yè)秘密的信息覆蓋在內，或不合理限制披露對象)。發(fā)出侵權通知后?SEP權利人通常會向實施人發(fā)送并要求其簽署保密協(xié)議(Non-Disclosureagreement?NDA)?根據(jù)各法域現(xiàn)有司法實踐?要求實施人簽署保密協(xié)議?原則上是合理要求?①西安西電捷通無線網(wǎng)絡通信股份有限公司訴索尼移動通信產(chǎn)品(中國)有限公司侵害發(fā)明專利權糾紛案(2017)京民終454號②Huawei訴ZTEhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62013CJ0170③SisvelvHaier(德國?最高法院?2020年)標準必要專利許可操作指南0perationaIGuideIinesforLicensingstandardEssentiaIPatents例如,在索尼中國訴西電捷通案中,北京高院在說理部分表示,權利要求對照表往往包含著權利人對其專利權利要求、技術標準的解釋和說明,涉及權利人核心機密,其內容較為敏感?根據(jù)實務中的通常做法,一般談判過程中權利人都會在雙方簽訂保密協(xié)議的前提下提供權利要求對照表?在此情形下,專利權人要求雙方簽署保密協(xié)議的主張具有合理性?據(jù)此,西電捷通公司在同意提供權利要求對比表的基礎上要求簽署保密協(xié)議是合理的?德國杜塞爾多夫地區(qū)法院和杜塞爾多夫高等法院也在2017年的兩份判決中確認了該原則?但具體談判中?是否簽署保密協(xié)議、保密協(xié)議涵蓋的信息范圍、限制披露的群體等是較容易產(chǎn)生爭議的領域?建議SEP權利人避免不合理擴大保密協(xié)議范圍?體現(xiàn)談判善意?例如?日本?標準必要專利許可的善意談判指南?呼吁權利人不要將權利要求對照表涵蓋在保密協(xié)議范圍?除非權利要求對照表本身包含保密信息?此外?該指南還建議SEP權利人不要限制實施人將信息披露給談判相關的有限群體(如內外部律師、供應商、輔助人員等)?因實施人可能需要這些群體的協(xié)助才能達成許可?步驟2:實施人在合理期限內及時答復根據(jù)相關司法案例及政策梳理?建議實施人收到權利人發(fā)送的侵權通知后?及時答復?表示愿與其協(xié)商具體的實施許可條件?如拒絕也應說明原因?并注意如下事項:(1)及時回應并表示愿與其協(xié)商許可，如拒絕也應說明原因。何為“合理時間”、“及時”?需根據(jù)談判具體情況來認定?可能取決于多重因素:例如談判專利的數(shù)量?實施人對談判SEP涉及技術的熟悉情況?雙方是否對有效性、必要性存在爭議等?(2)盡快啟動調查及評估程序，知己知彼收到權利人通知后?為做好可能的談判準備?實施人可啟動內部盡職調查?例如梳理己方的標準產(chǎn)品、銷往的國別和區(qū)域?如質疑SEP本身的有效性、必要性等?也可進行分析評估?如實施人對SEP必要性、有效性、是否侵權等提出質疑?可以與權利人交涉溝通?但關于是否應在前述爭議尚未有結論時就按照本步驟答復權利人?觀點不一?實踐中?實施人可以選擇盡快答復表明有許可意愿?但聲明保留對爭議問題進一步挑戰(zhàn)的權利的做法?以降低被認定存在過錯?不符合FRAND原則的風險?標準必要專利許可操作指南0perationaIGuideIinesforLicensingstandardEssentiaIPatents標準必要專利許可操作指南必要性審查必要性審查標準組織通常鼓勵或要求標準貢獻者盡早披露其所有已知的專利信息?例如:IEEE知識產(chǎn)權政策要求?標準委員會批準標準前?標準貢獻方(Submitter)需提交保證信“LetterofAssurance(LOA)”?并須進行“合理且善意的問詢(ReasonableandGoodFaithInquiry)”?以確保盡到合理努力去識別和聯(lián)系所有曾經(jīng)或正在參與(提議)標準開發(fā)的個人?從而梳理對于(提議)標準可能構成必要的專利權利要求?但標準組織不對披露專利的有效性和必要性進行審查①?有觀點認為當前SEP存在過度聲明(over-declaration)的現(xiàn)象?例如將non-SEP聲明為SEP、一件專利聲明為多個標準的SEP并重復收費等?為提升透明度?部分標準組織建立并維護SEP聲明數(shù)據(jù)庫②?SEP數(shù)據(jù)庫是開展必要性審查的重要參考工具?以下是部分標準組織數(shù)據(jù)庫鏈接:標準組織名稱SEP數(shù)據(jù)庫鏈接IEEE/about/sasb/patcom/patents/ETSI/ITU/net4/ipr/search.aspx?sector=ITU&class=GS針對專利組合必要性和有效性的技術談判是SEP許可談判中的重要環(huán)節(jié)?如許可談判當事方對于專利的必要性存在爭議?可委托第三方進行獨立評估?部分國家/地區(qū)的知識產(chǎn)權行政管理機構提供或計劃提供中立的必要性審查服務?例如?2018年4月1日起?日本專利局(JPO)開始按照?必要性檢查咨詢意見手冊?提供必要性咨詢服務③?最新趨勢觀察:①如?ITU-T/ITU-R/ISO/IEC的共同專利政策?表明?國際電聯(lián)電信標準化局(TSB)、國際電聯(lián)無線電通信局(BR)以及ISO和IEC的首席執(zhí)行干事(CEO)辦公室不可能就專利權或類似權利的證據(jù)、有效性和范圍提供權威或全面的信息?但適宜的做法是最充分地披露其所掌握的信息?②如ETSI/③https://www.jpo.go.jplelsystem/trialappeal/shubetu-hantei/index.html010010標準必要專利許可操作指南0perationaIGuideIinesforLicensingstandardEssentiaIPatents2023年4月27日?歐盟委員會正式發(fā)布了?歐洲議會和歐盟理事會關于標準必要專利條例和修訂(EU)2017/1001號條例的提案?(?ProposalforaRegulationOfTheEuropeanParliamentAndOfTheCouncilOnStandardEssentialPatentsAndAmendingRegulation(EU)2017/1001?)?提案規(guī)定?在歐洲知識產(chǎn)權局(EUIPO)內創(chuàng)建一個能力中心?管理SEP數(shù)據(jù)庫、SEP注冊和SEP的必要性檢查程序以及FRAND的確定?(3)避免僅表示愿意協(xié)商，但實際行動卻存在無正當理由拖延或中斷協(xié)商的情況實施人還需注意?根據(jù)相關司法案例和政策梳理?如僅表示愿意協(xié)商?但實際行動卻存在無正當理由拖延或中斷協(xié)商的情況?也可能增加被認定存在過錯的風險?例如?德國聯(lián)邦法院在Sisvel訴Haier①一案中?認為實施人除了需要明確、毫不含糊的表示愿意接受許可?還應開展“目標導向”的談判?并應為談判作出投入?(4)簽署合理的保密協(xié)議如前述?權利人或實施人要求簽署保密協(xié)議?原則上是合理要求?因此如無正當理由拒絕簽署保密協(xié)議?或反復以就保密協(xié)議談判為由采取拖延戰(zhàn)術?可能被認定為存在過錯?同時?因保密協(xié)議文本多由權利人提供?建議實施人仔細審核保密協(xié)議條款?例如秘密范圍是否包括已公開信息?如果實施人需依賴第三方(如供應商、外部律師、檢索機構、第三方技術專家、經(jīng)濟學家、專利對標機構等)才可對談判條件是合理進行評估?應注意根據(jù)保密協(xié)議是否可以將材料披露給相關第三方?此外?因實施人在商業(yè)談判階段可能提供既往銷售數(shù)據(jù)等敏感信息?也建議審核保密協(xié)議條款確認是否將己方秘密信息覆蓋在內?步驟3:權利人向實施人提出許可條件要約根據(jù)相關司法案例及政策梳理?建議權利人發(fā)送許可條件要約時注意如下事項:(1)向實施人解釋許可費率計算依據(jù)要約通常包括許可費用、許可范圍、許可方式、許可期限等內容?其中?許可費用應列明計算方式及依據(jù)?否則可能增加被認定存在過錯?不符合FRAND原則的風險?中國最高人民法院在ACT訴OPPO二審判決中?總結認定權利人綜合考慮因素之一是:是否拒絕向實施人公開所主張的許可費數(shù)額或許可費計算依據(jù)或計算方式?廣①Sisvelv.Haier?docketno.KZR36/17標準必要專利許可操作指南0perationaIGuideIinesforLicensingstandardEssentiaIPatents標準必要專利許可操作指南東省高級人民法院?關于審理標準必要專利糾紛案件的工作指引(試行)?也將“未向實施者提出具體許可條件及主張的許可費計算方式?或提出的許可條件明顯不合理?導致無法達成專利實施許可合同”作為權利人過錯行為之一?歐盟法院在華為訴中興案件中確立的善意許可談判框架?也明確權利人是否在要約里明確許可費及計算依據(jù)是考慮是否構成濫用支配地位的因素之一?日本?標準必要專利許可的善意談判指南?也將不提供費用計算方式或證明要約是符合義務列為增加非善意認定風險的行為之一?(２)向實施人提出的許可條件中的報價不應明顯高于或不合理地高于其他同業(yè)競爭對手提出的報價，且拒絕說明理由例如?中國最高人民法院在訴二審判決中?將明顯高于或不合理高于其他同業(yè)競爭對手的報價列為過錯認定綜合考慮因素之一?在英國訴聯(lián)想案中①?英國高等法院也是認定在談判過程中?不斷提出超出范圍的報價?這一行為上不構成許可人?拒絕了的禁令申請?但是?因實際談判中可能存在多輪報價?根據(jù)相關司法案例和政策總結?如發(fā)生爭議?法院或其他裁判機構可能會綜合考慮權利人多輪報價情況?例如?前述英國￣訴聯(lián)想案中?盡管案件焦點集中在雙方分別發(fā)出的２次要約?但是英國高等法院在認定雙方行為是否時?綜合考慮的輪報價和聯(lián)想的２輪報價?在.訴②一案中?美國聯(lián)邦地區(qū)法院認為?權利人的初始要約不必符合原則?理由是要求權利人根據(jù)原則主動提出要約?可能會使權利人擔心其提出的初始要約被認為不符合原則而被起訴?反而阻止權利人與實施者進行初步接觸?步驟４:實施人接受或在合理期限內拒絕許可條件要約?如拒絕可以提出反要約收到權利人許可條件要約后?實施人如認為可接受?雙方可就此達成許可協(xié)議?如認為許可條件不合理?應在合理期限內拒絕并說明原因?可以提出反要約?根據(jù)相關司法案例及政策梳理?建議實施人如拒絕要約?應注意以下事項:(１)在合理時間內提出反要約，避免拖延實施人如拒絕要約、拖延提供反要約或未進行實質性答復?可能被認定存在過錯?①(￣)[]()()/////./////.標準必要專利許可操作指南0perationaIGuideIinesforLicensingstandardEssentiaIPatents違反原則?例如?在年中國深圳市中級人民法院審理的華為訴三星案中?法院認為三星在報價方面消極懈怠?不積極對華為報價也不積極對華為提供的報價進行反報價?存在過錯?不符合原則①?在訴案中?德國聯(lián)邦法院分析了在談判過程中提出的反要約?認為該系列反要約只針對了在法院提起訴訟的專利?未就要約的專利組合中其他專利提起反要約(而本身有充足的時間對其他專利進行檢索評估)?該系列反要約不能證明的許可意愿?②但是?也有案例顯示?如果權利人提供的信息不足?使得實施人難以接受要約或提供反要約?實施人不一定被認定沒有意愿?如如訴聯(lián)想案③中?英國高等法院認為聯(lián)想在談判中未接受的要約?且多次向尋求信息的行為是合理的。法院還闡釋?在聯(lián)想掌握的有關擬許可的專利組合費率的信息非常少的情況下?沒有提出反要約是可以理解的。(２)提出反要約時解釋說明反要約條件訴二審判決中?中國最高人民法院總結認定在實施人提出反要約環(huán)節(jié)?認定實施人是否存在過錯的綜合考慮因素包括“是否向權利人提出明顯不合理的許可條件”?實施人提出反要約應明確許可條件、許可費計算方法和依據(jù)?根據(jù)相關案例梳理?對反要約進行解釋一定程度上可降低被認定沒有意愿的風險?例如在訴聯(lián)想案④中?英國高等法院認為雖然聯(lián)想年７月提出的要約較低?但聯(lián)想對此作出了解釋。如實施人主張以可比許可協(xié)議法計算許可費?也可考慮提供實施人自己的可比協(xié)議。在訴案⑤中?作為實施人提供了可比協(xié)議?英國高等法院最終認定提供的協(xié)議較提供的更合適。①()粵民初、號/③(￣)[]()()④(￣)[]()()⑤[]()()￣標準必要專利許可操作指南0perationaIGuideIinesforLicensingstandardEssentiaIPatents標準必要專利許可操作指南步驟５:權利人接受實施人提出的反要約?或拒絕訴二審判決中?最高院總結認定在實施人提出反要約環(huán)節(jié)?認定權利人是否存在過錯的綜合考慮因素包括“收到實施人的反要約后是否在合理期限內向實施人作出反饋”?值得注意的是?雙方可能存在多輪談判?在談判過程中是否不合理的中斷或拖延談判?是貫穿整個談判過程的過錯考量因素?中國最高人民法院總結提出?如“權利人認為實施人的反要約不公平合理?則實施人可以及時將其反要約對應的許可費用予以提存”①?歐盟法院在華為訴中興案②中?法院闡述如果權利人拒絕了實施人提出的反要約?而實施人還在繼續(xù)使用權利人的專利?則應根據(jù)商業(yè)慣例提供擔保(例如銀行保函或者押金)?專利池(或稱專利聯(lián)盟、專利聯(lián)營)是開展許可的主要途徑之一?在專利池中?多個專利持有人將專利權匯集起來?并打包向成員及非成員提供許可服務?相比較雙方單獨談許可?在一定條件下專利池具備提高許可效率?降低許可成本等優(yōu)勢?因此在某些行業(yè)領域取得了較大的成功③?有些專利池是通過部分權利人專門設立的公司開展許可④?有的專利池作為權利人的代理開展許可⑤?關于許可費的分配?部分是按照專利數(shù)量占比分配利潤(如?索尼因貢獻專利數(shù)量較多?利潤分配率占比較高)?部分采取混合計算模式?即一半按照專利按照數(shù)量?一半根據(jù)成員數(shù)量(如)?部分根據(jù)專利剩余有效期評估其價值?再按①具體的提存機構、提存方式以及與?民法典?中的提存制度是何關系有待進一步明確?②://../////?:.//②://../////?:.//⑤如在其官網(wǎng)介紹是“獨立的專利許可方案提供商”://../標準必要專利許可操作指南0perationaIGuideIinesforLicensingstandardEssentiaIPatents比例分配利潤(如專利池)①?部分采取積分制②?專利池對外許可一般執(zhí)行統(tǒng)一的收費標準?一些專利池建立了防止雙重許可費收入的機制③?專利池的清單是動態(tài)的?會隨著部分專利的無效、失效或新專利的加入而動態(tài)變化?但小幅度的數(shù)量增減通常不會影響專利池對外許可的價格?專利池許可與雙邊許可的談判步驟大致相同?但有些因素會導致各個環(huán)節(jié)的時間、節(jié)奏有所區(qū)別(例如?部分專利池有相對固定的許可費率?實施人與這類專利池談判時?相應的商務談判空間相對于雙邊談判更小)?此外?專利池許可還涉及專利池管理人的行為、以及專利召集、入池專利評估等建池準備工作?專利召集階段?由專利權人或專利池管理者作為發(fā)起人?主動召集具有一定市場占有率的專利權人?或通過公告吸引其它專利權人加入?入池專利通常需要接受第三方專利必要性評估?評估通過后方能入池?專利池評估程序有以下特點:自愿參與評估?要求持有人提供權利要求表并說明為何申請入池的專利是必要的?具體評估工作由專業(yè)第三方開展?設置申訴程序(如未通過?允許持有人申訴)④?考慮到時間及評估費用成本考慮到時間及評估費用成本?專利權人通常須保證其專利組合中至少有一件經(jīng)評估后滿足必要性要求?并對其余基本內容一致的同族專利的必要性自行聲明擔保。維權方面?如專利池管理人作為當事人維權?通常有以下兩種情況?一是該專利池管理人也是池里某些專利的權利人?可以作為原告提起訴訟?二是獲得了專利權人有關訴權的授權?專利池管理機構只有在專利權人明確授予訴權的情況下才能代表其參與訴訟?大多數(shù)情況下僅擁有專利許可權?但可協(xié)調相關方的訴訟活動?②如以積分計算許可方在平臺的抽成收入?積分將取決于:許可方“經(jīng)評估為必要專利”的專利數(shù)量?池外許可使用費收入?標準貢獻率?許可或強制執(zhí)行支持程度等③如專利池主協(xié)議規(guī)定?許可方有權在平臺外獨立許可其必要專利?但禁止許可方“雙重收費”?即通過平臺以及獨立許可兩個渠道對包含許可專利的相同產(chǎn)品或組件同時收取使策(“”)?如許可方通過專利組合許可協(xié)議就某專利已獲得許可費?承諾扣除此類雙池許可方在項下的專利的重復使用費金額?④年?歐委會聯(lián)合研究中心()發(fā)布了?標準必要專利必要性評估試點研究?的報告(全文見://....///)?報告第４節(jié)針對當前部分專利池的必要性評估工作進行了實例研究?結論是“專利池在開展必要性評估方面有豐富的經(jīng)驗?“標準必要專利許可操作指南0perationaIGuideIinesforLicensingstandardEssentiaIPatents標準必要專利許可操作指南多邊聯(lián)合許可多邊聯(lián)合許可除了雙邊談判和專利池談判,當前也有企業(yè)在進行多邊聯(lián)合許可的嘗試?多邊聯(lián)合許可模式介于上述兩種傳統(tǒng)模式之間,是談判主體自發(fā)性組建了由多家權利人組成的臨時性交易集團,并以多邊談判的方式達成聯(lián)合許可交易?例如,年,小米在與、、西門子三家企業(yè)完成的專利許可交易中,和三家許可方采用了多邊聯(lián)合許可的方式,完成了許可交易?①同樣,自稱為專利風險平臺的知識產(chǎn)權交易公司②,曾組織多個實施人與專利權利人或專利池簽署許可協(xié)議?近期,組織和代表多個實施人跟專利池簽署了項目的許可協(xié)議?③許可使用費是談判和糾紛解決中最核心和關鍵問題之一?許可使用費支付有不同形式:一次性總付、定期分期付款、根據(jù)報告的銷售量或營業(yè)額付款等?或前述任何幾種形式的組合?有關許可費?主要爭議點如下:實踐中?許可費計算基數(shù)有以下類型:(ａ)包含專利技術的最小可銷售專利實施單位的銷售額或銷量(方法)?(ｂ)最終產(chǎn)品的銷售額(可以是零售價也可以是凈售價)?(ｃ)中間產(chǎn)品的銷售額?例如模塊組件(介于和最終產(chǎn)品之間的方法)?(ｄ)以上幾種方法的組合?也有學者認為?主流原則是全部市場價值原則()和最小可銷售專利實施單元原則()④?不同的行業(yè)和產(chǎn)品可能有不同的慣例?以下是部分司法案例和政策梳理:①://...////.?②://../③://..//￣/④劉國暢、劉淑均??如何確定標準必要專利許可費費率基數(shù)???中國知識產(chǎn)權雜志?總第期標準必要專利許可操作指南0perationaIGuideIinesforLicensingstandardEssentiaIPatentsOPPO訴諾基亞①一案中?法院以5G多模手機凈售價為計費基礎?認為如果使用零售價計費將不恰當?shù)貙嵤┱邔τ诋a(chǎn)品利潤的其他技術、設計、品牌附加值等貢獻計算在內?導致過度補償?美國多個案件中涉及SEP許可費計算基數(shù)問題?認定不一?在InreInnovatioIPVenturesLLC案②中?Innovatio認為?法院應考慮802.11功能給終端產(chǎn)品帶來的價值?許可費計算基數(shù)應該是具有無線功能的終端產(chǎn)品(包括筆記本電腦、平板電腦、打印機、終端設備等)的銷售價格?按照Innovatio建議的方法?平均每個接入點的專利許可費約為3.39美元?每臺筆記本電腦約為4.72美元?每臺平板電腦高達16.17美元?每個庫存跟蹤設備(如條形碼掃描儀)高達36.90美元?生產(chǎn)商則主張采用SSPPU?認為法院應該按照生產(chǎn)商為每個無線芯片支付費用為基數(shù)計算許可費?許可費在0.72美分到3.09美分之間?大大低于Innovatio公司提出的使用費?法院認為?Innovatio公司未能合理的得出?專利技術價值占終端產(chǎn)品價格的比率?因此?法院別無選擇?只能采用生產(chǎn)商提出的基于Wi-Fi芯片價格計算許可費的方法?HTCCorp.訴TelefonaktiebolagetLMEricsson③一案中?美國第五巡回上訴法院認定?SEP權利人向歐洲電信標準協(xié)會(ETSI)作出的FRAND承諾適用法國法律?并不要求權利人基于最小可銷售專利實施單元(SSPPU)作為FRAND許可費計算基礎?法院同時指出ETSI的知識產(chǎn)權政策沒有要求也沒有排除適用SSPPU計算許可費率?在諾基亞訴戴姆勒案④中?德國慕尼黑法院指出?原則上?專利權利人必須“分①(2021)渝民初1232號②InreInnovatioIPVentures?LLCPatentLitig.?886F.Supp.2d888?894(N.D.Ill.2012)③HTCCorp.v.TelefonaktiebolagetLMEricsson?No.19-40566(5thCir.2021)④caseID:21O3891/19標準必要專利許可操作指南0perationaIGuideIinesforLicensingstandardEssentiaIPatents標準必要專利許可操作指南享享”“技術對價值鏈最后階段可銷售最終產(chǎn)品的經(jīng)濟利益”?法院認為?TCU的售價并未充分反映戴姆勒生產(chǎn)的汽車的諾基亞標準必要專利的價值?TCU的售價僅對應戴姆勒的成本?互聯(lián)性使戴姆勒能夠通過向客戶提供的額外服務獲得收入?此外?法院指出?戴姆勒的幾家主要競爭對手接受Avanci平臺的許可模式(僅向汽車制造商授予許可)?進一步表明在汽車領域基于終端產(chǎn)品的價格計算費率也是合理的?在Conversant訴戴姆勒案①?德國慕尼黑地方法院也未支持SSPPU作為許可費基數(shù)的主張?在UnwiredPlanet訴Huawei②案件中?雙方原則上同意采用EMV標準?但因為沒有足夠數(shù)量的等價或基本等價產(chǎn)品的銷售價格?爭議焦點之一是如何確定替代的許可費基數(shù)?Huawei主張許可費基數(shù)按成本+20%計算?UnwiredPlanet公司認為Huawei基礎設備收入的很大一部分不是來自設備銷售?而是來自于后端服務?因此華為的設備成本非常低?且后端服務的加價遠超20%?UnwiredPlanet公司主張許可費基數(shù)應為指定的行業(yè)跟蹤機構按設備類別分配給華為的平均銷售價格?法院最終支持了Huawei的主張?認為華為的方案更直接且鏈接了具體的數(shù)字?在Optis訴Apple案③中?英國法院也拒絕了Apple提出的SSPPU計算方式?(2)許可費率的計算SEP許可費率的計算主要有自上而下法、可比許可協(xié)議法、自下而上法等?其中自上而下、可比許可協(xié)議法或其二者的結合應用較廣?自上而下法(Top-downapproach)?自上而下法的具體計算公式可能有細微差別?但基本思路是首先確定全部相關SEP的許可累計使用費?再根據(jù)許可SEP(通?；趯＠宥菃蝹€專利)占全部相關SEP的比值?確定許可SEP的許可費率?中國廣東高院?關于審理標準必要專利糾紛案件的工作指引(試行)?第18條列舉了確定SEP許可使用費可參照的方法?包括:(1)參照具有可比性的許可協(xié)議?①CaseNo.21O11384/19②UnwiredPlanetv.Huawei.UnwiredPlanetInternationalLtdvHuaweiTechnologiesCo.Ltdandors[2017]EWHC711(Pat)(judiciary.uk)③OptisvApple[2023]EWHC1095(Ch)標準必要專利許可操作指南0perationaIGuideIinesforLicensingstandardEssentiaIPatents(２)分析涉案標準必要專利的市場價值?(３)參照具有可比性專利池中的許可信息?(４)其他方法?根據(jù)該指引?“可比協(xié)議法”、“自上而下法”等均可參考?在個案中?可能會使用不同的方法相互檢驗、印證從而對使用費作出修正?使其更合理?關于“自上而下法”的具體應用??指引?第條規(guī)定?分析涉案標準必要專利的市場價值?需確定涉案標準必要專利占全部相關標準必要專利的比值及全部相關標準必要專利的許可使用費?為確定涉案標準必要專利占全部相關標準必要專利的比值?標準必要專利權人或實施者可以就涉案標準必要專利在全部相關標準必要專利的數(shù)量占比及貢獻程度情況進行舉證?第條規(guī)定了采用“自上而下法”的考慮因素?通過分析涉案標準必要專利的市場價值來確定許可使用費?可考慮以下因素:(１)涉案標準必要專利對產(chǎn)品銷售與利潤的貢獻?該貢獻不包括專利被納入標準所產(chǎn)生的影響?(２)涉案標準必要專利對標準的貢獻?(３)在標準制定之前?該專利技術較之于其他替代技術的優(yōu)勢?(４)使用涉案標準必要專利的產(chǎn)品所交納的全部標準必要專利許可使用費情況?(５)其他相關因素?全部相關標準必要專利的許可使用費的確定?可以參考相關產(chǎn)業(yè)參與者聲明的累積許可費情況?在中國江蘇省南京市中級人民法院做出的華為訴在中國江蘇省南京市中級人民法院做出的華為訴案的判決中①?法院采用了自上而下的方法?給出一個確定使用費率的公式(中國特定行業(yè)的總費率?一個標準必要專利族的貢獻率)?在該案中?原告華為主張適用自上而下法計算許可費率?具體過程為測算全球市場和中國市場上、、標準對手機價格的貢獻價值?根據(jù)全球累積費率折算出中國市場上、、通信標準的累積費率?再根據(jù)中國、、認定的標準必要專利數(shù)?計算單族專利在中國的許可費率?并對多模手機進行相應調整?江蘇省南京市中級人民法院認為?原告主張的自上而下法更適合本案?采用自上而下法?標準必要專利的中國費率的計算公式為:單族專利的中國費率＝標準在中國的行業(yè)累積費率×單族專利的貢獻占比?在訴諾基亞一案②中?中國重慶市第一中級人民法院認為?原告采用的自上而下法?其總體公式為:諾基亞多模手機許可費率標準全球累積許可費率×諾基亞在標準中專利實力占比×標準在多模手機的價值占比標準全球①()蘇民初、、號②()渝民初號標準必要專利許可操作指南0perationaIGuideIinesforLicensingstandardEssentiaIPatents標準必要專利許可操作指南累積許可費率×諾基亞在4G標準中專利實力占比×4G標準在多模手機的價值占比+3G標準全球累積許可費率×諾基亞在3G標準中專利實力占比×3G標準在多模手機的價值占比+2G標準全球累積許可費率×諾基亞在2G標準中專利實力占比×2G標準在多模手機的價值占比。該方法符合已有司法實踐中采信的自上而下法計算方法,被告也未對該總體方法提出質疑并舉證反駁,故本院對此方法予以采納。歐盟最新趨勢觀察歐盟最新趨勢觀察根據(jù)《關于標準必要專利及修改條例的提案》①,由歐盟委員會建立機制以確定總許可費,并且SEP權利人和實施人都可以就總許可費征求專家意見。鑒于SEP許可的全球性特征,個案中的總許可費和FRAND原則可以根據(jù)全球總許可費和FRAND原則來確定,或者由利益相關方或訴訟各方另行約定。從新規(guī)草案的整體來看,歐盟委員會更傾向于采納自上而下法以確定費率,認為確定總許可費率和使用自上而下法能夠更有效提升SEP許可透明度和可預測性,促進科技創(chuàng)新的全球化發(fā)展?？杀仍S可協(xié)議法(Comparablelicense)?可比協(xié)議法是以可比協(xié)議約定的SEP作為參照來確定FRAND許可費率的方法?可以基于業(yè)務規(guī)模、許可范圍、許可對象、許可年份、許可地域、訴訟情況等因素來考慮許可協(xié)議的可比性?中國廣東高院?關于審理標準必要專利糾紛案件的工作指引(試行)?第18條第1款規(guī)定?可參照具有可比性的許可協(xié)議來確定標準必要專利許可使用費?第20條規(guī)定?許可協(xié)議是否具有可比性?可綜合考慮許可交易的主體、許可標的之間的關聯(lián)性、許可費包含的交易對象及許可談判雙方真實意思表示等因素?第22條規(guī)定?以具有可比性的許可協(xié)議或專利池中的許可信息確定標準必要專利許可使用費的?應以該許可使用費為基礎?并考慮本案許可與該許可的差異程度?對其予以合理調整?比較相關許可與本案許可的差異程度?可以考慮兩者在許可交易背景、許可交易內容及許可交易條件等方面的差異?①COM(2023)232-ProposalforaregulationoftheEuropeanParliamentandoftheCouncilonstandardessentialpatentsandamendingRegulation(EU)2017/1001020020標準必要專利許可操作指南0perationaIGuideIinesforLicensingstandardEssentiaIPatents在“訴案”①中?美國聯(lián)邦巡回上訴法院法官明確表示“可比協(xié)議法”是確定承諾下標準必要專利許可費的可靠方法?法院比較了幾份協(xié)或技術?它們主要涉及.標準(訴案也涉及Ｈ.視頻標準)?因此?這些標準中設定的費率不容易具有可比性?在.訴.一案中?法院將費率作為對違法行為的處罰?法院認為“通過要求.的主要競爭對手協(xié)商和支付特許權使用費來進行“金錢處罰”是……一種適當和直接的方法?以減輕對.造成的年?訴聯(lián)想案中②?法院拒絕了選擇的所有個可比協(xié)議(“”)?主要考慮了以下因素:一是許可業(yè)務規(guī)模?中每個被許可人的業(yè)務規(guī)模都遠遠小于聯(lián)想提出的可比協(xié)議?二是許可年份?￣的許可年份均較為久遠或者已經(jīng)失效?且時常變更其許可模式?三是許可范圍?中年份久遠的許可協(xié)議大多適用于或/?僅有與簽訂的許可協(xié)議涉及//的許可范圍?四是許可地域?在許多情況下?被許可人的業(yè)務主要或完全局限于一個國家或地區(qū)?如日本的松下、夏普、和富士通?西歐的?南美的?因此?與固定地域商定的費率作為全球許可證的可靠指引?五是其他因素?先前的被許可人已退出市場或遭遇嚴￣存在其他利益關聯(lián)等?法院認定聯(lián)想選擇的７份許可協(xié)議更具有可比性?并從中選取了年與簽署的許可協(xié)議作為本案的最佳可比協(xié)議?該協(xié)議是法官確認本案費率的基礎?)[]()()()[]()()(.)標準必要專利許可操作指南0perationaIGuideIinesforLicensingstandardEssentiaIPatents標準必要專利許可操作指南自下而上法()?類似于增值法?是通過計算專利技術對產(chǎn)品總價值的增值來進行評估?通過該方法?首先確定一組在標準化之前可用的替代方案?再確定相較于這些替代方案的價值增量?從而確定許可費率?年３月?聯(lián)邦貿易委員會()公布的報告?持續(xù)發(fā)展的知識產(chǎn)權市場:使專利通知和補救措施與競爭保持一致?中?建議?法院需認識到?應利用專利技術相對于次優(yōu)替代方案的增量價值(如可確定)來確定被許可人在談判中支付的最高許可費?法院不應判給高于此金額的合理許可費損害賠償金?在訴案中?法官部分拒絕應用增值法?理由是它缺乏“現(xiàn)實適用性”?在案中?法官也未采納制造商利用“自下而上”法計算出的許可費?該方法與增量價值規(guī)則有許多共同點?①自上而下法的優(yōu)勢是對于終端廠商成本可預測性高?缺點是部分產(chǎn)品累計許可費率、真實數(shù)量的確認的難度較大?可比許可協(xié)議法優(yōu)勢是可能符合市場發(fā)展現(xiàn)狀和行業(yè)慣例?但找到合適的比可歷史協(xié)議和參考價格較難②?自下而上法可能導致權利人過度聲明必要專利?扭曲特定標準覆蓋專利的總體情況?權利人的實際貢獻價值也可能被夸大?②馬一德??技術標準之許可定價規(guī)則的“非國家化”—以可比許可法為中心???法學研其它熱點問題如產(chǎn)業(yè)鏈上各層級的供應商都有權利獲得標準必要專利許可?稱作“對任何人許可”()?如權利人有權任意選擇許可層級?只要保證供應鏈上其他層級的實施者能不受限制地接入標準?稱對“任何人開放”()?目前許可層級的問題在物聯(lián)網(wǎng)和智能網(wǎng)聯(lián)車領域爭議較大?以下是部分國家/地區(qū)的司法及政策動要專利許可指引》,該指引提出:“產(chǎn)業(yè)鏈任一環(huán)節(jié)均有資格獲得許可原則裝”歐盟目前對“對任何人許可”與“對任何人開放”的許可模式的選擇未有明確傾向裝年１月,歐盟委員會發(fā)布了一項標準必要專利許可和評估專家組的報告①裝該報告中,專家組成員未對于應當在產(chǎn)業(yè)鏈的哪一層級進行授權這一問題表明立場裝但部分專家成員試圖通過制定幾條原則,以指導產(chǎn)業(yè)鏈中的標準必要專利許可實踐:首先,對于同一種產(chǎn)品(或應用),在產(chǎn)業(yè)鏈的固定的某一層級而非多個層級進行許可;其次,無論許可級別如何,特定產(chǎn)品的許可費最終結果應一①‘’???://..///標準必要專利許可操作指南0perationaIGuideIinesforLicensingstandardEssentiaIPatents標準必要專利許可操作指南致致?第三?FRAND許可費屬于組件價格中的成本?應轉移到下游產(chǎn)業(yè)鏈?2023年4月27日?歐盟委員會發(fā)布?關于標準必要專利和修訂(EU)2017/1001號條例的提案??在同期發(fā)布的?影響評估報告?中?也僅對針對許可層級的不同觀點進行了歸納列舉?2018年?戴姆勒及其零部件供應商向歐盟委員會投訴?稱諾基亞拒絕向汽車零部件制造商給予SEP許可?違反了歐盟反壟斷法?①在相關聯(lián)的諾基亞訴戴姆勒專利侵權案件中?杜塞爾多夫法院②請求歐盟法院釋明?當零部件供應商向曾作出FRAND承諾的SEP權利人人尋求許可但是被拒絕?而后該SEP權利人又對集成商尋求禁令救濟?該SEP權利人是否構成?歐洲聯(lián)盟運作條約?第102條規(guī)定的濫用支配地位?從而不能獲得禁令?③因諾基亞和戴姆勒雙方和解?歐盟法院并未給出最后的結論?在另一件諾基亞訴戴姆勒案中?德國曼海姆法院認為SEP權利人有權選擇對供應鏈上的任何層級行使權利?只針對終端設備制造商的行為不會導致?lián)p害消費者利益?④在夏普訴戴姆勒案中?慕尼黑法院也認為SEP權利人只向終端設備制造商進行許可并不構成濫用支配地位?⑤美國司法部向Avanci5G專利池出具的商業(yè)審查函以及地區(qū)法院和第五巡回上訴法院在大陸集團與Avanci反壟斷訴訟中的態(tài)度?偏向于支持“對任何人開放”?即允許限制許可使用層級?①?戴姆勒集團向歐盟反壟斷監(jiān)管機構投訴諾基亞汽車通信相關專利??國家知識產(chǎn)權局網(wǎng)②杜塞爾多夫法院的態(tài)度偏向于Licensetoall?認為SEP持有人有義務向供應鏈各層級上提出許可請求的廠商進行許可i2a?iaof2mentdated18Aug34/19.⑤SharpvDaimler?DistrictCourtofMunich?judgmentdated10September2020?Case-No.7O8818/19.標準必要專利許可操作指南0perationaIGuideIinesforLicensingstandardEssentiaIPatents專利池專利池與其權利人成員簽訂主許可管理協(xié)議(￣條款開展許可活動?根據(jù)?只能向汽車整車制造商或原始設備制造商(?)進行許可(但是允許成員在專利池以外以費率單獨許可給零部件供應商)?年７月日?美國司法部()中?認為?盡管該專利池僅針對汽車而非組件進行許可?但并不必然導致該專利池限制競爭?主要原因如下:美國?知識產(chǎn)權許可反壟斷指南?()明確?限制使用領域可能對許可人產(chǎn)生激勵作用?從而促進競爭?汽車行業(yè)供應鏈非常復雜?追蹤每個上游各層級的供應商難度太大?而汽車制造商更容易明確?的許可協(xié)議模板包括“讓他人制造權()”?允許汽車制造商委托組件)?向終端產(chǎn)品許可的許可人可獲得更高的補償?已承諾按照費率許可?組件供應商仍可以單獨與權利人談許可(根據(jù)的調研事實上也有此種模式的許可)?(組件供應商)大陸公司以費率向和個別專利權人尋求許可但未獲成功?遂向美國地區(qū)法院提起訴訟稱被告未履行義務?理由是和專利權人的做法違反了承諾?從而違反了反壟斷法?該案后經(jīng)美國第五巡大陸公司不是合同(標準組織與權利人之間)項下有權獲得許可的預期受益由于和專利權人正在積極向整車企業(yè)許可?大陸公司并不需要親自擁有許可來經(jīng)營其業(yè)務?根據(jù)原則?權利人并沒有義務必須向供應鏈各層級進行許可?因此大陸公司并沒有損害()?也無權提起反壟斷損害賠償訴訟?)標準必要專利許可操作指南0perationaIGuideIinesforLicensingstandardEssentiaIPatents標準必要專利許可操作指南日本專利局出臺的《標準必要專利許可談判指南》①列舉了供應鏈談判之主體的不同選擇。該指南在“供應鏈談判之主體”的描述中指出,雖然談判主體的層級應根據(jù)具體情況確定,但為了簡化許可管理,權利人通常傾向于與最終產(chǎn)品制造商簽訂許可協(xié)議。另一方面,終端產(chǎn)品制造商則希望由在主體零件方面擁有更多技術知識的供貨商作為授權和締結許可協(xié)議方,這意味著供應商將負擔許可費。該指南還介紹,在Apple訴三星一案中,法院認為,根據(jù)ETSI知識產(chǎn)權政策的措辭,FRAND聲明在字面上并不被視為確定的許可授予。2.專利劫持、反向劫持、許可費堆疊專利劫持是指權利人通過訴訟或威脅禁令?迫使實施人接受不合理高昂的許可費用或其他不合理的許可條件的行為?根據(jù)行為的不同程度?專利劫持可能涉及違反誠信原則、違反競爭法等法律問題?與此相對的是反向劫持的概念?標準的實施者拖延或拒絕尋求SEP許可或長期免費實施這些專利?導致SEP權利人無法獲得合理補償?反向劫持的表現(xiàn)形式包括拒絕協(xié)商或接受FRAND許可、提起虛假訴訟以及不遵守法院的賠償決定等?理論界和實務屆普遍認可?FRAND原則的目的是防止“專利劫持”和“反向劫持”?權利人與實施人是否破壞SEP許可談判流程?實施劫持與反向劫持?對法院判斷是否頒發(fā)禁令有關鍵影響②?SEP許可使用費堆疊是指當產(chǎn)品涉及多個SEP時?SEP實施人需要向眾多權利人支付許可費?疊加在一起可能導致價格過高的情況③?通常認為?自上而下法可一定程度消減許可使用費堆疊的問題?是否在認定許可費率時考慮劫持和費率堆疊問題?各