商標顯著性研究

商標顯著性研究

商標的顯著性在不同的語境中有著不同的含義，舉其要者有三種：第一，我國修改前《商標法》第7條規(guī)定“商標使用的文字、圖形或者其組合，應(yīng)當有顯著特征，便于識別”。此處的顯著特征即顯著性，是指商標識別商品來源的顯著性。第二，我國現(xiàn)行《商標法》第9條的規(guī)定，即“申請注冊的商標，應(yīng)當具有顯著特征，便于識別，并不得與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突”，此處“他人在先取得的合法權(quán)利”應(yīng)是他人申請在先的商標權(quán)利或者他人申請在先并已獲得注冊的商標權(quán)。因此，從整體上理解本條規(guī)定，商標的顯著性不僅包含識別性，還包含與其他商標的區(qū)別性，即商標區(qū)分商品來源的顯著性。第三，“一個商標越知名就越顯著”。換言之，商標的知名度越高，其顯著性越強。此處的顯著性為知名度所吸收，商標的顯著性通過使用取得，即因商標知名度的提高使商標顯著性獲得提升。本文主要探討商標的識別性、區(qū)別性及區(qū)分商標顯著性強弱的意義。

一、商標識別商品來源的顯著性-識別性

商標具備識別性是其獲得注冊保護的前提條件，如果“商標”缺乏識別性，就不能承擔(dān)其區(qū)分商品或者服務(wù)來源的功能，也不能達到與他人商品相區(qū)別的效果。換言之，缺乏顯著性的商標只是符號，不是實質(zhì)意義上的商標。商標注冊主管機關(guān)對商標注冊申請的實質(zhì)審查首先就是對商標顯著性的審查。國際公約和世界多數(shù)國家商標法都規(guī)定商標應(yīng)當具備顯著性。如根據(jù)《巴黎公約》第6條之五B款規(guī)定，商標缺乏顯著特征，或者僅由商業(yè)中用以表示商品的種類、質(zhì)量、數(shù)量、用途、價值、產(chǎn)地或者生產(chǎn)時間的符號或標記組成，或者僅由在被請求給予保護的國家的現(xiàn)代語言或者善意的商業(yè)實踐中慣用的符號或者標記組成的，各成員國商標注冊主管機關(guān)可以拒絕注冊或者宣告注冊無效?！度毡旧虡朔ā返?條規(guī)定，下列商標不得獲得注冊：僅由以普通方式表示其使用商品或者服務(wù)通用名稱的標志組成的商標；僅由其使用商品或者服務(wù)上的慣用標記組成的商標；僅由以普通方式表示其使用商品的產(chǎn)地、銷售地、品質(zhì)、原材料、效能、用途、數(shù)量、形狀、價格，或生產(chǎn)、使用的方法、時間的標志，或其使用服務(wù)的提供場所、質(zhì)量、提供服務(wù)使用的物品、效能、用途、數(shù)量、方式、或者提供服務(wù)的時間和方式的標志組成的商標；僅由以普通方式表示的常見姓氏或名稱的標志組成的商標；僅由過于簡單和常見的標志組成的商標；其他消費者不能區(qū)分出與某人業(yè)務(wù)有關(guān)的商品或者服務(wù)的商標。我國臺灣地區(qū)《商標法》第5條規(guī)定，商標“應(yīng)足以使商品或服務(wù)之相關(guān)消費者認識其為表彰商品或服務(wù)之標識，并得藉以與他人之商品或服務(wù)相區(qū)別?！?/p>

我國《商標法》在第9條規(guī)定“商標應(yīng)當具有顯著性”的基礎(chǔ)上，以第11條第一款明確規(guī)定缺乏顯著特征的符號不得作為商標注冊，如商標由其指定商品的通用名稱、圖形、型號構(gòu)成的；商標直接表示其指定商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的。但顯著性是一個抽象的不確定的法律概念，商標法不可能窮盡商標缺乏顯著性的情形。因此，我國商標局在商標審查實踐的基礎(chǔ)上，制訂了商標顯著性審查標準，如《商標審查標準》、《外文商標審查標準》。

關(guān)于一個商標是否具有顯著性，主要有兩種觀點。一是外觀構(gòu)成說，認為顯著性是指商標本身的構(gòu)成而言，即構(gòu)成商標的符號便于識別，能夠引起消費者的注意，該符號就具有商標的顯著性。至于該符號作為商標能使消費者識別該商品的來源，即所謂自他商品識別力，只是顯著性的結(jié)果而已。二是自他商品識別力說，認為顯著性乃商標借以識別自己與他人商品之能力，是一相對的概念，須考慮該商標使用的商品、商品的消費者等因素，故只能在個案中決定。凡是符號具有識別商品來源能力者，即具有商標的顯著性。如果符號本身在外觀上欠缺商標的顯著性，但經(jīng)過長期實際，具有識別商品來源的作用，也承認該符號具有了商標的顯著性。日本和我國臺灣地區(qū)之通說及實務(wù)見解均采自他商品識別力說。商標是區(qū)分商品來源的符號，外觀構(gòu)成說全然不考慮使用商品、消費者等因素，顯然有失妥當。例如，“花好月圓”作為一個符號，一般而言，具有作為商標的顯著性，但我國商標主管機關(guān)認為，因其是人們在喜慶活動中常用的吉祥語之一，而酒類商品與此類喜慶活動密切相關(guān)，因而該符號使用在酒類商品上直接表達了人們的美好祝福，因此缺乏商標的顯著性[詳見國家工商行政管理總局商標局商標異字第2463號《關(guān)于第1317000號“花好月圓”商標異議的裁定》].自他商品識別力說不僅要求符號具有識別商品來源的作用，還要求其作為商標與他人商標相區(qū)分，即商標不僅要有識別力，還要具有區(qū)別力。本文認為，識別力是符號作為商標識別商品來源的能力，區(qū)別力則是指一商標區(qū)別與他商標的能力。一個符號是否具有作為商標的顯著性，是指符號本身是否具有識別力，強調(diào)的是符號作為商標的可注冊性問題，缺乏顯著特征的符號不具有可注冊性。

二、商標區(qū)分商品來源的顯著性-區(qū)別性

識別性要求商標具備識別商品來源的能力，區(qū)別性則要求一商標具備區(qū)別與他商標的能力。商標具備識別性是其獲得注冊的前提條件，但最終能否獲準注冊，還取決于是否具有區(qū)別性。我國《商標法》第9條明確規(guī)定，申請注冊的商標“不得與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突”。第28條規(guī)定，申請注冊的商標“同他人在同一種商品或者類似商品上已經(jīng)注冊的或者初步審定的商標相同或者近似的，由商標局駁回申請，不予公告”。商標局在對商標注冊申請的實質(zhì)審查中，不僅審查其識別性，還審查其區(qū)別性。如果申請注冊的商標缺乏區(qū)別性，即與他人在先注冊或者初步審定的商標構(gòu)成相同或者類似商品上的相同或者近似商標的，則駁回該商標注冊申請；如果申請注冊的商標具備識別性的，則予以初步審定并刊登公告。商標注冊申請人對商標局有關(guān)商標不具備區(qū)別性的決定不服的，可以依照《商標法》第32條的規(guī)定向商標評審委員會申請復(fù)審，直至向人民法院提起訴訟。利害關(guān)系人對商標局有關(guān)商標具別區(qū)別性的判斷不服的，可以依照《商標法》第30條、第33條的規(guī)定向商標局提出異議、向商標評審委員會申請異議復(fù)審直至向人民法院起訴，也可以依照《商標法》第41條、第43條、《商標法實施條例》第29條的規(guī)定向商標評審委員會提出爭議直至向人民法院起訴。

在商標異議、商標評審及侵害商標權(quán)的案件中，當事人的爭議焦點也往往集中于在后申請或者使用的商標是否具有區(qū)別性。如果不具備區(qū)別性，就容易造成消費者混淆，商標局、商標評審委員會依法予以駁回或者撤銷。在侵權(quán)案件中，在后使用商標缺乏區(qū)別于在先注冊商標的顯著性，就會被認定為對他人商標權(quán)構(gòu)成侵害。此處需要說明者有二

第一，商標的區(qū)別性也可以通過實際使用取得

商標區(qū)別性的審查雖然要遵循一定的審查標準和原則，但應(yīng)當考慮實際使用情況和市場狀況。在商標注冊申請的實質(zhì)審查中，商標局有關(guān)商標區(qū)別性和混淆性的判斷只是一種可能性判斷，難以顧及實際使用情況。但在異議、評審、侵權(quán)案件查處等行政程序和侵權(quán)訴訟程序中，尤其應(yīng)根據(jù)被異議人、被申請人和被告一方的請求，綜合考慮其商標構(gòu)成及實際使用情況，從而就其是否通過使用已取得區(qū)別性做出判斷。例如，在“周大生CHOWTAISENG”商標異議案中[詳見國家工商行政管理總局商標局商標異字第00298號《“周大生CHOWTAISENG”商標異議裁定書》]，異議人周大福珠寶金行有限公司以被異議商標“周大生CHOWTAISENG”與其在先注冊的“周大?！鄙虡藶閮H一字之差的人名類商標，指定使用在相同和類似商品上，很可能造成消費者誤認為由提出異議。異議人周生生珠寶金行有限公司以被異議商標與其在先注冊的“周生生”、“周生生CHOWSANGSANG”商標構(gòu)成使用在類似商品上的近似商標為由提出異議。依照一般商標近似判斷標準，“周大生”與“周大福”兩商標雖然均包含“周大”二字，但尾字“生”與“?！痹谧中?、發(fā)音上明顯有別，一般不判定為近似商標，商標局在裁定中明確認定兩商標未構(gòu)成近似商標。但是，“周大生”與“周生生”兩商標均由三個漢字組成，且首尾相同，含義上又無明顯區(qū)分，一般判定為近似商標。因此，商標局在裁定中只是認定雙方因中間文字不同而有所區(qū)別，并未做出雙方商標未構(gòu)成近似商標的判斷。在本案的裁定中，商標局充分考慮到“被異議人已經(jīng)大量使用被異議商標，而該異議人未能提供證據(jù)證明已經(jīng)導(dǎo)致消費者的混淆和誤認”，而且“被異議人生產(chǎn)的‘周大生牌珠寶首飾’曾于2002年6月入選中國中輕產(chǎn)品質(zhì)量保障中心、世界名優(yōu)名牌產(chǎn)品推薦中心主辦的《中國名優(yōu)產(chǎn)品》”，并認定“通過被異議人的實際使用，已經(jīng)使被異議商標產(chǎn)生區(qū)別于該異議人商標的顯著性”。

第二，注冊商標具有識別性和區(qū)別性。

對商標注冊申請，商標局經(jīng)實質(zhì)審查認為符合商標法有關(guān)規(guī)定的，予以初步審定并公告。任何人包括利害關(guān)系人認為經(jīng)初步審定的商標缺乏識別性或者區(qū)別性的，都可以提出異議。公告期滿沒有異議或者雖有異議但經(jīng)裁定異議不能成立的，予以核準注冊。公告期滿沒有異議，就可以推定社會公眾包括利害關(guān)系人承認初步審定商標具有識別性和區(qū)別性；雖有異議但經(jīng)裁定異議不成立的，異議人應(yīng)當履行和服從裁定，承認初步審定的商標具有識別性和區(qū)別性。因此，注冊商標具有識別性和區(qū)別性，使用注冊商標無需再經(jīng)在先商標注冊人的許可，當然不構(gòu)成對他人注冊商標專用權(quán)的侵害。有的國家明確規(guī)定使用注冊商標是侵害商標權(quán)的抗辯事由之一。例如，《英國商標法》第11條之明確規(guī)定，在核定商品或者服務(wù)范圍內(nèi)使用一個注冊商標不構(gòu)成對其他商標的侵害。我國《商標法》第52條第項規(guī)定的在后使用商標不應(yīng)包括在后使用的注冊商標，在實踐中也應(yīng)承認使用注冊商標是侵害商標權(quán)的抗辯事由。

三、商標顯著性之強弱及其區(qū)分意義

商標顯著性強弱的區(qū)分理論源自美國。該理論根據(jù)商標固有顯著性的不同，將商標做強商標和弱商標的區(qū)分[RichardStim：TrademarkLaw，WestLegalStudies2000，p21-26.].只有強商標才能獲得聯(lián)邦注冊，即只有商標本身具有顯著性或者商標所有人證明其商標已取得第二含義，該商標才可能獲得在主注冊簿上的注冊。強商標包括三種即臆造性商標、任意性商標和暗示性商標。以文字商標為例，所謂臆造性商標，是指構(gòu)成商標的單詞或者字母組合在詞典上沒有任何含義。例如，“Exxon”本身沒有描述任何事物，且沒有任何含義。但是，并非所有由自創(chuàng)詞構(gòu)成的商標都屬于臆造性商標，有些詞的在構(gòu)成方式和發(fā)音上讓消費者認識到某種含義。如使用在“果醬和果凍”等商品上的“Breadspred[sic]”商標，它會使消費者認為構(gòu)成對其使用商品質(zhì)量特點的描述，即果醬可以涂抹在面包上，因此該商標不屬于臆造性商標。所謂任意性商標，是指構(gòu)成商標的單詞或者單詞組合在詞典上有固定含義，但與其指定的商品或者服務(wù)無關(guān)。例如，使用在“互聯(lián)網(wǎng)搜索引擎”上的“Yahoo！”商標[筆者注：Yahoo為我國消費者所熟悉的著名網(wǎng)站之一，該詞含義為人形獸；雅虎，后指有野獸習(xí)性的可惡的人、人面獸心的人。見《牛津現(xiàn)代高級英漢雙截詞典》，商務(wù)印書館、牛津大學(xué)出版社1988年版，第1338頁。]、使用在“蘇格蘭酒精飲料”上的“Black&White”商標。所謂暗示性商標，是指對其使用商品的性質(zhì)或者質(zhì)量具有影射或者暗示作用的商標。例如，“RoachMotel”商標暗示了但未直接描述其使用商品“昆蟲捕捉器”的功能：“RainDance”商標雖然沒有直接描述其使用商品“汽車蠟”，但它暗示了“蠟將使雨水遠離汽車”的功能。弱商標的常見形態(tài)有描述性商標、地名商標和姓氏商標。所謂描述性商標，是指僅僅描述了其使用商品的功能、質(zhì)量、成份等特點的商標。例如，“VisionCenter”僅僅描述了可以購買眼鏡的場所。所謂地名商標，是指描述了商品產(chǎn)地或者服務(wù)提供場所的商標。例如，“SanFranciscoBayClub”描述了該健康樂部位于圣弗朗西斯科海灣附近。為了取得聯(lián)邦注冊和禁止他人使用，該商標所有人就必須證明消費者通過該商標能夠區(qū)分該俱樂部與其他位于圣弗朗西斯科海灣附近的俱樂部。姓氏商標就是以普通姓氏作為商標，如使用在“色拉味調(diào)味汁”的“Newman’sOwn”商標。對于此類商標，美國專利局不予核準注冊，除非申請人能夠證明該商標已經(jīng)通過使用取得第二含義，其理由在于可能有眾多人同時使用相同的姓氏，允許一個人對姓氏享有商標權(quán)，會對其他人帶來不公平的后果。強商標與弱商標是理論界的劃分，美國專利局的審查員在商標審查中并不使用這一術(shù)語，而是采用美國商標法上規(guī)定的“固有顯著性”和“僅具有描述性”等術(shù)語。此種分類是以商標與其使用商品或者服務(wù)的關(guān)系為標準，認為凡本身就具備識別性的商標都屬于強商標，而本身不具有識別性、只有通過使用取得第二含義后才能獲得注冊的商標屬于弱商標，較好地解決了商標的可注冊性問題，值得借鑒。

我國《商標法》沒有區(qū)分商標顯著性的強弱，但在行政規(guī)章中出現(xiàn)了“商標的獨創(chuàng)性”的表述[見已廢止的《馳名商標認定和管理暫行規(guī)定》第11條].“獨創(chuàng)性”作為法律詞匯本是著作權(quán)法對作品的要求，即受著作權(quán)法保護的作品必須具有獨創(chuàng)性?！帮@著性”則是商標法對一個標記可以用作商標注冊的要求，即申請注冊的商標應(yīng)當具有顯著特征，便于識別。因此，在商標立法采用“商標的顯著性”的表述更為妥當，現(xiàn)行《馳名商標認定和保護規(guī)定》第11條已修正為“顯著性”。商標的顯著性可以進一步分為兩個層次，一是商標標記本身所固有的顯著性，即商標文字、圖形或者圖文組合或者表現(xiàn)形式以及立體商標構(gòu)造的顯著性。二是通過使用取得的顯著性，即因商標知名度的提高使商標顯著性獲得提升?！吧虡说莫殑?chuàng)性”是指第一層含義上的商標顯著性，有顯著性的商標不一定具有獨創(chuàng)性。如使用在“葡萄酒”上的“長城”商標具有顯著性，但不具有獨創(chuàng)性，而使用在“冰箱”上的“海爾”商標既具有顯著性，也具有獨創(chuàng)性。

本文認為，顯著性是商標必須具備的屬性，在邏輯上不存在沒有顯著性的商標，只存在不具備商標顯著性的符號。所謂商標是否具備顯著性實際上是指構(gòu)成商標的符號要素是否具備商標應(yīng)當具備的顯著性，商標設(shè)計在本質(zhì)上是符號設(shè)計、選擇、組合的過程，上述所謂“商標的獨創(chuàng)性”實際上是指“符號的獨創(chuàng)性”。因此，以構(gòu)成商標的符號要素本身的創(chuàng)造性為標準，對商標的顯著性可做如下劃分：構(gòu)成商標的符號要素為自創(chuàng)無含義的單詞或詞組、或由動物卡通造型或通過特殊手法表現(xiàn)出的形態(tài)的，則屬于強商標，例如使用在“冰箱”上的“海爾”商標、使用在“彩色膠卷”上的“柯達KODAK”。商標的固有顯著性不僅體現(xiàn)在其符號要素的內(nèi)容上，還體現(xiàn)在符號要素的表現(xiàn)形式上。以文字商標為例，其固有顯著性不僅體現(xiàn)在字詞組合上，還體現(xiàn)在其表現(xiàn)形式上即含有一定設(shè)計成份的字體或者組合形式，如特殊字體、手寫體等。一般而言，商標固有顯著性越強，獲得特殊保護的可能性越大。構(gòu)成商標的符號要素為普通有含義的單詞或詞組、或者由某類商品上常見圖形、或由自然界動物的常見形態(tài)的，則屬于弱商標，例如使用在“葡萄酒”上“長城”商標、使用在“酒”上的“草原”商標。如果商標由不具備顯著性的符號構(gòu)成則不成其為商標，只是符號。此種關(guān)于“商標顯著性”強弱的區(qū)分具有如下意義

缺乏顯著性的“商標”只有通過實際使用取得顯著性后才能獲得注冊。

我國《商標法》在2001年修訂之前，沒有規(guī)定缺乏顯著性的商標可以通過使用取得顯著性的制度，但在實踐中予以承認。例如，在“正味ZHENGWEI”商標異議案中[詳見國家工商行政管理總局商標局商標異字第2138號《“正味ZHENGWEI”商標異議裁定書》]，異議人曾在第30類“麥片”等商品上申請注冊“正味”商標，商標局以“正味”可讀為“味正”屬于普通商貿(mào)用語缺乏顯著性為由予以駁回。被異議人在相同商品申請注冊“正味ZHENGWEI”商標，商標局予以初步審定并公告。異議人以該商標缺乏顯著性，直接表示了商品質(zhì)量、風(fēng)味等特點為由提出異議，并主張商標應(yīng)當保持審查標準的統(tǒng)一。被異議人答辯稱，被異議商標“正味”加注了拼音“ZHENGWEI”后，消費者不能也不會將此商標認讀為“味正”。被異議人自1996年開始在麥片產(chǎn)品上使用“正味”字樣并申請注冊“正味”商標，現(xiàn)已成為廣大消費者認可、具有較高知名度的品牌。依照我國漢語存在的自左向右和自右向左兩種認讀習(xí)慣，加注拼音并不能限定讀法。被異議商標“正味”可認讀為“味正”，使其具有口味純正的含義[“正”有“純正”之意，如味道不正。見中國社會科學(xué)院語言研究所詞典編輯室編：《現(xiàn)代漢語詞典》，商務(wù)印書館1996年版，第1605頁。]，缺乏商標應(yīng)當具備的顯著性。但在本案的裁定中，商標局充分考慮到“被異議人已經(jīng)將‘正味’作為麥片等商品上的商標實際使用多年，并進行了大量的廣告宣傳，具有了一定的知名度，取得了作為商標應(yīng)有的顯著性。指定使用在第30類麥片等商品上的被異議商標‘正味ZHENGWEI’系在實際使用并取得顯著性的基礎(chǔ)上的申請注冊，‘正味’一詞作為該商標的組成部分，其區(qū)分商品來源的功能已強于其作為普通商貿(mào)用語所具有的直接敘述商品質(zhì)量、口味等特點的功能”。

修改后的《商標法》明確規(guī)定了使用取得顯著性制度，即第11條第二款的“前款所列標志經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標注冊”。判斷是否已經(jīng)通過使用取得顯著性需要考慮兩點：第一，申請人對“標志”的使用構(gòu)成商標意義上的使用。第二，該“標志”通過使用已經(jīng)起到區(qū)分商品或者服務(wù)來源的作用。需要說明的是，此類商標權(quán)的保護范圍受到正當使用制度的限制，如《商標法實施條例》第49條規(guī)定“注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點，或者含有地名，注冊商標專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當使用”。

商標顯著性的強弱是判斷商標區(qū)別力需要考慮的重要因素之一。

以文字商標為例，判斷一商標是否具有區(qū)別于他商標的區(qū)別力，主要比較兩商標的發(fā)音、含義、字形和整體外觀。如果在先注冊的商標屬于弱商標，則他人通過添加其他構(gòu)成要素組成新商標，并使其在發(fā)音、含義和外觀上明顯區(qū)別于在先注冊的商標。以“草原之花”商標異議案為例[詳見國家工商行政管理總局商標局商標異字第00