“涉外定牌加工”的侵權(quán)風(fēng)險和應(yīng)對方法

“涉外定牌加工”的侵權(quán)風(fēng)險和應(yīng)對方法作者：張?zhí)镆俺銎罚焊咴坪贤覀兂Ｕf的“貼牌”，其實就是涉外定牌加工（OEM）。涉外定牌加工（OEM），指境外委托方委托我國加工企業(yè)按其指定的商標(biāo)生產(chǎn)商品，然后由我國加工企業(yè)將生產(chǎn)后的商品交付給境外委托方，我國加工企業(yè)不負(fù)責(zé)商品銷售而由境外委托方在境外銷售該批商品，并由境外委托方向我國加工企業(yè)支付加工報酬的一種貿(mào)易方式。在此背景下，我國出現(xiàn)一大批涉外定牌加工企業(yè)。但隨著國家知識產(chǎn)權(quán)保護的增強、人們知識產(chǎn)權(quán)意識的提高以及企業(yè)對利益的追逐，近年來的OEM侵權(quán)糾紛案件多有發(fā)生。但對于‘貼牌’是否侵犯商標(biāo)權(quán)”這個問題，無論在學(xué)理層面還是司法實踐中，都依然存在較多的爭論。一、從學(xué)理上看耳三注在我國加工企業(yè)按照境外委托方提供商標(biāo)進行產(chǎn)品生產(chǎn)時，很可能該商標(biāo)在中國已被他人注冊，從而該批產(chǎn)品在生產(chǎn)、投入市場的過程中，很可能侵犯我國商標(biāo)權(quán)利人的商標(biāo)權(quán)。這種沖突的產(chǎn)生，根植于商標(biāo)權(quán)具有地域性?！侗Ｗo工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》第六條規(guī)定，表達了同一商標(biāo)在不同國家所受保護的獨立性，也證明了商標(biāo)權(quán)具有地域性。商標(biāo)權(quán)之所以具有地域性，是因為資源的有限性。因為資源有限，因此對現(xiàn)有資源應(yīng)當(dāng)充分利用，而不能將資源予以虛置。商標(biāo)的意義在于使用，如果商標(biāo)不具有地域性，那么人們在使用商標(biāo)的時候就不能具有安全感。比如，一個美國人在美國申請注冊了一個商標(biāo)，此時一個中國人恰巧在中國使用了那個美國人所享有商標(biāo)權(quán)的商標(biāo)，在不承認(rèn)商標(biāo)權(quán)具有地域性的條件下，這個中國人就非常冤枉得侵犯了那個素不相識的美國人的商標(biāo)權(quán)。而那個美國人沒有在中國注冊使用其商標(biāo)，這個中國人又不能侵犯那個美國人所享有的商標(biāo)權(quán)，如此就造成了資源的浪費和虛置?；诖?，《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》規(guī)定：“商標(biāo)的申請和注冊條件，在本聯(lián)盟各國由其該國法律決定?！币驗樯虡?biāo)權(quán)具有地域性，引發(fā)了涉外定牌加工是否侵犯商標(biāo)權(quán)的問題。認(rèn)定應(yīng)當(dāng)將涉外定牌加工作為侵權(quán)行為處理的依據(jù)，是在承認(rèn)商標(biāo)權(quán)具有地域性的基礎(chǔ)上。根據(jù)我國《商標(biāo)法》第五十七條第一項與第二項規(guī)定：“未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)的；未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)近似的商標(biāo)，或者在類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的，屬侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)?！鄙嫱舛ㄅ萍庸さ奈蟹胶图庸し阶匀粵]有經(jīng)過國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人的許可，也的確是在相同或近似商品上使用了相同或近似商標(biāo)。按法條字面含義表述，得出涉外定牌加工侵權(quán)的結(jié)論是正當(dāng)?shù)?。認(rèn)定涉外定牌加工不是侵權(quán)的依據(jù)，主要是根據(jù)商標(biāo)的使用理論和混淆理論。我國《商標(biāo)法》第四十八條規(guī)定了商標(biāo)的使用指“將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為?！睆谋砻嫔峡矗谏嫱舛ㄅ萍庸ぶ?，加工方的確是將商標(biāo)作用于其所生產(chǎn)制作的產(chǎn)品上，那么就構(gòu)成了商標(biāo)的使用。持不同觀點的人，主要從以下角度進行反駁：有人認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)對商品與產(chǎn)品進行嚴(yán)格意義的區(qū)分。商品是指用于交換的產(chǎn)品，而涉外定牌加工這一行為，委托方與加工方的關(guān)系為加工承攬關(guān)系，而非買賣關(guān)系，所以加工方在將貨物交付給委托方時，并不是買賣關(guān)系的終結(jié)，因此亦不是經(jīng)濟學(xué)意義上的交換，進而否認(rèn)商標(biāo)指向的對象是商品，從而便不存在在商品上使用商標(biāo)的行為，因為這里商標(biāo)指向的對象是產(chǎn)品。這種解釋很容易被推翻，即使承認(rèn)在涉外定牌加工中，委托人與加工人之間是一種加工承攬關(guān)系，但委托人一定會將該批產(chǎn)品投入市場，該批產(chǎn)品終將成為商品。通過論證產(chǎn)品非商品，進而論證涉外定牌加工不構(gòu)成商標(biāo)的使用，略顯牽強。有人通過否認(rèn)涉外定牌加工構(gòu)成商標(biāo)的使用，加以證明涉外定牌加工不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。該理論認(rèn)為在涉外定牌加工這個過程中，產(chǎn)品尚未進入流通領(lǐng)域，定牌加工行為并不起到識別商品來源的作用。張玉敏教授認(rèn)為：“商標(biāo)法上的商標(biāo)使用應(yīng)當(dāng)是為了實現(xiàn)商標(biāo)功能的使用。商標(biāo)最主要的功能是識別，而只有在商品進入流通領(lǐng)域時，才需要通過商標(biāo)表彰自己的商品，商標(biāo)的識別功能才得以發(fā)揮?！边@種說法認(rèn)為涉外定牌加工只是加工方將加工完成的產(chǎn)品交付委托方，此時的產(chǎn)品還沒有進入流通領(lǐng)域，那么商標(biāo)的標(biāo)識功能無法發(fā)揮，而商標(biāo)的使用恰是起標(biāo)識產(chǎn)品來源作用的。這種觀點是通過否認(rèn)涉外定牌加工無法發(fā)揮商標(biāo)的標(biāo)識功能，進而否認(rèn)涉外定牌加工構(gòu)成商標(biāo)的使用，從而得出涉外定牌加工不侵權(quán)的結(jié)論。針對否認(rèn)涉外定牌加工不構(gòu)成商標(biāo)的使用這一觀點，有學(xué)者指出：“我國《商標(biāo)法》第48條雖沒有明確規(guī)定進出口是一種商標(biāo)使用行為，但其作了‘將商標(biāo)用

于其他商業(yè)活動中’的兜底表達方式。進出口行為作為一種商業(yè)活動，顯然是商標(biāo)法范疇內(nèi)的商標(biāo)使用?！边@種觀點認(rèn)為不管委托方與加工方之間構(gòu)成買賣關(guān)系還是承攬關(guān)系，不管涉外定牌加工的是產(chǎn)品還是商品，亦不管該批產(chǎn)品是否進入了流通領(lǐng)域，是否起到商標(biāo)的標(biāo)識功能，涉外定牌加工總是一種商業(yè)活動。而未經(jīng)本國商標(biāo)權(quán)利人許可，在商業(yè)活動中使用與本國商標(biāo)權(quán)利人注冊的商標(biāo)相同或近似且標(biāo)注于與本國商標(biāo)權(quán)人核準(zhǔn)注冊相同或近似的產(chǎn)品之上，則構(gòu)成商標(biāo)的使用，亦構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。高云合同除了以涉外定牌加工不構(gòu)成商標(biāo)的使用為由，否定涉外定牌加工構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)以外，有學(xué)者根據(jù)混淆理論對涉外定牌加工侵犯商標(biāo)權(quán)進行否認(rèn)?！杜c貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議》第十六條將“可能產(chǎn)生混淆”作為了商標(biāo)侵權(quán)的條件。我國《商標(biāo)法》第五十七條第二項也將“容易導(dǎo)致混淆”作為了商標(biāo)侵權(quán)的條件。之所以認(rèn)定涉外定牌加工不是商標(biāo)侵權(quán)的原因在于涉外定牌加工是加工方將產(chǎn)品交付給境外委托方并由境外委托方在境外銷售該批商品，在這種情況下，該批產(chǎn)品不會造成境內(nèi)消費者的混淆，也不會給境內(nèi)的商標(biāo)權(quán)人造成損害，基于此認(rèn)定涉外定牌加工行為不是商標(biāo)侵權(quán)。高云合同二、從司法上看2002年12月10日，廣東省深圳市中級人民法院就美國耐克國際有限公司與浙江省畜產(chǎn)進出口公司、嘉興市銀興制衣廠、西班牙cidesport公司商標(biāo)權(quán)侵權(quán)糾紛案，作出判決。判決指出：“nike商標(biāo)在中國一經(jīng)被核準(zhǔn)注冊，就在國家商標(biāo)局核定使用的商品范圍內(nèi)受到保護。無論是中國的當(dāng)事人，或者外國的當(dāng)事人，都不得侵害原告的nike注冊商標(biāo)專用權(quán)。西班牙cidesport公司在西班牙對nike商標(biāo)擁有合法的專有使用權(quán)，但是商標(biāo)權(quán)作為知識產(chǎn)權(quán)，具有地域的特性，在中國法院擁有司法權(quán)的范圍內(nèi)，原告取得nike商標(biāo)的專有使用權(quán)，被告在未經(jīng)原告許可的情況下，就不得以任何方式侵害原告的注冊商標(biāo)專用權(quán)浙江省畜產(chǎn)進出口公司未經(jīng)原告許可接受西班牙cidesport公司的委托進口用于加工nike商標(biāo)的滑雪夾克材料和商標(biāo)標(biāo)識，服裝制作完成后，又負(fù)責(zé)報關(guān)出口；浙江省嘉興市銀興制衣廠接受西班牙cidesport公司的委托，并與浙江省畜產(chǎn)進出口公司相配合加工制作nike商標(biāo)的滑雪夾克……應(yīng)當(dāng)認(rèn)定他們的行為侵害了原告的nike注冊商標(biāo)專用權(quán)?！鄙钲谥性赫J(rèn)定涉外定牌加工侵害商標(biāo)權(quán)的依據(jù)，是基于商標(biāo)權(quán)具有地域性的理論。境外委托方在其所在國享有商標(biāo)權(quán)，但其在我國并不享有商標(biāo)權(quán)，而恰巧我國有由本國人或是境外人在我國申請注冊的與境外委托方相同或近似的商標(biāo)。這種情況下，境外委托方委托境內(nèi)加工方定牌加工，在沒有征得境內(nèi)商標(biāo)權(quán)人的同意時，定牌加工行為就屬于商標(biāo)權(quán)侵權(quán)行為。至于這種行為是否足以引起混淆，應(yīng)當(dāng)依據(jù)國內(nèi)法來判斷。如果站在海關(guān)保護知識產(chǎn)權(quán)執(zhí)法角度看，執(zhí)法人員所目睹的，就是一批未經(jīng)境內(nèi)商標(biāo)權(quán)人許可，在與商標(biāo)權(quán)人核準(zhǔn)注冊的相同或近似產(chǎn)品上，使用與商標(biāo)權(quán)人核準(zhǔn)注冊的相同或近似商標(biāo)的產(chǎn)品。境內(nèi)執(zhí)法人員沒有義務(wù)去審查這批產(chǎn)品是否會在國外引起混淆，也不用考慮這批產(chǎn)品是否會使得境內(nèi)消費者混淆，因此認(rèn)定該批產(chǎn)品侵權(quán)并予以處罰依據(jù)了商標(biāo)具有地域性理論以及嚴(yán)格遵循了我國《商標(biāo)法》的字面涵義。在定牌加工案件的早期處理上，法院多判決認(rèn)定侵權(quán)。專廠三巨2015年11月26日，最高法就浦江亞環(huán)鎖業(yè)公司與萊斯防盜產(chǎn)品國際有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛一案，作出再審民事判決書。在判決中指出：“儲伯公司系墨西哥‘PRETUL’或‘PRETUL及橢圓圖形’注冊商標(biāo)權(quán)利人（第6類、第8類）。亞環(huán)公司受儲伯公司委托，按照其要求生產(chǎn)掛鎖，在掛鎖上使用‘PRETUL’相關(guān)標(biāo)識并全部出口至墨西哥。該批掛鎖并不在中國市場上銷售，也就是該標(biāo)識不會在我國領(lǐng)域內(nèi)發(fā)揮商標(biāo)的識別功能，不具有使我國的相關(guān)公眾將貼附該標(biāo)志的商品，與萊斯公司生產(chǎn)的商品的來源產(chǎn)生混淆和誤認(rèn)的可性能。商標(biāo)作為區(qū)分商品或者服務(wù)來源的標(biāo)識，其基本功能在于商標(biāo)的識別性。亞環(huán)公司依據(jù)儲伯公司的授權(quán)，上述使用相關(guān)‘PRETUL’標(biāo)志的行為，在中國境內(nèi)僅屬物理貼附行為，為儲伯公司在其享有商標(biāo)專用權(quán)的墨西哥國使用其商標(biāo)提供了必要的技術(shù)性條件，在中國境內(nèi)并不具有識別商品來源的功能。因此，亞環(huán)公司在委托加工產(chǎn)品上貼附的標(biāo)志，既不具有區(qū)分所加工商品來源的意義，也不能實現(xiàn)識別該商品來源的功能，故其所貼附的標(biāo)志不具有商標(biāo)的屬性，在產(chǎn)品上貼附標(biāo)志的行為亦不能被認(rèn)定為商標(biāo)意義上的使用行為……商標(biāo)法保護商標(biāo)的基本功能，是保護其識別性。判斷在相同商品上使用相同的商標(biāo)，或者判斷在相同商品上使用近似的商標(biāo)，或者判斷在類似商品上使用相同或者近似的商標(biāo)是否容易導(dǎo)致混淆，要以商標(biāo)發(fā)揮或者可能發(fā)揮識別功能為前提一一也就是說是否破壞商標(biāo)的識別功能，是判斷是否構(gòu)成侵害商標(biāo)權(quán)的基礎(chǔ)。在商標(biāo)并不能發(fā)揮識別作用，并非商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用的情況下，判斷是否在相同商品上使用相同的商標(biāo)，或者判斷在相同商品上使用近似的商標(biāo)，或者判斷在類似商品上使用相同或者近似的商標(biāo)是否容易導(dǎo)致混淆，都不具實際意義?！北景钢校罡叻▽ι嫱舛ㄅ萍庸]有侵害商標(biāo)權(quán)的論證思路：首先判斷涉外定牌加工是否構(gòu)成商標(biāo)法意義上的商標(biāo)的使用，之后才能判斷是不是以相同或近似商標(biāo)在相同或近似商品上使用、是不是構(gòu)成侵權(quán)一一也就是說如果不構(gòu)成商標(biāo)的使用就不會產(chǎn)生商標(biāo)的侵權(quán)。而是否是商標(biāo)的使用，實質(zhì)在于判斷這種行為是否發(fā)揮了商標(biāo)的識別功能，以及這種行為是否足以引起消費者通過該商標(biāo)造成對商標(biāo)所作用于商品的混淆。本案中，最高法認(rèn)為涉外定牌加工行為是一種物理貼附行為，不構(gòu)成識別商品來源的功能。再加上在涉外定牌加工中，加工方將產(chǎn)品交付境外委托方并由境外委托方在境外銷售該批產(chǎn)品，此批產(chǎn)品并沒有投放到境內(nèi)市場，自然不會引起境內(nèi)消費者對該批商品與境內(nèi)商標(biāo)權(quán)利人的商品發(fā)生混淆。基于此案，在以后的涉外定牌加工案件中，法院往往以前述論證思路得出涉外定牌加工不侵犯商標(biāo)權(quán)的判決結(jié)果。江蘇常佳金峰動力機械有限公司與上海柴油機股份有限公司的侵害商標(biāo)權(quán)糾紛，經(jīng)歷了一審、二審和再審。江蘇省常州市中級人民法院一審判決指出：“上柴公司系我國柴油機商品上“東風(fēng)”注冊商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)人，基于商標(biāo)權(quán)的地域性，上柴公司在我國對涉案商標(biāo)享有商標(biāo)專用權(quán)。常佳公司主張其根據(jù)印度尼西亞商標(biāo)權(quán)人的委托，依照委托人提供的印度尼西亞商標(biāo)證書生產(chǎn)制造涉案柴油機配件且全部出口印度尼西亞，構(gòu)成定牌加工。在定牌加工過程中，全部用于境外銷售、在我國境內(nèi)不進入市場流通領(lǐng)域的附加商標(biāo)行為，在我國境內(nèi)不具有識別商品來源的功能，因而不構(gòu)成商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用行為，故常佳公司的行為未落入上柴公司涉案商標(biāo)權(quán)的保護范圍，不構(gòu)成侵權(quán)?！苯K省高級人民法院在就本案二審時，提出了新的論證思路：“國內(nèi)加工企業(yè)對境外委托人在境外是否享有注冊商標(biāo)專用權(quán)或者取得合法授權(quán)許可應(yīng)當(dāng)進行必要的審查……對于境外委托人委托貼牌的商標(biāo)本身不具有正當(dāng)性的，應(yīng)當(dāng)對國內(nèi)加工企業(yè)施加更高的注意義務(wù)……涉嫌在境外惡意搶注在我國具有一定影響的商標(biāo)特別是馳名商標(biāo)，并委托國內(nèi)加工企業(yè)貼牌加工生產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定境外委托人的行為不具有正當(dāng)性，實質(zhì)性損害了我國商標(biāo)權(quán)人的合法利益。對此，國內(nèi)加工企業(yè)作為同業(yè)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)盡到更高的注意義務(wù)和合理的避讓義務(wù)……根據(jù)不同情形認(rèn)定涉外定牌加工行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，更加符合我國經(jīng)濟社會發(fā)展的實際，這既可以保護正當(dāng)?shù)纳嫱舛ㄅ萍庸H貿(mào)易行為，又能夠有效防止境內(nèi)外惡意搶注他人具有一定影響商標(biāo)特別是馳名商標(biāo)的不誠信行為的發(fā)生?！彼谓》ü籴槍K省高院提出的“合理注意義務(wù)”和“實質(zhì)性損害”作出說明。他認(rèn)為：“隨著我國經(jīng)濟科技實力的提升，對外加工貿(mào)易中涉嫌侵犯我國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的案例將會逐漸增加……高超的司法保護政策選擇，最終必然體現(xiàn)為國家利益至上，這似乎是知識產(chǎn)權(quán)制度與生俱來的屬性?！蔽覈渡虡?biāo)法》規(guī)定了誠實信用原則和對馳名商標(biāo)的保護，這與《巴黎公約》和TRIPS協(xié)議精神一致，賦予境內(nèi)加工企業(yè)對境外委托方是否享有境外商標(biāo)權(quán)，以及加工所使用的商標(biāo)是否為境內(nèi)馳名商標(biāo)進行審查的義務(wù)是合理的。如果境外委托方惡意搶注我國馳名商標(biāo)，再委托我國境內(nèi)加工企業(yè)進行定牌加工，自然侵犯我國商標(biāo)權(quán)人權(quán)利，并且不利于我國企業(yè)開展自主創(chuàng)新，提升品牌競爭力。并且如果要求我國的商標(biāo)權(quán)利人到世界每個國家都去注冊其商標(biāo)以防止權(quán)利被侵犯是極不現(xiàn)實的。江蘇省高院的論證理由，符合國家利益以及國際條約和我國法律法規(guī)的規(guī)定。2017年12月28日，最高法對此案再審，再審支持了一審法院的主張，但對于江蘇省高院提出的“合理注意義務(wù)”和“實質(zhì)性損害”的論證角度并未予以否認(rèn)，只是在肯定一審法院論證的基礎(chǔ)上，認(rèn)為本案境內(nèi)加工