商標講座講義

商標訴訟業(yè)務(wù)一、商標的基本知識和法律制度商標是一種標記，用來表明在公眾面前的商品是有誰所有。公眾利用這些商標以便選擇他要購買的商品而不必知道那個商標實際上歸誰所有。二、商標的業(yè)務(wù)范圍和類型（一）商標業(yè)務(wù)的基本范圍（二）商標代理業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀（三）商標業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢商標許可；企業(yè)商標顧問；域名爭議案件；外觀設(shè)計案件二、商標的行政訴訟案件三、商標的民事訴訟糾紛案件A、商標侵權(quán)糾紛案件一、判斷商標侵權(quán)（一）界定商標使用權(quán)的范圍商標法52條“有下列行為之一的，均屬侵犯注冊商標專用權(quán)：（一）未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的；（二）銷售侵犯注冊商標專用權(quán)的商品的；（三）偽造、擅自制造他人注冊商標標識或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標標識的；（四）未經(jīng)商標注冊人同意，更換其注冊商標并將該更換商標的商品又投入市場的；（五）給他人的注冊商標專用權(quán)造成其他損害的。”（二）商標侵權(quán)的侵權(quán)行為類型（一）商標法規(guī)定的4類侵權(quán)行為1.未經(jīng)商標許可人的許可，在同一種或者類似商品或服務(wù)項目上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的；對于在同一種商品或服務(wù)項目上使用與其注冊商標相同商標的我們都好判斷，下面我們講講怎么區(qū)分近似的問題：（1）類似商品或服務(wù)項目：實踐當中，法院一般參考國家工商總局的《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》和《商標注冊用商品和服務(wù)國際分類表》（尼斯分類），以相關(guān)公眾對商品或者服務(wù)的一般認識綜合判斷。根據(jù)司法解釋規(guī)定：類似商品，是指在功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、消費對象等方面相同，或者相關(guān)公眾一般認為其存在特定聯(lián)系、容易造成混淆的商品。類似服務(wù)，是指在服務(wù)的目的、內(nèi)容、方式、對象等方面相同，或者相關(guān)公眾一般認為存在特定聯(lián)系、容易造成混淆的服務(wù)。商品與服務(wù)類似，是指商品和服務(wù)之間存在特定聯(lián)系，容易使相關(guān)公眾混淆。例如汽車與汽車修理，食品與餐飲服務(wù)，衡量的標準仍然是普通消費者是否可能認為生產(chǎn)商品的廠商同時也提供相應(yīng)的服務(wù)。（2）類似商標根據(jù)我國司法解釋規(guī)定：認定商標相同或者近似按照以下原則進行：①以相關(guān)公眾的一般注意力為標準（如，食品調(diào)料“王守義十三香”商標）；②既要進行對商標的整體對比，又要進行對商標主要部分的對比，對比應(yīng)當在對比對象隔離的狀態(tài)下分另U進行；③判斷商標是否近似，應(yīng)當考慮請求保護注冊商的顯著性和知名度。具體

的說文字商標、圖形商標、顏色商標近似的判斷應(yīng)以其文字的字形、讀音（如發(fā)生過的案例：鴕鳥、蛇島）、含義或者圖形的構(gòu)圖及顏色，或者其各要素組合后的整體結(jié)構(gòu)相似為判斷標準。卜面我們來看幾個案例:圖3注冊商標實際使用標詛圖4侵權(quán)商標標識德聚會穗柔會爵6.6原甘角■標《左）.波備甫峰《右）王朝?a圖R2被告注珊、使用的王宮、朝臣商標銷售侵犯注冊商標專用權(quán)的商品的；免除賠償責任的例外：銷售不知道是侵犯注冊商標專用權(quán)的商品，能證明該商品是白己合法取得的并說明提供者的，不承擔賠償責任。圖3注冊商標實際使用標詛圖4侵權(quán)商標標識搭售商品也算銷售③偽造、擅白制造他人注冊標識或者銷售偽造、擅白制造的注冊冏標標識的；4.未經(jīng)商標注冊人同意更換其注冊商標并將更換商標的商品又投入市場的；此類侵權(quán)行為在學(xué)理上稱為“反向假冒”（二）商標法實施條例規(guī)定的2類侵權(quán)行為：在同一種或者類似商品或服務(wù)項目上，將與他人注冊商標相同或近似的標志作為商品或服務(wù)項目名稱或者作為商品或服務(wù)項目裝潢使用，誤導(dǎo)公眾的；故意為侵犯他人注冊商標專用權(quán)行為提供倉儲、運輸、郵寄、隱匿等便利條件的；（三）司法解釋規(guī)定的3類侵權(quán)行為：復(fù)制、模仿、翻譯他人注冊的馳名商標或其主要部分在不同或不相類似商品或服務(wù)項目上作為商標使用，誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的；將與他人注冊商標相同或近似的文字作為企業(yè)的字號在相同或類似商品或服務(wù)項目上突出使用，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認的；將與他人注冊商標相同或近似的文字注冊為域名，并且通過該域名進行相關(guān)商品或服務(wù)交易的電子商務(wù)，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認的。二、訴前交涉（一）發(fā)律師函，發(fā)律師聲明，發(fā)警告函等應(yīng)確保送達必要時候公證送達。（二）訴前和解訴前交涉的意義，盡快制止侵權(quán)，避免損失擴大等等三、代理原告進行訴訟（一）明確原告（1）商標注冊人：《商標注冊證》上的注冊人或者《商標轉(zhuǎn)讓證明》上的受讓人，商標財產(chǎn)性權(quán)利上的合法繼承人（2）獨占使用許可人：（3）排他使用許可人（4）普通使用許可人（二）明確被告生產(chǎn)商；銷售商；委托加工方；聯(lián)合出品方等等；怎么告具體問題具體分析（三）調(diào)查取證A證據(jù)的范圍（1）權(quán)屬類證據(jù)證明是商標權(quán)人的證據(jù)：《商標注冊證》、《商標權(quán)利證明》（商標注冊人為外國公司），所有《注冊商標轉(zhuǎn)讓證明》證明是注冊人厲害關(guān)系人的證據(jù)：商標許可使用協(xié)議及備案證明(2)侵權(quán)證據(jù)：侵權(quán)商品；侵權(quán)商品外包裝；產(chǎn)品說明書；商品展覽、展銷廣告宣傳物品；侵權(quán)產(chǎn)品發(fā)票；廣告宣傳網(wǎng)頁侵權(quán)開始終止的時間證據(jù)；銷售發(fā)票，發(fā)貨單；服務(wù)人員名片打折卡等(3)賠償?shù)淖C據(jù)B、取得證據(jù)的方法自行收集的證據(jù)公證機關(guān)報全的證據(jù)公證取證的方式；網(wǎng)頁公證證據(jù)保全；侵犯商標權(quán)公證保全；注意：應(yīng)將發(fā)票上的商品名稱、型號等欄目盡可能填全，保全時應(yīng)盡可能的去最大規(guī)模的銷售商處購買侵權(quán)產(chǎn)品；為保全證據(jù)應(yīng)在發(fā)現(xiàn)侵權(quán)時和起訴前各做一次證據(jù)保全申請法院保全的證據(jù)可能要求提供擔保選擇管轄法院(1)侵權(quán)行為地的有管轄權(quán)的法院侵權(quán)商品生產(chǎn)地；侵權(quán)商品銷售地；侵權(quán)商品展覽、銷售地；侵權(quán)商品廣告發(fā)布地；侵權(quán)商品查封扣押地；其他侵權(quán)行為地(2)侵權(quán)商品的儲藏地有管轄權(quán)的法院侵權(quán)商品儲藏地：侵權(quán)商品大量儲藏地；侵權(quán)商品經(jīng)常儲藏地；侵權(quán)商品隱匿地。（3）被告住所地有管轄權(quán)的法院被告住所地；被告的固定分支機構(gòu)所在地（4）選擇管轄法院的技巧如該商品全國銷售的，可以通過郵寄到達地立案（五）申請訴前禁令訴前禁令是知識產(chǎn)權(quán)訴訟特有制度，能夠在緊急的情況下有效制止商標侵權(quán)。申請人：應(yīng)與商標侵權(quán)案件訴訟的原告相同管轄：侵權(quán)行為地被申請人住所地有管轄權(quán)的法院申請條件：申請材料：（1）申請書（2）證據(jù)（3）必須提供擔保申請人應(yīng)在禁令作出后的15日之內(nèi)向人民法院提出商標侵權(quán)民事訴訟，申請人不起訴或者申請錯誤造成申請人損失的，被申請人可提出損害賠償請求。訴前禁令的效力一般到商標侵權(quán)案件判決生效日止。（六）計算賠償數(shù)額如何計算賠償損失是商標侵權(quán)案件的核心問題1、根據(jù)原告商品的銷售減少量與該注冊商品單位利潤的乘積計算賠償額，該方法實踐中不確定因素過多，不易得到法院支持，優(yōu)點是不用掌握被告的任何銷售證據(jù)2、根據(jù)被告獲利計算賠償額被告獲利的賠償額計算有兩種方式：一是根據(jù)被告侵權(quán)銷售商品與該商品單位利潤的乘積計算賠償額；二是根據(jù)被告侵權(quán)商品銷售量與該商標商品單位利潤乘積計算賠償額（常用方式）3、法定賠償法定賠償?shù)倪m用條件（1）銷量減少量無法查明（2）被告侵權(quán)商品銷售量無法查明（3）被告侵權(quán)獲利可能做五十萬以下（4）為了盡快結(jié)案確定法定賠償?shù)囊罁?jù)包括：高價受讓注冊商標；許可使用費較高；該商標知名度價高為馳名商標著名商標等；商標商品單位利潤較高；使用商標的商品市場利潤率較好；被告主觀處于故意，侵權(quán)時間長，對原告造成負面影響大等。4、確定制止侵權(quán)的合理費用如合理的律師費，公證費，調(diào)查費，差旅費等合理費用等。（七）撰寫起訴書起訴書力求簡潔明了，應(yīng)明確訴求，事實部分應(yīng)明確原告主張的依據(jù)的商標權(quán)以及權(quán)利狀況；然后敘述被告的侵權(quán)行為。里有部分應(yīng)該論證被告是用的商標與原告使用的商標相同或相似，這種行為使消費者混淆誤認，違反了《商標法》52條的規(guī)o（八）發(fā)表代理意見口頭代理意見；書面代理意見四、代理被告應(yīng)訴（一）提出管轄權(quán)異議選擇對自己有利的法院；拖延時間（二）審查原告商標是否具有瑕疵1、查看原告商標是否違反了我國法律絕對和禁止性條款2、該商標是否成為通用名稱3、是否為不當注冊、4、是否惡意搶注被告的商標5、被告是否在先使用該商標并且具有一定影響6、是否侵犯被告外觀設(shè)計，企業(yè)名稱等在先權(quán)利7、是否構(gòu)成在類似商品上的近似商標8、是否連續(xù)三年未使用9、是否侵犯了馳名商標人的權(quán)益（三）提出中止申請（四）代理被告組織不侵權(quán)的理由和證據(jù)五、代理被告組織不侵權(quán)的理由和證據(jù)主要的抗辯理由：1、原告商標權(quán)本身有瑕疵2、被告已對原告注冊商標提出連續(xù)三年未使用的撤訴申請3、被控侵權(quán)商品非被告所生產(chǎn)4、侵權(quán)商品和注冊商標核準的商品不相似5、被搞得行為屬于正當使用6、侵權(quán)時間短，未獲利B、商標合同糾紛案件具體類型有：商標權(quán)屬糾紛案件；商標轉(zhuǎn)讓糾紛案件；商標許可糾紛案件；商標質(zhì)押合同案件C、馳名商標的認定與保護D、商標權(quán)與企業(yè)名稱權(quán)的沖突和解決搭便車之利益沖突的根本原因（一）經(jīng)營者搭便車利益的驅(qū)使，具有知名度的商標和字號都經(jīng)歷多年的苦心經(jīng)營，具有巨大的商譽許多人惡意注冊，試圖不花費太大代價就能夠享受他人的品牌帶來的經(jīng)濟效益（二）我國相關(guān)法律制度并不成熟（三）行政機關(guān)相關(guān)制度、管理的缺失（四）歷史原因或者企業(yè)品牌保護不利。沖突的表現(xiàn)形式：（一）企業(yè)的名稱中的字號與注冊商標的文字偶然的相同或者相似。（二）將與他人知名企業(yè)名稱中的字號相同和相似文字注冊為商標，引起相關(guān)公眾誤認或誤解的（三）將與他人馳名或者著名商標相同或者相似的文字作為企業(yè)名稱中的字號注冊使用，引起公眾誤認和誤解的。（四）在我國香港、澳門、臺灣地區(qū)將他人馳名或者注明商標文字登記為企業(yè)名稱中字號。沖突的解決方式（一）行政解決程序1、對于將與他人知名企業(yè)名稱中的字號相同或相似文字注冊為商標，引起相關(guān)公眾對企業(yè)名稱與注冊商標所有人的誤認或者誤解的企業(yè)名稱所有人可以以在先權(quán)利請求商標局或商標評審委員會撤銷注冊商標《商標法〉〉31條：“申請商標注冊不得損害他人在先權(quán)利，也不得以不正當手段搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標。（二）司法程序解決法律依據(jù)：《反不正當競爭法》第二條；“經(jīng)營者在市場交易中，應(yīng)當遵循自愿平等誠實信用的原則，遵守公認的商業(yè)道德”“本法所