正文——說明書支持權(quán)利要求與修改超范圍

1、說明書支持權(quán)利要求與修改超范圍摘要：本文從專利法第二十六條第四款出發(fā)，討論了專利法第二十六條第四款和專利法第三十三條在面對權(quán)利要求修改時的密切關(guān)系，并進(jìn)一步以權(quán)利要求數(shù)值范圍修改為切入點(diǎn)深入分析糾正目前存在的在專利法第二十六條第四款理解上的某些錯誤觀點(diǎn)，并提供了理解、應(yīng)對該兩條法條的具體方法。關(guān)鍵詞：專利法第二十六條第四款；說明書支持權(quán)利要求；專利法第三十三條；修改超范圍；數(shù)值范圍修改由專利法第二十六條第四款可知，權(quán)利要求是由說明書概括而成，同時，專利法第三十三條又規(guī)定：申請人對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，因此，在不少人的概念中，無論怎么修改權(quán)利要求

2、，只要修改后的權(quán)利要求能得到說明書的支持，因此修改也是不超范圍的。更進(jìn)一步地，在對權(quán)利要求數(shù)值范圍的修改（用說明書實施例中特定數(shù)值作為修改后端點(diǎn)值的新數(shù)值范圍）中，經(jīng)常遇到的結(jié)果是，修改超范圍。而從筆者對前一問題的論述中可知，我國在審查實踐中，修改是否超范圍的標(biāo)準(zhǔn)比權(quán)利要求是否得到說明書支持的標(biāo)準(zhǔn)更嚴(yán)格，很多人都以為，這種修改僅僅是違反更嚴(yán)格的修改是否超范圍的標(biāo)準(zhǔn)，事實上應(yīng)當(dāng)還是符合說明書支持權(quán)利要求的規(guī)定的。但筆者通過分析，發(fā)現(xiàn)其實不然。此外，因為兩條法條間，修改時執(zhí)行的是更嚴(yán)格的修改是否超范圍的標(biāo)準(zhǔn)，筆者還進(jìn)一步給出更準(zhǔn)確地判斷修改是否超范圍的方法，以及如何撰寫申請文件才能在數(shù)值范圍修改的

3、問題上既避免支持問題又避免修超問題，更好地維護(hù)申請人自己的利益。一、修改后的權(quán)利要求能得到說明書的支持并不代表該修改不超范圍專利法第二十六條第四款規(guī)定：“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護(hù)的范圍”。在該條中，實際上對權(quán)利要求做了兩方面的實質(zhì)性要求：第一，權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，也就是人們常說的權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)?shù)玫秸f明書的支持。其意義在于：申請人所要求獲得保護(hù)的權(quán)利要求內(nèi)容，必須與他在說明書中所體現(xiàn)的發(fā)明創(chuàng)造對公眾的貢獻(xiàn)程度以及對公眾的公開程度相一致。第二，權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)清楚、簡要。其意義在于：專利法規(guī)定“發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)”。因此，權(quán)利

4、要求能否準(zhǔn)確地界定請求獲得保護(hù)的技術(shù)方案，直接關(guān)系到公眾是否能夠以合理的確定性預(yù)知發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍。公眾只有能夠預(yù)知專利權(quán)的保護(hù)范圍，才能有意識地規(guī)范自己實施有關(guān)技術(shù)的行為，自覺避免侵犯他人的專利權(quán)。這是專利制度正常運(yùn)作的基本保障，因此，申請人必須清楚、簡要地限定要求專利保護(hù)的范圍。不滿足上述專利法規(guī)定兩方面的要求，既是在授予專利權(quán)之前駁回專利申請的理由，也是在授予專利權(quán)之后請求宣告專利權(quán)無效的理由1。而在這兩方面中，難點(diǎn)當(dāng)屬“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)”。所謂“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)”，審查指南規(guī)定，“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，是指權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)?shù)玫秸f明書的支持。權(quán)

5、利要求書中的每一項權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從說明書充分公開的內(nèi)容中得到或者概括得出的技術(shù)方案，并且不得超出說明書公開的范圍”2。上述法條對專利申請做了規(guī)定，專利法第三十三條又對專利申請審查時的修改進(jìn)一步做了規(guī)定：申請人可以對其專利申請文件進(jìn)行修改，但是，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。在專利法第二十六條第四款和第三十三條這兩條中，出現(xiàn)了兩個很相似的概念：“記載的范圍”和“公開的范圍”。關(guān)于“公開的范圍”，我們從上面提到的審查指南的論述中可以知道，“公開的范圍”等于“得到的技術(shù)方案”加上“概括得出的技術(shù)方案”。通過對上

6、述兩種“范圍”的比較，我們可以總結(jié)出，“文字記載的內(nèi)容”和“直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容”大致可以對應(yīng)于“得到的技術(shù)方案”，即“記載的范圍”基本對應(yīng)于“得到的技術(shù)方案”。于是我們可以初步得出結(jié)論：“公開的范圍”是大于“記載的范圍”的。而其中的一個關(guān)鍵區(qū)別在于“公開的范圍”允許“概括”，而“記載的范圍”則并不包括“概括”。由以上判斷原則的比較可以看出，修改超范圍的判斷基準(zhǔn)明顯較支持的判斷基準(zhǔn)更嚴(yán)格，前者不允許在原說明書的基礎(chǔ)上重新概括一個涵蓋范圍更寬的方案，而后者則允許在不超出說明書公開范圍的情況下在權(quán)利要求書中進(jìn)行概括。因此，僅基于修改后的權(quán)利要求能夠得到原說明書的支持而得出這種對權(quán)利要求所作

7、的修改必然未超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍的結(jié)論是不恰當(dāng)?shù)?。二、看似得到說明書支持僅僅修改超范圍的權(quán)利要求，實際也得不到說明書的支持審查指南還進(jìn)一步指出，權(quán)利要求通常由說明書記載的一個或者多個實施方式或?qū)嵤├爬ǘ?。?quán)利要求的概括應(yīng)當(dāng)不超出說明書公開的范圍。如果所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員可以合理預(yù)測說明書給出的實施方式的所有等同替代方式或明顯變型方式都具備相同的性能或用途，則應(yīng)當(dāng)允許申請人將權(quán)利要求的保護(hù)范圍概括至覆蓋其所有的等同替代或明顯變型的方式”3。由此可知，權(quán)利要求通常由說明書記載的一個或者多個實施方式或?qū)嵤├爬ǘ?，而且通常?quán)利要求所概括的范圍比各個實施例個案的具體示例的總和更大

8、。由此，很多人便會得出結(jié)論：既然申請時所要求保護(hù)的權(quán)利要求的范圍即是在說明書實施例的基礎(chǔ)上概括得出的，那么，申請人在審查過程中因為某些原因主動修改或答復(fù)審查意見被動修改時應(yīng)當(dāng)也可以根據(jù)實施例而重新概括，這樣的修改僅僅是根據(jù)說明書重新概括權(quán)利要求，且新的權(quán)利要求只是縮小了保護(hù)范圍，因此依然能得到說明書的支持，這個問題在涉及權(quán)利要求數(shù)值范圍修改時尤其突出。而關(guān)于權(quán)利要求數(shù)值范圍的修改，審查指南第二部分第八章5.2.2.1節(jié)規(guī)定：對于含有數(shù)值范圍技術(shù)特征的權(quán)利要求中數(shù)值范圍的修改，只有在修改后數(shù)值范圍的兩個端值在原說明書和或權(quán)利要求書中已確實記載且修改后的數(shù)值范圍在原數(shù)值范圍之內(nèi)的前提下，才是允許的

9、。例如，權(quán)利要求的技術(shù)方案中，某溫度為2090，對比文件公開的技術(shù)內(nèi)容與該技術(shù)方案的區(qū)別是其所公開的相應(yīng)的溫度范圍為0100，該文件還公開了該范圍內(nèi)的一個特定值40，因此，審查員在審查意見通知書中指出該權(quán)利要求無新穎性。如果發(fā)明專利申請的說明書或者權(quán)利要求書還記載了2090范圍內(nèi)的特定值40、60和80，則允許申請人將權(quán)利要求中該溫度范圍修改成6080或者60904。上述說明看起來進(jìn)一步證實了上述結(jié)論。但是，事實真的如此嗎？下面我們以一個例子來討論，權(quán)利要求數(shù)值范圍修改后是否仍然能得到說明書的支持，以及是否修改超范圍。假設(shè)某方法權(quán)利要求的步驟中涉及三個工藝參數(shù)，溫度T，取值范圍為（T1-T3）

10、；壓強(qiáng)P，取值范圍為（P1-P3）；時間S，取值范圍為（S1-S3）。按照字面的理解，在技術(shù)方案能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)定的發(fā)明目的前提下，T可以?。═1-T3）中任意值，P可以取（P1-P3）中任意值，S可以?。⊿1-S3）中任意值。但是事實上，如果這三個參數(shù)之間符合通常的情況，即為了實現(xiàn)發(fā)明目的，三個參數(shù)的取值之間事實上是存在特定關(guān)聯(lián)的：在T?。═1-T3）中某值時，P只有?。≒1-P3）中特定的某值或某些值，同時S只有?。⊿1-S3）特定的某值或某些值時，才可以實現(xiàn)發(fā)明目的。而不是T在?。═1-T3）中任意值時，P可以?。≒1-P3）中任意值，S可以取（S1-S3）中任意值。權(quán)利要求所概括的三個范圍僅

11、僅表示，在T?。═1-T3）中任意值時，在能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明目的的前提下，發(fā)明人認(rèn)為可行的或優(yōu)選的所有P的取值所構(gòu)成的取值集合能夠形成（P1-P3）這個區(qū)間，也就是說，在T取（T1-T3）中任意值時，在能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明目的的前提下，發(fā)明人認(rèn)為可行的或優(yōu)選的所有P的取值均落在（P1-P3）這個范圍內(nèi)。S的取值范圍（S1-S3）也是同樣的意義。因此，在這樣的前提下，如果實施例中分別記載了T1、T2、T3；P1、P2、P3；S1、S2、S3三組特征點(diǎn)，而申請人主動修改或因T1-T2、P1-P2、S1-S2中的一組點(diǎn)值被公開而被動修改，將權(quán)利要求重新概括成T（T2-T3）、P（P2-P3）、S（S2-S3）。此

12、時，雖然T可以?。═2-T3）中任意值，但是這并不能肯定地表示在T?。═2-T3）中任意值時，為了實現(xiàn)發(fā)明目的，與T配合的P、S的能實現(xiàn)發(fā)明目的的取值實際上也是（P2-P3）和（S2-S3），而可能是更小的范圍或與其有交集的另一范圍，甚至無關(guān)的范圍這表示，重新概括的（P2-P3）和（S2-S3）可能包含了不能與目前范圍T配合實現(xiàn)發(fā)明目的的點(diǎn)值。從而，重新概括的權(quán)利要求范圍得不到說明書的支持，同時也超出了說明書和權(quán)利要求記載的范圍，該修改屬于修改超范圍。因此，如果申請人能夠證明，本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)原申請文件內(nèi)容和現(xiàn)有技術(shù)能夠肯定，在T取（T2-T3）中任意值時，為了實現(xiàn)發(fā)明目的，與T配合的P、S

13、的能實現(xiàn)發(fā)明目的的取值實際上也是（P2-P3）和（S2-S3），此時，該重新的概括的權(quán)利要求范圍才能得到說明書的支持，同時該修改也未超出說明書和權(quán)利要求記載的范圍。反過來，為什么如果申請人在申請的開始即以T（T2-T3）、P（P2-P3）、S（S2-S3）作為獨(dú)立權(quán)利要求的保護(hù)范圍時，其又是能得到說明書的支持呢？這樣看來，兩個完全相反的結(jié)論豈不是自相矛盾？其實不然，如果申請人在申請的開始即以T（T2-T3）、P（P2-P3）、S（S2-S3）作為獨(dú)立權(quán)利要求的保護(hù)范圍時，其實已經(jīng)暗含了一個明示：即申請人通過在權(quán)利要求里如此概括，肯定地保證了：在T取（T2-T3）中任意值時，在能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明目的的

14、前提下，發(fā)明人認(rèn)為可行的或優(yōu)選的所有P的取值均落在（P2-P3）這個范圍內(nèi)，S的取值也同時均落在（S2-S3）這個范圍內(nèi)，并用實施例的多個點(diǎn)值予以證明。該明示除非審查員審查時找到不同證據(jù)，或以本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度發(fā)現(xiàn)從說明書無法概括出該范圍，或者無效時公眾找到了不同證據(jù)，否則都是默認(rèn)為肯定成立的。但是，為什么申請人中途重新概括成該小范圍又會出現(xiàn)說明書不支持權(quán)利要求呢？因為，申請人只明示了初始的大范圍是肯定成立的，而并未直接地在申請文本中明示修改后的小范圍是肯定成立的，因此，重新概括后的小范圍可能是不成立的，因而超出了說明書公開的范圍。因此，最佳方式是申請人在申請之初即在說明書中列舉獨(dú)立權(quán)利要求

15、大的數(shù)值范圍下的眾多可行的小范圍以作出上述明示的表示。三、如何修改時既得到說明書支持又避免修改超范圍因為修改是否超范圍的尺度更為嚴(yán)格，因此只要把握了修改是否超范圍的原則，自然也就滿足了權(quán)利要求應(yīng)得到說明書支持的規(guī)定。那么，如果申請之初沒有作出明示，那是不是在修改時就必須做出前述證明，修改才是可能能夠被允許的呢？事實上，并非如此，因為，上述情況的前提條件是“如果這三個參數(shù)之間符合通常的情況，即為了實現(xiàn)發(fā)明目的，三個參數(shù)的取值之間事實上是存在特定關(guān)聯(lián)的”。對比，審查操作規(guī)程(實質(zhì)審查分冊)第八章9.3.4節(jié)規(guī)定：對于用實施例中特定數(shù)值作為修改后端點(diǎn)值的新數(shù)值范圍，如果本領(lǐng)域技術(shù)人員從發(fā)明實施方案的

16、整體效果出發(fā)，認(rèn)定具體實施例中的特定數(shù)值與該實施例中其他具體技術(shù)特征(權(quán)利要求中與之對應(yīng)的是該具體特征的上位概念)之間的對應(yīng)關(guān)系并非緊密聯(lián)系、一一對應(yīng)，則該修改是允許的。上述原則適用于修改權(quán)利要求中的單個和多個數(shù)值或數(shù)值范圍的情形。操作規(guī)程中進(jìn)一步給出了示例：案例1：權(quán)利要求1包含特征“無機(jī)細(xì)粉的平均粒徑為1-4m且表觀比重（表觀比重為材料重量與包括材料內(nèi)部孔隙在內(nèi)的體積之比）為0.2-0.5g/cm3。實施例1至3中使用了二氧化硅粉末，其平均粒徑為2.7m，表觀比重為0.33 g/cm3。申請人將權(quán)利要求1 中的無機(jī)粉末的平均粒徑修改成1 -2.7m。案例分析：實施例中“二氧化硅粉末”是一種

17、具體的“無機(jī)細(xì)粉”，并且平均粒徑2.7m的二氧化硅粉末與表觀比重為0.33 g/cm3的關(guān)聯(lián)是固定的。也就是說，這些實施例中公開的平均粒徑2.7m的二氧化硅粉末的表觀比重為0.33 g/cm3，而二氧化硅粉末以外的平均粒徑2.7m的其他無機(jī)細(xì)粉的表觀比重并不是0.33 g/cm3。該修改致使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員看到的信息與原申請記載的不同，而且又不能從原申請記載的信息中直接地、毫無疑義地確定，因此，修改超出了原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。案例2：權(quán)利要求1 請求保護(hù)的是通式化合物的制備方法， 其中使用乙醇作為溶劑，反應(yīng)溫度為50-70， 反應(yīng)壓力為2-4個大氣壓。說明書的實施例中記載了一種

18、具體化合物的制備方法， 其使用了乙醇作為溶劑， 反應(yīng)溫度為60，反應(yīng)壓力為2.5個大氣壓。申請人將權(quán)利要求1的相應(yīng)特征修改為以下幾種方式之一：“其中使用乙醇作為溶劑，反應(yīng)溫度為60-70， 反應(yīng)壓力為2.5-4個大氣壓”；“其中使用乙醇作為溶劑， 反應(yīng)溫度為50-60， 反應(yīng)壓力為2-2.5個大氣壓”；“其中使用乙醇作為溶劑， 反應(yīng)溫度為60-70， 反應(yīng)壓力為2-2.5個大氣壓”；“其中使用乙醇作為溶劑， 反應(yīng)溫度為50-60， 反應(yīng)壓力為2.5-4個大氣壓”。案例分析：通常情況下，對于化合物的制備，乙醇作為常規(guī)溶劑的使用、反應(yīng)溫度的高低和反應(yīng)壓力的大小這三個特征之間，以及它們與所制備的化合

19、物之間的關(guān)系并不是緊密聯(lián)系、一一對應(yīng)的。并且，上述數(shù)值范圍和點(diǎn)值在原說明書和權(quán)利要求書中均有記載，修改后的數(shù)值范圍也在原數(shù)值范圍內(nèi)。因此，該案例中上述四種修改方式均是允許的。但是，如果本領(lǐng)域技術(shù)人員從發(fā)明技術(shù)方案整體判斷，溶劑、溫度與壓力彼此之間和/或它們與所制得的化合物之間關(guān)系密切，則不允許這樣的修改5。因此，是否能夠重新概括的關(guān)鍵在于所要概括的各個技術(shù)特征之間是否是緊密相關(guān)、一一對應(yīng)的。因此，前述審查指南第二部分第八章5.2.2.1節(jié)對數(shù)值范圍修改的規(guī)定事實上應(yīng)該暗含了一個前提，即：該技術(shù)方案中只存在一個涉及數(shù)值范圍的技術(shù)特征：溫度，如果還同時存在比如壓強(qiáng)、時間等其他相關(guān)技術(shù)特征，此時，指

20、南該規(guī)定是不適用的。 基于我國專利法與歐洲專利公約緊密關(guān)系，以及我國專利局實務(wù)中對歐專局的諸多借鑒，可以再以歐專局的一個例子進(jìn)一步理解該判斷原則：1T0201/83原始記載的內(nèi)容：“一種鉛合金，含有1-80ppm鎂和少量鈣，其特征在于合金中的鈣含量是100-900ppm”?！皩嵤├械?號熔融物含有690ppm鈣、20ppm鎂和0.39%錫”?！盀榱俗柚光}的消耗，用鎂的消耗代替了鈣的消耗，但鎂含量的增加會導(dǎo)致防腐蝕性能的快速下降，鎂含量和該含量之間并不存在任何比例關(guān)系，鎂的消耗量也不大不需要化學(xué)計量的鎂, 相當(dāng)少量的鎂就足夠了?！毙薷暮蟮臋?quán)利要求：“一種鉛合金，含有1-80ppm鎂和少量鈣，其

21、特征在于合金中的鈣含量是690-900ppm?！鄙暝V委員會認(rèn)可了這種修改，其判決要點(diǎn)在于：假定本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠容易地認(rèn)識到，在確定發(fā)明實施方案的整體效果時，具體實施例中公開的特定數(shù)值與實施例中的其他特征并非以唯一方式和顯著的程度密切相關(guān)，那么基于該數(shù)值修改混合物例如合金權(quán)利要求中的濃度范圍是允許的。新的數(shù)值范圍可以從原始申請文件中得出。具體到本案當(dāng)中，原申請文件中記載了鎂和鈣的含量應(yīng)當(dāng)滿足的一個較寬范圍，即鎂含量為1-80ppm，鈣含量為100-900ppm，同時在實施例和對比實施例中鎂的含量在20-58ppm之間變化，鈣的含量在680-710ppm之間變化。實施例中的數(shù)據(jù)以及說明書的概述部

22、分都表明鎂的存在可以阻止鈣的損耗，但是二者之間的量并不存在任何比例關(guān)系，即使是百分含量非常低的鎂也能夠阻止鈣的消耗。也就是說，可以用不同量的鎂實現(xiàn)對鈣的保護(hù)，只是由于鎂含量的增加會導(dǎo)致防腐蝕性能的快速下降，所以申請人相應(yīng)地將鎂含量也限定在一定的范圍內(nèi)，但是本領(lǐng)域人員顯然能夠自由選擇鈣的含量，不受實施例中所述的、與鈣含量結(jié)合的特定鎂含量的約束6。因此，由前面的論述可知，申請人或代理人在撰寫涉及數(shù)值范圍的申請時，不能僅僅只考慮眼前說明書是否支持權(quán)利要求，而應(yīng)該考慮得更加長遠(yuǎn)，要為審查時，避免修改后說明書不支持權(quán)利要求或修改超范圍而留有充分的余地。在這里，筆者建議，除了在實施例里公開充分的實施例之外，還應(yīng)該在說明書技術(shù)方案中給出若干個在獨(dú)立權(quán)利要求大的數(shù)值范圍之下優(yōu)選的小范圍，作為這些小范圍都是可行的明示，留待在實審中作為修改的依據(jù)。這些范圍越多，在實審修改時的退路也就越多。因為，雖然申請人在初期撰寫申請