淺談涉外專利代理人在翻譯過程中的責任北京三友知識產(chǎn)權代理有限(精選)

1、撰寫在專利代理行業(yè)中的責任與價值楊俊波摘要：撰寫申請文件是專利代理行業(yè)中的重要內(nèi)容之一。撰寫的本質(zhì)是在申請人 合法權益和公眾利益z間進行權衡的過程，也是對屮請人提供的交底書中的技術 方案進行再發(fā)明的過程。一份高質(zhì)量的中請文件，不僅能夠確定恰當?shù)谋Ｗo范圍, 充分保護申請人的合法權益，避免因為落入公眾領域而遭至無謂的訴累；還能夠 為發(fā)明人帶來設計構思上的啟迪，避免對相同發(fā)明創(chuàng)造的重復性研究和設計，促 進科學技術進步。關鍵詞:撰寫權衡再發(fā)明啟迪口我同步侵權檢察一、撰寫的責任和價值撰寫屮請文件是專利代理行業(yè)中的重要內(nèi)容z。本文討論的專利類型是指 發(fā)明專利屮請和實用新型專利屮請。撰寫的首要責任體現(xiàn)在：準

2、確地把申請人提供的技術資料轉(zhuǎn)換為具有法律效 力的法律語言，并且在屮請人的合法權益和公眾利益z間進行權衡。為了進行準確的轉(zhuǎn)換，代理人首先要能夠透徹的理解技術交底書，清晰地找 出待撰寫的技術方案相對于現(xiàn)有技術的發(fā)明點。確定發(fā)明點的有效途徑是專利檢 索，可用的檢索網(wǎng)站例如有www. soopat. com以及www. sipo. gov. cn等，這些網(wǎng) 站能夠口動鏈接至歐洲專利局、世界知識產(chǎn)權組織等地區(qū)專利組織網(wǎng)站及各國家 專利局網(wǎng)站。代理人可以根據(jù)自身的實際情況，采用中文、英文、日文等形式的 檢索關鍵詞，對國內(nèi)外的相關專利文件進行檢索。經(jīng)檢索后，如杲發(fā)現(xiàn)待撰寫的 技術方案已被公開，筆者認為比較好

3、的處理方式是把這一實際情況告知屮請人和 發(fā)明人，一方面申請人可以決定是否申請，另一方面，也有利于發(fā)明人借鑒相同 或類似的已被研發(fā)的相關技術，對口身研發(fā)方案進行客觀的判斷和深化。反z, 如果檢索結(jié)果比較樂觀，將由撰寫者根據(jù)技術方案的客觀情況，確定出恰當?shù)谋?護范圍。所有這些工作都是進行轉(zhuǎn)換的基礎建筑。作為代理人，不同于發(fā)明人的是：他需要深入地掌握所欲轉(zhuǎn)換的法律語言的 各項規(guī)則，這些規(guī)則將作為綱領，構成了轉(zhuǎn)換工作的上層建筑。這些規(guī)則例如包 括撰寫過程中使申請文件滿足法律要求的撰寫規(guī)則、在授權后的無效程序和專利 權糾紛過程中所要求的無效、侵權判定、賠償規(guī)則等等，具體包括于中華人民 共和國專利法、中華

4、人民共和國專利法實施細則、專利審杳指南 、最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定、最 高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋和專 利侵權判定若干問題的意見（試行）等。在代理人深入掌握這些規(guī)則的而提 下，才能夠柔韌有余的撰寫中請文件。代理人要技術方案客觀上應當獲得的保護范圍和公眾領域之間進行準確的 權衡，來確定一份對于屮請人最為恰當?shù)谋Ｗo范圍。值得說明的是：一份高質(zhì)量 的屮請文件，保護范圍是恰當?shù)?，獨立權利耍求所描述的特征部分，?jīng)審查員檢 索后，就應當是對新穎性和創(chuàng)造性有重要貢獻的特征，這樣的申請文件，在授權 以后，專利權也有相當?shù)姆€(wěn)定性。反z,在保護范圍不恰

5、當?shù)那闆r下，對屮請人總歸是不利的。特別是在保護 范圍過小的情況下，他人特別容易繞過專利權的保護范圍，實施專利，而又不構 成侵權，這顯然會給屮請人造成巨大的損失。專利侵權判定若干問題的意見（試 行）曾經(jīng)提出過“多余指定原則”，即在專利侵權判定中，在解釋專利獨立 權利要求和確定專利權保護范圍時，將記載在專利獨立權利要求中的明顯附加技 術特征（即多余特征）略去，僅以專利獨立權利耍求中的必耍技術特征來確定專 利權保護范圍，判定被控侵權物（產(chǎn)品或方法）是否覆蓋專利權保護范圍的原則。 但是，隨著中國專利制度的不斷進步，這一原則被質(zhì)疑的聲音越來越多，最終最 高法院已經(jīng)提出這一原則慎用的規(guī)定，這一原則木質(zhì)上將

6、不再成為專利代理人不 當撰寫的買單條款，本質(zhì)上已被廢止。有人會認為保護范圍越大越好。筆者認為 事物都具有兩面性，保護范圍越大的專利，就與公眾領域越接近，將來被無效掉 的風險就相對較大。另外，如果保護范圍大到已經(jīng)進入公知領域，使得本屬于公 知領域的范圍被不恰當?shù)貏澣雽＠麢嗳说谋Ｗo范圍，此情況卞，為了作為侵權抗 辯的防備，實施該公知技術方案的他人，很可能會主動對該專利提岀無效請求， 這將使中請人卷入本不該發(fā)生的訴訟程序中，對屮請人的權益造成損害。撰寫的重要價值在于：能對屮請人提供的交底書中的技術方案進行再發(fā)明。 例如申請人給撰寫者提供一個關于具有特定層結(jié)構的桌布的技術方案，那作為代 理人，經(jīng)過檢索

7、，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有技術當中并不存在具有這種特定層結(jié)構的布，那這個 布木身就是發(fā)明點。這時候，撰寫者首先要確定“布”本身這樣一個保護范圍， 再確定由該制成的桌布，進一步延伸至由該布制成的窗簾、床上用品等。這樣的 撰寫方案，相對于屮請人提供的桌布而言，保護范圍擴大至屮請人應當獲得的恰 當程度。而代理人延伸出來的方案，對于屮請人和發(fā)明人而言，都是技術設計上 的啟迪，申請人完全有可能依據(jù)這樣的啟迪，進一步增加產(chǎn)品類型、擴大市場占 有份額。這些再發(fā)明方案，對于促進科技進步和創(chuàng)新，有著相當重要的社會價值, 也迎合了中國專利法的立法宗旨。二、有利于體現(xiàn)前述責任和價值的撰寫方式為了能夠切實地體現(xiàn)前述責任和價值，筆者總

8、結(jié)了以卜撰寫方式。（-）透徹掌握審查、無效、侵權保護至少三部分的主耍法律規(guī)則，做到心中 有法。以卜是應掌握的主要法條規(guī)則：1. 關于審查部分切（1）專利法第2條：發(fā)明和實用新型的保護客體。（2）專利法第22條：新穎性和創(chuàng)造性的規(guī)定。（3）專利法第9條：一項專利權。（4）專利法第26條第3款：公開充分。（5）專利法第26條第4款：支持、清楚。（6）專利法實施細則第20條第2款：是否缺少必要特征。（7）專利法第33條：修改超范圍。（8）專利法第43條第1款：分案修改超范圍。（9）專利法第5條、第25條：不授予專利權的條款。（10）專利法第31條：各獨立權項之間具有單一性。（11）專利法實施細則第1

9、7-23條：屮請文件的撰寫格式。2. 無效部分切（1）專利法實施細則第65條：無效專利權的法律條款。前述第1項中的第（1）-（9）條均是無效條款。值得說明的是：而述第（10）條不屬于無效條款，不具有單一性的屮請文件一 旦獲得授權，他人不能以此為由提出無效請求。前述第11條中的除專利法實施細則第20條第2款規(guī)定的缺少必要技術特征以 外的全部其余法條，均不是無效專利權的理由。但對于撰寫出符合規(guī)定的屮請文 件至關重要。3 侵權和保護部分（1）專利法第59條：保護范圍以權利要求的內(nèi)容為準。（2）最高法解釋第7條：全面覆蓋原則，又稱全部技術特征覆蓋原則、字 面侵權原則、相同侵權原則。即如杲被控侵權物（產(chǎn)

10、品或方法）的技術特征包含 了專利權利要求中記載的全部必要技術特征，則落入專利權的保護范圍。（3）最高法解釋第7條：等同原則，是指被控侵權物（產(chǎn)品或方法）中有一 個或者一個以上技術特征經(jīng)與專利獨立權利要求保護的技術特征相比，從字面上 看不相同，但經(jīng)過分析可以認定兩者是相等同的技術特征。這種情況卜，應當認 定被控侵權物（產(chǎn)品或方法）落入了專利權的保護范圍。當適用全面覆蓋原則 判定被控侵權物（產(chǎn)品或方法）不構成侵犯專利權的情況卜，應當適用等同原則 進行侵權判定。（4）最高法解釋第6條：禁止反悔原則，是指在專利審批、撤銷或無效程 序中，專利權人為確定其專利具備新穎性和創(chuàng)造性，通過書面聲明或者修改專利

11、文件的方式，對專利權利要求的保護范圍作了限制承諾或者部分地放棄了保護， 并因此獲得了專利權，而在專利侵權訴訟中，法院適用等同原則確定專利權的保 護范圍時，應當禁止專利權人將己被限制、排除或者己經(jīng)放棄的內(nèi)容重新納入專 利權保護范圍。當?shù)韧瓌t與禁止反悔原則在適用上發(fā)生沖突時，即原告主張適 用等同原則判定被告侵犯其專利權，而被告主張適用禁止反悔原則判定口己不構 成侵犯專利權的情況下，應當優(yōu)先適用禁止反悔原則。（5）最高法解釋第5條：捐獻原則，即對于僅在說明書或者附圖中描述而 在權利要求中未記載的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中將其納入專利 權保護范圍的，人民法院不予支持。（6）專利法第65條

12、：專利侵權賠償一實際損失。（二）、以對應的法律規(guī)則，在撰寫的過程中，時刻做同步自我檢察。同步自 我檢察包括同步自我無效檢察、同步自我侵權檢察。在撰寫的過程中，應以前面提及的齊項規(guī)則作為綱領，精心組織每個文字。掌握了無效專利權的理由，在撰寫過程中就要避免產(chǎn)生各項條款所對應的缺 陷，隨時進行同步自我無效檢察。例如：根據(jù)專利法第2條（發(fā)明和實用新型的保護客體），要避開撰寫成專利法不保 護的有關計算機程序的發(fā)明屮請、涉及料組份的實用新型屮請（采用現(xiàn)有技術名 稱來代替兩種以上物質(zhì)的混合得到的材料）。根據(jù)專利法實施細則第20條第2款（缺少必要特征），建議避免在發(fā)明內(nèi)容 部分撰寫“為解決以上技術問題，木發(fā)明

13、提供”。因為這里的“上述技術問 題，可能不止一個，這樣的撰寫方式包括了解決全部技術問題的情況，而權利要 求1的技術方案可能僅解決其中的一個技術問題，這樣將存在權利耍求1被指出 缺少必耍技術特征的風險。關于獨立權利要求1中的與現(xiàn)有技術相同的共有技術 特征，雖然審查指南規(guī)定可以省略，但是筆者認為為了避免權利要求1被指出缺 少必耍技術特征的風險，可以考慮采用一個從屬權利要求來限定這些共有技術特 征，以做到萬無一失。根據(jù)專利法第26條第4款（不支持、不清楚），撰寫的過程中，不僅應當描 述清楚，還應提供兩個以上的不同的實施例。f面介紹基于第3部分法條的同步自我侵權檢察，這是撰寫申請文件最為重要的部分。根

14、據(jù)最高法解釋第7條（全面覆蓋原則），應熟練掌握專利侵權的侵權判定標 準。初學者有時會謀以為寫入獨立權利耍求中的技術特征越多越完整，保護更好, 而事實上，卻恰恰相反，寫入的技術特征越多，對保護范圍限制更多。基于此條 款，在撰寫的權利要求的過程中，撰寫者就己經(jīng)盡可能地考慮到了各種可能的侵 權情況，并且在權利要求的字面上已經(jīng)含蓋了這樣的范圍。這樣一旦發(fā)生侵權糾 紛，將被直接認定為相同侵權，這是相對有利的。在撰寫權利要求的過程中，打算寫入的每個技術特征甚至是一個字，都要做 同步的自我侵權檢察。舉例:屮請人在交底書中提供了一種保健杯，杯體包括陶 瓷主體，改進點是杯壁中設置磁化塊。經(jīng)代理人檢索后發(fā)現(xiàn)例如杯

15、、碗、瓶等各 式飲用容器中設置磁化物質(zhì)具有新穎性和創(chuàng)造性，因此杯主體的材質(zhì)，磁化物質(zhì) 的具體表現(xiàn)形式例如塊、層、顆粒以及磁化物質(zhì)的設置位置，均不構成解決技術 問題的必要技術特征，都可以作為附加技術特征。在撰寫權利要求時，如打算寫到：一種保健杯，此刻做自我侵權檢察，能夠 容易地想到他人的保健瓶、保健碗至少不構成字面侵權，因此可能要寫成相對上 位的“一種飲用容器”；接下來打算寫入“所述容器包括主體和蓋體”，此時做口 我侵權檢察，能夠容易地想到容器沒有蓋完全可以實現(xiàn)發(fā)明目的，如果侵權產(chǎn)品 不包括蓋體，將不構成侵權，此情況卜自然應刪除“蓋體”；再打算寫入“所述 主體的側(cè)壁設有磁化塊”，此時進行口我侵權

16、檢察，能夠容易地想到不在側(cè)壁而 在底壁設置磁性物質(zhì)也能夠達到相同的作用，因此在側(cè)壁設置就是不恰當?shù)南?定，而磁化塊也完全可以呈現(xiàn)為磁化層的形式，那他人如將磁化層設在底壁則顯 然不構成字面侵權，此時，門然應考慮刪除對磁化物質(zhì)的表現(xiàn)形式、設置位置的 限定，而改寫為“所述主體設有磁化物質(zhì)”。依次類推，寫入權利要求中的每個 字都經(jīng)過反復推敲和斟酌，最終的獨立權利要求是“一種飲用容器，包括主體， 其特征是：所述主體包括磁化物質(zhì)”。這樣，該權利要求將能含蓋至在齊種類型 的飲用容器上的各個位置、以各種形式設置磁化物質(zhì)的范圍，有效地維護了申請 人的權益。與此同時，再做進一步口我同步侵權檢察，考慮術語“飲用”可

17、能包 含直接與生物口部接觸的情況，那“飲用”是必須的嗎，如杲用來“存儲”的容 器，是否就不在保護范圍內(nèi)，因此代理人還可考慮撰寫相應的“存儲容器”等等。 z后，在從屈權利要求中對飲用容器的貝體結(jié)構、磁性物質(zhì)的形式、設置位置等 做詳細限定?？紤]到專利法第65條中的賠償額度，撰寫者可以考慮撰寫包括了 前述飲用容器的凈化系統(tǒng)，相對于單個杯具等小物件，相對龐大的凈化系統(tǒng)，可 能會獲得更高的賠償額。再考慮到如杲某零部件生產(chǎn)商僅生產(chǎn)用于飲用容器中的 磁性物質(zhì)，那按照全部覆蓋原則，該零部件生產(chǎn)商的產(chǎn)品顯然沒有覆蓋獨立權利 要求中的“容器”、“主體”因而不構成侵權，此時，提倡撰寫保護局部元件的并 列獨立權利要求

18、“一種用于獨立權利要求1中的飲用容器的磁性物質(zhì)”。再考慮到最高法解釋第5條（捐獻原則），撰寫者一定想著把想耍保護的方案寫入權利 要求中，例如前面的“存儲容器”，如杲只在說明書中做了描述而并未記載在權 利要求中，將來在侵權判定過程中，“存儲容器”將不能獲得保護，將被視為是 屮請人向公眾捐獻的方案。在這樣的撰寫過程中，代理人在屮請人權益和公眾利益z間做出了止確的權 衡，確定了恰當?shù)谋Ｗo范圍，也對發(fā)明人的技術方案完成了再次發(fā)明創(chuàng)造，能夠 給以發(fā)明人啟迪，切實地體現(xiàn)了撰寫在專利代理行業(yè)中的責任和價值。當然，木 文的舉例，可能是現(xiàn)有技術中的公知技術，在此僅作為用于說明本文的撰寫方法 而進行的示例。總z,

19、在撰寫過程中，耍時刻以而面的各個規(guī)則作為綱領，慎重下筆每一字, 當撰寫者對規(guī)則掌握的足夠多，他在撰寫過程中也會考慮的足夠多，經(jīng)過同步口 我侵權檢察、同步自我無效檢察，這樣容易找到最為適合該項技術方案的最佳表 達方式，一旦找到了最佳表達方式，撰寫起來就相對順利和流暢，屮請文件讀起 來也會相對舒適、流暢。而除該最佳表達方式以外的其它表達，寫起來，特別容易出現(xiàn)舉步唯艱的情 況，撰寫相對困難，即使硬寫出來，也會存在行文拗口、條理不清楚等或多或少 的問題，會感覺屮請文件讀起來不太舒服，但也無法找到真止的問題點。這種情 況，筆者認為原因在于：你的表達可能沒有過錯，只是你的表達可能不是最適合 它的那一個?？偨Y(jié)具有法律效力的屮請文件，從無到有，需要撰寫者投入相當多的勞動。針對 每項技術方案而言，各個撰寫者可能會組織出來表達不同的法律文件。但是，筆