答復(fù)審查意見

1、在實質(zhì)審查過程中，對于絕大多數(shù)發(fā)明專利申請，審查員都要采用審查意 見通知書的方式將實質(zhì)審查意見告知申請人。如果專利代理人和申請人能針對 審查意見通知書撰寫出令人信服的意見陳述書，并修改出合格的申請文件，則 申請就有可能在較短的時間內(nèi)被授權(quán)，大大縮短了實質(zhì)審查程序；相反，提交 的意見陳述書未對審查意見通知書作出滿意的答復(fù)，就勢必加長實質(zhì)審查程 序，甚至?xí)褂锌赡苋〉脤＠纳暾垖?dǎo)致駁回的結(jié)果。因此，如何答復(fù)審查意 見通知書是專利代理人的一項基本功，對于專利代理人和申請人來說應(yīng)當(dāng)通過 實踐積累經(jīng)驗，加以提高。 一審查意見通知書簡介 實質(zhì)審查意見通知書分為第一次審查意見通知書和再次審查意見通知書。 第

2、一次審查意見通知書是審查員經(jīng)過實質(zhì)審查后首次發(fā)出的通知書，除了 極少數(shù)可直接授予專利權(quán)的發(fā)明專利申請外，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局都必須發(fā) 出第一次審查意見通知書。通常對于有授權(quán)前景的發(fā)明專利申請，第一次審查 意見通知書在全面審查基礎(chǔ)上指出專利申請文件存在的所有缺陷；而對于無授 權(quán)前景的專利申請，第一次審查意見陳述書將充分論述該專利申請不能授予專 利權(quán)的理由。由此可知，第一次審查意見通知書通常在審查意見通知書中最重 要且內(nèi)容最多。再次審查意見通知書是針對申請人的意見陳述書及新修改的專 利申請文件繼續(xù)進行實質(zhì)審查后發(fā)出的，往往是對第一次審查意見通知書的補 充，由再次審查意見通知書可以更清楚地得知該專利

3、申請的前景。 審查意見通知書由標準表格（通常又稱作通知書扉頁）和審查意見通知書 正文兩部分組成。在標準表格中給出實質(zhì)審查所依據(jù)的文本、引用的對比文 件、對權(quán)利要求書和說明書的結(jié)論性意見、實質(zhì)審查的傾向性結(jié)論意見、答復(fù) 期限等，其中第一次審查意見通知書的標準表格中還給出專利申請的基本情 況，如有無優(yōu)先權(quán)要求、有無主動修改等。在審查意見通知書正文部分主要指 出權(quán)利要求書和 / 或說明書的實質(zhì)性缺陷，有授權(quán)前景時還指出專利申請文件所 存在的其他問題，必要時還給出專利申請文件的修改建議。 審查意見通知書對申請文件的總體傾向性意見可分為三大類。第一類是專 利申請文件僅存在形式缺陷，這類專利申請明顯有授權(quán)

4、前景，通常只要按審查 意見通知書對權(quán)利要求書和 / 或說明書進行修改就可授予專利權(quán)，以下簡稱肯定 性結(jié)論意見。第二類是專利申請存在著不可克服的實質(zhì)性缺陷，這類專利申請 無授權(quán)前景，如果意見陳述書沒有足夠理由來改變審查員的觀點，該專利申請 將被駁回，以下簡稱否定性結(jié)論意見。第三類是該專利申請存在著實質(zhì)性缺 陷，需要根據(jù)專利申請的修改來確定其是否已消除這類缺陷，或者審查員對該 專利申請的內(nèi)容尚無把握的情況，通常此時將根據(jù)申請人在意見陳述書中所陳 述的意見是否有說服力以及修改后的申請文件是否已克服缺陷確定可否授予發(fā) 明專利權(quán)，以下簡稱不定性結(jié)論意見。 2.專利代理人在答復(fù)審查意見通知書時的主要工作

5、專利代理人從收到審查意見通知書到在指定期限內(nèi)提交意見陳述書和 / 或修 改專利申請文件這一段時間內(nèi)的專利代理工作主要包括下述幾項：閱讀審查意 見通知書、對審查意見通知書及其引用證據(jù)的分析、向委托人轉(zhuǎn)達審查意見、 專利申請文件的修改和撰寫意見陳述書。 (1) 閱讀審查意見通知書 閱讀審查意見通知書時，專利代理人應(yīng)當(dāng)從下述三個方面去理解審查意 見。 (i) 明確審查員實質(zhì)審查后對該申請的總體傾向性意見。 前面已經(jīng)指出審查意見通知書對申請文件的總體傾向性意見分成肯定性、 否定性和不定性三類結(jié)論意見。因而，通過閱讀審查意見通知書應(yīng)當(dāng)明確該審 查意見通知書究竟屬于哪一類，以便對不同類審查意見通知書采取不

6、同的處理 辦法。通常在閱讀審查意見通知書時可從三個方面去了解該總體傾向性意見。 首先從標準表格中第七欄(第一次審查意見通知書)或第六欄(再次審查意見 通知書)中作出的選擇來了解，其中第一個框相當(dāng)于肯定性結(jié)論意見，第二個 框相當(dāng)于不定性結(jié)論意見，第三個框相當(dāng)于否定性結(jié)論意見。 其次可根據(jù)審查意見通知書正文內(nèi)容判斷：如果審查意見通知書中僅指出 實質(zhì)性缺陷而未對申請文件作全面審查，由此未指出申請文件所存在的全部缺 陷，通常這就意味著該專利申請的前景很可能被駁回；如果審查意見通知書既 指出申請文件的實質(zhì)性缺陷，又同時指出申請的形式缺陷，即指出申請文件的 所有缺陷，則該傾向性結(jié)論意見通常應(yīng)為不定性結(jié)論意

7、見；如果審查意見通知 書中僅指出申請文件的形式缺陷，甚至給出具體的修改建議，則屬于肯定性結(jié) 論意見。此外，審查意見通知書多半在正文結(jié)尾部分還會給出比標準表格第七 欄或第六欄中更具體、更明確的傾向性結(jié)論意見。 （ii）閱讀重點放在審查意見通知書中所指出的實質(zhì)性缺陷，尤其是對權(quán)利要 求書的評價上。 由于申請文件存在實質(zhì)性缺陷將會導(dǎo)致專利申請被駁回，對專利申請能否 授權(quán)的前景起決定性作用，因而在閱讀審查意見通知書時應(yīng)當(dāng)十分重視所指出 的實質(zhì)性缺陷。此外，根據(jù)專利法第五十六條的規(guī)定，權(quán)利要求書是確定發(fā)明 （包括實用新型）專利保護范圍的主要依據(jù)，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局實質(zhì)審查 時的主要審查對象是權(quán)利要求書

8、，因而應(yīng)當(dāng)將對權(quán)利要求書的評價作為閱讀審 查意見通知書的重點。 審查員除了在標準表格第六欄（第一次審查通知書）或第五欄（再次審查 意見通知書）中給出對權(quán)利要求書和說明書的結(jié)論性意見外，在審查意見通知 書正文部分對上述結(jié)論性意見逐條進行了具體分析，因而在閱讀這部分時不僅 要知道審查員對每個權(quán)利要求和說明書的結(jié)論性意見，而且要仔細理解審查員 所論述的理由以及用來支持所述理由的證據(jù)（如評價權(quán)利要求無新穎性、創(chuàng)造 性時所引用的對比文件）。 需要說明的是，如果在審查意見通知書中對某個從屬權(quán)利要求并未指出其 實質(zhì)性缺陷，在這種情況下很可能是一種暗示：將此權(quán)利要求限定部分的技術(shù) 特征補充到引用的權(quán)利要求中并

9、將其改寫成新的獨立權(quán)利要求，就有可能取得 專利保護。 （iii）將審查意見通知書中提出的所有問題進行歸納整理。 為加快實質(zhì)審查，除準備駁回的申請案，在第一次審查意見通知書中會對 所有權(quán)利要求逐項進行評價分析，還會在該通知書正文中指出權(quán)利要求書所存 在的形式缺陷以及說明書所存在的全部問題。專利代理人在閱讀審查意見通知 書時應(yīng)當(dāng)將通知書中所指出的全部問題進行整理，加以歸納，最好列表；并仔 細理解通知書中對這些問題所論述的理由，以便向委托人轉(zhuǎn)達。此外，為避免 在答復(fù)審查意見通知書時出現(xiàn)遺漏，可以在按照委托人的意見答復(fù)審查意見和 修改申請文件時借助該所歸納、整理的問題表逐一核對，以保證在意見陳述中 對

10、審查意見通知書中指出的所有問題作出答復(fù)。 (2) 對審查意見通知書及其引用證據(jù)的分析 對于上述第一類肯定性結(jié)論意見的審查意見通知書來說，其涉及的問題基 本上屬于申請文件的形式缺陷，通常只需要針對通知書中指出的缺陷修改申請 文件就可。但對于上述第二類否定性結(jié)論意見和第三類不定式結(jié)論意見的通知 書，則需要仔細研究審查意見通知書的具體意見，必要時結(jié)合申請文件本身的 內(nèi)容以及通知書中引用的對比文件進行分析，從而正確理解所指出缺陷的含 義，以便在下一步轉(zhuǎn)達審查意見時告知委托人，并能提出合理的建議。 目前，一部分審查意見通知書在指出申請文件存在缺陷時論述得比較具 體，此時只需要考慮通知書中的意見是否正確合

11、理。但是，在不少審查意見通 知書中僅僅籠統(tǒng)地指出其所存在的缺陷，而未具體說明理由，對于這種情況一 定要結(jié)合申請文件本身的內(nèi)容來理解通知書中指出的缺陷到底是什么原因造成 的。例如，審查意見通知書指出申請文件中的權(quán)利要求未以說明書為依據(jù)，不 符合專利法第二十六條第四款的規(guī)定，這可能有多種情況，一種是權(quán)利要求保 護范圍過寬，從而與說明書中給出的具體實施方式或?qū)嵤├幌噙m應(yīng)，另一種 是指權(quán)利要求的技術(shù)方案未記載在說明書中，還有一種可能是將獨立權(quán)利要求 缺少必要技術(shù)特征或者權(quán)利要求未清楚限定發(fā)明的缺陷歸屬于權(quán)利要求未以說 明書為依據(jù)，因此應(yīng)結(jié)合申請文件的內(nèi)容來判斷通知書中所指出的缺陷屬于哪 一種情況。若

12、通過分析尚不能理解通知書中指出缺陷的真實含義，最好能以電 話方式請教一下審查員，以便能向委托人轉(zhuǎn)達通知書的正確含義。 對于審查意見通知書中引用對比文件指出權(quán)利要求不具備新穎性、創(chuàng)造性 的情況，則應(yīng)當(dāng)結(jié)合對比文件所披露的內(nèi)容來理解審查意見通知書所作的具體 分析，不僅要將通知書中列出的對比文件逐篇與本申請進行對比分析，還要將 這些對比文件結(jié)合起來與本申請進行對比分析，尤其要將它們結(jié)合起來與通知 書認為無新穎性、創(chuàng)造性的權(quán)利要求的技術(shù)方案進行對比分析(有關(guān)如何進行 分析可參見稍后部分所作進一步說明)，在此基礎(chǔ)上考慮有無可商討的余地， 以便在下一步轉(zhuǎn)達審查意見時告知委托人。 在上述正確理解審查意見通知

13、書具體意見的基礎(chǔ)上，應(yīng)初步考慮一下可否 通過修改申請文件來克服通知書中所指出的缺陷，以便在轉(zhuǎn)達審查意見時告知 委托人按照什么方向修改專利申請文件可為專利申請爭取到比較有利的結(jié)果。 （3）向委托人轉(zhuǎn)達審查意見 在正確理解審查意見后，就應(yīng)當(dāng)盡快向委托人轉(zhuǎn)達該審查意見。 對于肯定性結(jié)論意見的情況，在轉(zhuǎn)達時可告知委托人通知書中所指出的缺 陷基本上都屬于形式缺陷，不會影響到專利保護范圍，通常應(yīng)當(dāng)按照通知書的 要求作出修改。如果委托人不同意，認為這樣的修改有可能導(dǎo)致縮小保護范 圍，應(yīng)慎重考慮委托人的意見。此時若委托人的說法的確有道理，應(yīng)幫助委托 人作積極的爭??；但多半情況是委托人對專利法及其有關(guān)知識不太了

14、解，應(yīng)當(dāng) 說服委托人最好按照審查意見修改申請文件，若委托人仍然堅持己見，就應(yīng)當(dāng) 按照委托人意見辦，不過需告知委托人這樣做可能會出現(xiàn)不利后果（如拖長審 批程序等）。 對于否定性結(jié)論意見的情況，通過對審查意見通知書（包括申請文件的內(nèi) 容和引用的對比文件）的仔細分析可能會出現(xiàn)四種情況：完全同意審查意見、 基本同意審查意見、審查意見可以商榷和不同意審查意見。第一種情況是認為 通知書的意見正確，該專利申請的確不符合專利法的規(guī)定，無授權(quán)前景，此時 僅需要向委托人轉(zhuǎn)達審查意見，為幫助委托人理解可以對審查意見作些具體補 充說明，由委托人自行決定如何處理，千萬不要向委托人提出一些不妥當(dāng)?shù)慕?議，至多告知委托人若

15、不同意上述審查意見時需要提出足夠的、有說服力的理 由。第二種情況是認為通知書所指出的實質(zhì)性缺陷有一定道理，但通過修改申 請文件能克服所指出的實質(zhì)性缺陷，在這種情況下除了向委托人轉(zhuǎn)達審查意見 并對審查意見作補充說明外，還應(yīng)當(dāng)向委托人指出申請文件的修改方向，供委 托人修改參考，在此同時還應(yīng)當(dāng)要求委托人在修改申請文件后從技術(shù)角度提供 其所作修改可消除通知書指出的實質(zhì)性缺陷的理由，以便答復(fù)時能說服審查 員。第三種情況認為審查意見中提出的實質(zhì)性缺陷是否存在值得商榷，也就是 說認為審查意見通知書中所論述的申請文件存在實質(zhì)性缺陷的全部或部分理由 并不充分，有可能通過爭辯改變審查員的觀點。在這種情況下，應(yīng)當(dāng)向

16、委托人 說明存在這種可能，但對此并沒有足夠的把握。如果通過爭辯取得成功，則專 利申請有可能在一定程度上取得保護；但是若此時的爭辯不能說服審查員而又 未及時修改專利申請文件，則有可能會招致駁回專利申請，至少會延長審批程 序。從而，請委托人確定如何作出答復(fù)。第四種情況是認為通知書中指出的實 質(zhì)性缺陷實際上并不存在（例如通知書中認為該申請可享受優(yōu)先權(quán)而錯誤地引 用了優(yōu)先權(quán)日和申請日之間公開的外國專利文件來否定該申請的新穎性和/ 或創(chuàng) 造性時），對于這種情況，在轉(zhuǎn)達審查意見時應(yīng)向委托人詳細說明專利代理人 自己的觀點和具體分析意見，以供委托人在確定本申請案后續(xù)處理方案時與通 知書中的意見作對比，從而作出

17、合理的決斷。需要說明的是，采用第四種轉(zhuǎn)達 意見方式時應(yīng)當(dāng)十分慎重，通常只有在十分有把握確認審查意見錯誤的情況下 才提出，否則應(yīng)當(dāng)按照前面提到的第三種情況來對待。 對于不定式結(jié)論意見的情況，通過對審查意見通知書（包括申請文件的內(nèi) 容和引用的對比文件）的仔細分析 ,可能出現(xiàn)三種情況：同意或基本同意審查意 見、審查意見可以商榷、不同意審查意見。在向委托人轉(zhuǎn)達審查意見時，采取 的作法總體上與否定性結(jié)論意見情況相近，但又不完全相同。對于完全同意或 基本同意審查意見通知書中指出的實質(zhì)性缺陷的情況，除了轉(zhuǎn)達審查意見和對 審查意見作補充說明外，還向委托人指出申請文件的修改方向，希望委托人參 考審查意見對申請文

18、件進行修改，并說明修改的申請文件如何消除了通知書所 指出的實質(zhì)性缺陷，其中對基本同意審查意見的情況還應(yīng)告知委托人，若按照 審查意見修改會導(dǎo)致保護范圍過窄，而未完全按照審查意見修改會導(dǎo)致延長審 批程序，請委托人作出抉擇。對于審查意見可以商榷的情況，可類似于否定性 結(jié)論意見那樣，向委托人指明審查意見中哪些意見可以商榷，并說明為何存在 爭辯成功的可能，當(dāng)然由于對此沒有足夠的把握，應(yīng)告知委托人作出上述爭辯 的利弊，以供委托人作出決斷時參考。對于不同意實質(zhì)審查通知書中所指出實 質(zhì)性缺陷的情況，則可以類似于否定性結(jié)論意見情況那樣轉(zhuǎn)達審查意見和詳細 說明專利代理人自己的觀點和具體分析意見，以供委托人在確定本

19、申請案后續(xù) 處理方案時與通知書中的意見進行比較，從而作出合理決斷。當(dāng)然，對后一種 轉(zhuǎn)達方式只有在十分有把握確認審查意見錯誤的情況才采用。 前面說明了向委托人轉(zhuǎn)達審查意見的一般原則，但對于不同的申請案來 說，由于具體情況的差別需要采用不同的轉(zhuǎn)達方式，尤其是不同意審查意見通 知書中所述意見的情況，在這方面專利代理人應(yīng)當(dāng)通過實踐不斷積累經(jīng)驗。 對審查意見通知書的答復(fù)有期限要求，第一次審查意見通知書的答復(fù)期限 是自收到該通知書之日起四個月，再次審查意見通知書的答復(fù)期限是自收到該 通知書之日起兩個月。由于不按期答復(fù)會導(dǎo)致專利申請被視為撤回，因此在轉(zhuǎn) 達審查意見通知書時應(yīng)當(dāng)要求委托人盡早給出答復(fù)處理的意見

20、，通常對第一次 審查意見通知書可將其答復(fù)期限屆滿前一個月作為指定委托人返回意見的期 限，而對中間審查意見通知書，可定為答復(fù)期限屆滿前半個月。 (4) 專利申請文件的修改和撰寫意見陳述書 在收到委托人對于答復(fù)審查意見通知書的指示后，就要著手答復(fù)審查意見 階段中的最重要的一項工作，根據(jù)委托人的指示修改專利申請文件和撰寫意見 陳述書。 委托人對有關(guān)專利申請文件修改的意見主要有三類： (i) 不同意修改申請文件，并論述了不修改申請文件的理由(即認為原申請 文件不存在通知書中所指出的實質(zhì)缺陷)； (ii) 給出申請文件修改方向，委托代理人代為修改專利申請文件；(iii)給出專 利申請文件的具體修改意見，

21、甚至給出具體的修改文本。 對于后兩類情況，不論其僅給出修改方向還是給出具體修改建議，都可能 有三種情況。其一是該修改與專利代理人先前所作的分析基本一致，此時就按 照委托人的指示完成申請文件的修改即可。其二是該修改就專利代理人來看， 仍未克服原通知書中指出的缺陷，或者新修改的申請文件出現(xiàn)了新的問題(如 修改超范圍或未針對通知書指出的缺陷進行修改等)，此時若時間尚許可的話 應(yīng)當(dāng)再與委托人最后交換一次意見，一方面說明該修改文本有可能仍未被接受 的原因，另一方面告知這樣修改極有可能延長審批程序，甚至?xí)?dǎo)致駁回。其 三是該修改就專利代理人來看修改得過多而導(dǎo)致權(quán)利要求的保護范圍過窄，此 時在時間許可的條件

22、下也應(yīng)當(dāng)與委托人最后交換一次意見，告知其這樣修改容 易被授權(quán)，但在專利保護范圍上會喪失一些權(quán)利，請委托人最后確定。需要說 明的是，在后兩種情況下，再次交換意見后委托人仍堅持己見，則專利代理人 應(yīng)當(dāng)遵照委托人的意愿進行修改和答復(fù)。 對于不同意修改申請文件的指示來說不可能出現(xiàn)最后一種情況，因而只有 第一和第二種情況。當(dāng)上述意見與專利代理人先前所作分析基本一致，則只需 要在意見陳述書中充分論述不修改申請文件的理由。當(dāng)委托人意見中所陳述的 理由尚不能說服專利代理人時，在時間來得及的情況下應(yīng)當(dāng)告知委托人這樣可 能仍不能說服審查員，并具體說明原因，請委托人考慮是否對申請文件作適當(dāng) 修改，否則極有可能被駁回

23、，若委托人仍堅持此意見時，請委托人進一步論述 理由，以便為陳述意見作好準備。 在完成申請文件修改后，立即根據(jù)修改后的申請文件提交意見陳述書。對 于基本上按照通知書的意見修改申請文件的情況，意見陳述書比較簡單，只要 指出在哪些地方根據(jù)通知書的哪些意見作了相應(yīng)修改，必要時簡要說明一下這 樣修改的文件如何消除了通知書中指出的實質(zhì)性缺陷。但對于未完全按照通知 書的意見進行修改的情況，尤其是完全不同意通知書中所指出的實質(zhì)性缺陷 時，就應(yīng)當(dāng)認真撰寫意見陳述書，將重點放在論述新修改的申請文件怎樣消除 了原通知書所指出的實質(zhì)性缺陷，或者將重點放在論述原申請文件不存在通知 書中所指出的實質(zhì)性缺點的理由。 對于如

24、何修改專利申請文件以及如何起草意見陳述書將分別在后面作更具 體的說明。 (5) 審查意見通知書答復(fù)期限的監(jiān)視 在此，需要強調(diào)的是一定要注意審查意見通知書的答復(fù)期限，逾期不答復(fù) 將會導(dǎo)致專利申請被視為撤回。 因此，在向委托人轉(zhuǎn)達審查意見通知書后就應(yīng)當(dāng)監(jiān)視審查意見通知書的答 復(fù)期限。對于第一次審查意見通知書期限屆滿前二十天、再次審查意見通知書 期限屆滿前十天尚未收到委托人的指示意見時，就應(yīng)當(dāng)緊急用電話或傳真通知 委托人，要求他在一到三天內(nèi)以傳真方式返回指示意見，以確保不耽誤審查意 見通知書答復(fù)。如果在期限之內(nèi)得不到委托人的指示，在征得委托人同意的情 況下，應(yīng)當(dāng)辦理延期手續(xù)。如果延期屆滿之前仍然未得

25、到委托人的指示，則在 維護委托人最大利益的前提下，對專利申請作出主動處理。處理的方式可以是 僅在期限屆滿日當(dāng)天提交意見陳述書而不對申請文件作實質(zhì)性修改或者提出會 晤請求，然后立即與委托人聯(lián)系以明確下一步工作如何進行。當(dāng)然此時也可暫 時不答復(fù)審查意見通知書，待國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局發(fā)出視為撤回通知書之 后，向委托人轉(zhuǎn)送視為撤回通知書，根據(jù)委托人的指示再決定是否提出恢復(fù)權(quán) 利請求。 3.對審查意見通知書所指出的幾類主要實質(zhì)性缺陷的處理 鑒于審查意見通知書中所指出的形式缺陷基本上不涉及發(fā)明專利權(quán)的保護 范圍，通常只要按照通知書的要求進行修改即可，因此這里僅就如何對通知書 所指出的主要幾種實質(zhì)性缺陷進行

26、處理作一說明。 (1) 專利申請缺乏新穎性和 / 或創(chuàng)造性 審查意見通知書中最經(jīng)常遇到的是發(fā)明專利申請缺乏新穎性和/ 或創(chuàng)造性。 這類審查意見通知書的總體傾向性意見有兩種。一種認為整個專利申請沒 有新穎性和 / 或創(chuàng)造性，從而專利申請根本無授權(quán)前景；另一種認為該專利申請 應(yīng)當(dāng)對獨立權(quán)利要求作進一步限定，縮小其保護范圍，以使其相對于現(xiàn)有技術(shù) 具有新穎性和創(chuàng)造性。這兩種總體傾向性意見或者會導(dǎo)致專利申請駁回，或者 會涉及專利申請保護范圍的寬窄，這都將直接關(guān)系到委托人的權(quán)益。因而對這 類審查意見通知書必須要仔細閱讀，認真分析，幫助委托人對專利申請文件作 出合適的修改，盡可能為委托人爭取獲得專利保護或取

27、得更寬的專利保護范 圍。 一般來說，在遇到這類審查意見時可以按下述步驟進行處理。(i)逐篇分析 審查意見通知書中引用的對比文件，尤其是最接近的對比文件。 審查員判斷發(fā)明專利申請是否具備新穎性和 /或創(chuàng)造性的主要依據(jù)是通知書 中所引用的對比文件，仔細研讀對比文件是深入理解審查員觀點的基礎(chǔ)。 在研讀對比文件時，首先判斷這些對比文件是否為本申請的申請日或優(yōu)先 權(quán)日之前已公開的現(xiàn)有技術(shù)；對于作為抵觸申請的對比文件是否在本申請案的 申請日或優(yōu)先權(quán)日之前向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出專利申請且已公布，或者在本申 請案的申請日或優(yōu)先權(quán)日前提出國際申請并已進入中國和公布，或者其優(yōu)先權(quán) 日早于本申請案的申請日或優(yōu)先權(quán)日。

28、如果對比文件不屬于上述情況，則通知 書中以這些對比文件來評述本申請的新穎性和 /或創(chuàng)造性是不妥的，這可作為爭 取更寬保護范圍或取得專利權(quán)的突破口，以此為基礎(chǔ)進行爭辯極有可能取得成 功。接著分析這些對比文件的領(lǐng)域是否與本申請案的領(lǐng)域相同、相近或相關(guān)， 本領(lǐng)域技術(shù)人員在解決本發(fā)明的技術(shù)問題時是否會去了解該對比文件所屬領(lǐng)域 現(xiàn)有技術(shù)的現(xiàn)狀。 然后，逐篇研讀上述在時間上符合要求且領(lǐng)域相同、相近或相關(guān)的對比文 件，理解分析上述對比文件所披露的技術(shù)內(nèi)容，將它們分別與本申請進行對比 分析，尤其是與權(quán)利要求的技術(shù)方案進行對比分析，必要時可以列表進行對比 分析，看看其究竟披露了本申請或權(quán)利要求中的哪些技術(shù)特征，

29、而本申請或權(quán) 利要求的哪些技術(shù)特征還未被該對比文件披露。只要還存在未被披露的技術(shù)特 征就說明本申請或權(quán)利要求相對于該篇對比文件具有新穎性。 （ii）將幾篇對比文件結(jié)合起來進行分析比較。 將本申請或權(quán)利要求與各篇對比文件分別對比通常只能得出本申請或權(quán)利 要求具有新穎性的結(jié)論，而一項專利申請要取得專利權(quán)僅具備新穎性是不夠 的，還必須滿足創(chuàng)造性的要求。因此，專利代理人在逐篇分析審查員列出的對 比文件后，還應(yīng)當(dāng)將幾篇對比文件結(jié)合起來進行分析，判斷本領(lǐng)域技術(shù)人員根 據(jù)這幾篇對比文件得到本申請所披露的技術(shù)方案（尤其是權(quán)利要求所要保護的 技術(shù)方案）是否顯而易見，以確定這些技術(shù)方案相對于現(xiàn)有技術(shù)是否具有突出

30、的實質(zhì)性特點和顯著的進步，從而得出本申請和權(quán)利要求是否具備創(chuàng)造性。 首先從通知書中列出的對比文件中排除掉作為抵觸申請的對比文件，在余 下的那些在本申請的申請日或優(yōu)先權(quán)日之前公開的對比文件中選擇出本發(fā)明的 最接近對比文件，將其與本申請的技術(shù)方案（尤其是獨立權(quán)利要求所要求保護 的技術(shù)方案）進行對比，以確定哪些是本申請與最接近對比文件共有的技術(shù)特 征，還有哪些技術(shù)特征未在該最接近對比文件中披露。在此基礎(chǔ)上進一步分析 這些未被最接近現(xiàn)有技術(shù)披露的技術(shù)特征是否在其他對比文件中披露或者是本 領(lǐng)域技術(shù)人員在解決其相應(yīng)技術(shù)問題時的公知常識。若在其他對比文件中披 露，進一步分析這些技術(shù)特征在該對比文件中所起作用

31、與其在本發(fā)明解決相應(yīng) 技術(shù)問題中所起作用是否相同，以判斷該對比文件是否給出將這些技術(shù)特征與 最接近現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合起來而得出本申請技術(shù)方案的啟示，即判斷本領(lǐng)域技術(shù)人 員在面對所述技術(shù)問題時是否有動機利用該對比文件所披露的技術(shù)特征來改進 最接近現(xiàn)有技術(shù)以獲得所要求保護的發(fā)明。對于這些未被最接近現(xiàn)有技術(shù)披露 的技術(shù)特征，如果既未在通知書中列出的那些申請日或優(yōu)先權(quán)日前公開的對比 文件中披露或雖在其中一篇對比文件披露而未給出結(jié)合成本申請技術(shù)方案的啟 示，又不屬于本領(lǐng)域技術(shù)人員的公知常識，則本申請的技術(shù)方案相對于通知書 中列出的對比文件具有創(chuàng)造性。 此外，還可以從本申請相對于最接近對比文件解決了長期以來渴望

32、解決、 但始終未能獲得成功的技術(shù)難題，本申請相對于最接近現(xiàn)有技術(shù)來說克服了技 術(shù)偏見，本申請相對于最接近的現(xiàn)有技術(shù)取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果以及本申 請相對于現(xiàn)有技術(shù)來說由于其所采用的技術(shù)手段而獲得商業(yè)上的成功等角度來 分析本申請的技術(shù)方案具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，從而說明本申請 具有創(chuàng)造性。（iii）應(yīng)當(dāng)將權(quán)利要求的技術(shù)方案與對比文件作對比分析。 在將本申請與對比文件作對比分析時，不僅要將說明書中的具體實施方式 與對比文件進行對比分析，更應(yīng)當(dāng)將權(quán)利要求的技術(shù)方案、尤其是獨立權(quán)利要 求的技術(shù)方案與對比文件進行分析對比。 由于權(quán)利要求書是判斷侵權(quán)時確定專利保護范圍的依據(jù)，專利法第二十二 條

33、中所規(guī)定的新穎性和創(chuàng)造性是針對權(quán)利要求的保護范圍而言的，因而審查意 見通知書中主要評價權(quán)利要求有無新穎性和創(chuàng)造性。因此，專利代理人和申請 人在分析本申請的新穎性和創(chuàng)造性時，僅將說明書中的具體實施方式與對比文 件進行分析對比是不夠的。說明書中的具體實施方式相對于對比文件有新穎性 和創(chuàng)造性，只能說明該專利申請有授權(quán)前景，并不能證明權(quán)利要求書中的技術(shù) 方案、尤其是獨立權(quán)利要求的技術(shù)方案具有新穎性和創(chuàng)造性。因此，專利代理 人還必須要分析原權(quán)利要求、尤其是原獨立權(quán)利要求是否具有新穎性和創(chuàng)造 性，以便確定是否修改原獨立權(quán)利要求。 例如，有一件申請案，說明書中描述了一種飛機用的三層密封玻璃窗，從 而解決了現(xiàn)

34、有技術(shù)中飛機用兩層密封玻璃窗在溫度變化劇烈時熱應(yīng)力使其容易 破碎這一技術(shù)問題。但該申請的權(quán)利要求中文字描述不當(dāng)，無法區(qū)分其所限定 的技術(shù)方案為三層密封玻璃窗還是兩層密封玻璃窗，從而審查意見通知書中引 用了一篇兩層密封玻璃窗來否定獨立權(quán)利要求的新穎性及其從屬權(quán)利要求的創(chuàng) 造性。在這種情況下，專利代理人和申請人不應(yīng)當(dāng)僅將對比文件與說明書中披 露的三層密封玻璃窗進行分析對比，得出三層密封玻璃窗有創(chuàng)造性的結(jié)論，更 要將該篇對比文件與原權(quán)利要求書中要求保護的技術(shù)方案（尤其是獨立權(quán)利要 求的技術(shù)方案）進行對比分析，得出獨立權(quán)利要求無新穎性的結(jié)論。從而可確 定應(yīng)當(dāng)修改原獨立權(quán)利要求。切不可因為該對比文件是兩

35、層密封玻璃和說明書 中具體實施方式為三層密封玻璃窗就認定兩者有本質(zhì)不同而不修改獨立權(quán)利要 求。（iv）在分析基礎(chǔ)上修改專利申請文件和撰寫意見陳述書。 將本申請、尤其是將獨立權(quán)利要求與對比文件作分析對比之后，就要確定 是否修改申請文件以及如何修改申請文件。 如果不同意審查員的意見，即認為獨立權(quán)利要求相對于通知書中引用的對 比文件具有新穎性和創(chuàng)造性，則可以不修改權(quán)利要求書，而此時必須在意見陳 述書中充分論述原獨立權(quán)利要求相對于這些對比文件具有新穎性和創(chuàng)造性的理 由。例如，通知書中承認該專利申請可享受優(yōu)先權(quán)，但卻引用了申請日和優(yōu)先 權(quán)日之間公開的對比文件來否定獨立權(quán)利要求的新穎性或創(chuàng)造性，此時可在意

36、 見陳述書中說明該對比文件不能作為本申請的現(xiàn)有技術(shù)來否定新穎性和創(chuàng)造 性，并論述原獨立權(quán)利要求相對于通知書中引用的其他幾篇對比文件具有新穎 性和創(chuàng)造性的理由。 若同意或部分同意通知書中的意見，如原獨立權(quán)利要求不具備新穎性和創(chuàng) 造性，則應(yīng)當(dāng)考慮修改該獨立權(quán)利要求，例如將通知書中未作評述的從屬權(quán)利 要求上升為獨立權(quán)利要求，或者將說明書中的一些可使申請具有實質(zhì)性特點的 技術(shù)特征補充到獨立權(quán)利要求中去以對其保護范圍作進一步限定，或者將說明 書中記載的、與原獨立權(quán)利要求具有單一性的方案改寫成新的獨立權(quán)利要求， 從而使新修改的獨立權(quán)利要求符合新穎性和創(chuàng)造性的規(guī)定，并在此同時對說明 書中發(fā)明內(nèi)容等部分作相適

37、應(yīng)的修改。在提交新修改的專利申請文件同時，應(yīng) 當(dāng)在意見陳述書中論述新修改的獨立權(quán)利要求相對于通知書中引用的對比文件 具備新穎性和創(chuàng)造性的理由。例如，在前面所述的飛機上的密封玻璃窗申請 案，不僅應(yīng)當(dāng)在意見陳述書中論述本專利申請的三層密封玻璃窗相對于通知書 中引用的有關(guān)兩層密封窗的對比文件和其他對比文件具有新穎性、創(chuàng)造性的理 由，還應(yīng)當(dāng)修改原獨立權(quán)利要求，補充反映三層密封玻璃窗的結(jié)構(gòu)特征，從而 使限定的技術(shù)方案相對于通知書引用的對比文件具有新穎性和創(chuàng)造性。 如果通過分析，不僅認為原獨立權(quán)利要求及其所有的從屬權(quán)利要求無新穎 性和/或創(chuàng)造性，而且說明書中也沒有任何可使申請具有突出實質(zhì)性特點的內(nèi) 容，在

38、這種情況下通常就沒有修改專利申請文件的必要，也無需向委托人建議 修改申請文件，向委托人轉(zhuǎn)達和說明審查意見后由委托人自行決定該申請案如 何處理。 此時，如果委托人提出了專利申請文件的修改方案，則應(yīng)當(dāng)根據(jù)委托人的 指示盡可能在意見陳述書中論述新修改的獨立權(quán)利要求具有新穎性和創(chuàng)造性的 理由。 (2) 權(quán)利要求書未以說明書為依據(jù) 當(dāng)審查意見通知書指出權(quán)利要求書未以說明書為依據(jù)這一實質(zhì)性缺陷時， 首先應(yīng)當(dāng)弄清得出此結(jié)論的具體理由是什么，是指權(quán)利要求的保護范圍相對于 說明書具體實施方式部分披露的內(nèi)容限定得過寬還是該權(quán)利要求的技術(shù)方案未 記載在說明書中。只有這樣，才能有針對性地修改專利申請文件和作出答復(fù)。

39、對于權(quán)利要求限定范圍過寬的情況來說，主要有三種。第一種是說明書中 僅給出一至兩種具體結(jié)構(gòu)而在權(quán)利要求中將這一、二種具體結(jié)構(gòu)概括為用功能 限定的技術(shù)特征。在這種情況下主要考慮現(xiàn)有技術(shù)中是否還有多種對本領(lǐng)域人 員來說是公知的、能實現(xiàn)該功能的其他具體結(jié)構(gòu)，如果還能列舉出多種現(xiàn)有技 術(shù)中的其他具體結(jié)構(gòu)，而且本發(fā)明的改進之處并不在于實現(xiàn)該功能的具體結(jié) 構(gòu)，而是具有該功能的技術(shù)特征與其他技術(shù)特征之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系、連接關(guān)系或 相互作用關(guān)系，就可以在意見陳述書中對上述情況作出分析說明，指出所采用 的功能性限定方式符合審查指南第二部分第二章第 3.2.1節(jié)的規(guī)定： “如果所屬 技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員可以合理的預(yù)測說明

40、書給出的實施方式的所有等同替代方 式或者明顯變型方式都具備相同的性能或用途，則應(yīng)當(dāng)允許申請人將權(quán)利要求 的保護范圍概括至覆蓋其所有的等同替代或明顯變型的方式 ”，因此上述功能性 限定未超出說明書公開的范圍，滿足專利法第二十六條第四款 “權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng) 以說明書為依據(jù) ”的要求，從而為委托人爭取一個較寬的保護范圍。如果不能舉 出現(xiàn)有技術(shù)中還存在能實現(xiàn)同樣功能的其他類似結(jié)構(gòu)(尤其在說明書中只給出 一種具體結(jié)構(gòu)時)，或者該技術(shù)特征能實現(xiàn)的功能就是本發(fā)明實際要解決的技 術(shù)問題，就應(yīng)當(dāng)告知委托人，最好對此功能性技術(shù)特征作進一步限定，使其與 說明書中的具體結(jié)構(gòu)相適應(yīng)，從而克服權(quán)利要求書未以說明書為依據(jù)這個

41、實質(zhì) 性缺陷。對于權(quán)利要求書中出現(xiàn)功能性限定的技術(shù)特征、在說明書中已給出多 種（如 3 至 5 種）能實現(xiàn)此功能的具體結(jié)構(gòu)情況，有一些通知書中仍然認為說 明書不支持權(quán)利要求，此時應(yīng)當(dāng)一方面說明無法用結(jié)構(gòu)特征對說明書中的多種 具體結(jié)構(gòu)進行概括，而只能采用功能性限定，由此說明采用功能性限定比結(jié)構(gòu) 特征概括更為恰當(dāng)，另一方面應(yīng)當(dāng)強調(diào)本發(fā)明改進之處并不在于實現(xiàn)該功能的 具體結(jié)構(gòu)，而是具有該功能的技術(shù)特征與其他技術(shù)特征之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系、連接 關(guān)系或相互作用關(guān)系，從而說明這種功能限定也符合審查指南第二部分第二章 3.2.1 節(jié)的規(guī)定。 第二種是權(quán)利要求中對某一技術(shù)特征采用了上位概念或者并列選擇概括 （即在一

42、組相當(dāng)多數(shù)量的化合物、組合物、材料中作出選擇），而在說明書中 僅給出少數(shù)幾個下位概念的實施例或其中少數(shù)幾種化合物、組合物、材料的實 施例，從而認為權(quán)利要求概括的保護范圍過寬。在這種情況下，應(yīng)當(dāng)考慮本發(fā) 明在解決技術(shù)問題時是否利用了這些下位概念的共性或者所列出的所有化合 物、組合物、材料的共性。只有在利用共性的情況下，才可以不修改權(quán)利要 求，而在意見陳述書中具體說明本發(fā)明是如何利用該共性來解決技術(shù)問題的， 即從它們的共性來說明這樣的概括沒有包含 “作出推測、而其效果又難于預(yù)先確 定和評價的內(nèi)容 ”，以此說明沒有理由來懷疑該上位概括或者并列選擇概括所包 含的所有方式都能解決發(fā)明所要解決的技術(shù)問題，

43、并能得到相同的技術(shù)效果， 因而這樣概括的權(quán)利要求得到說明書的支持。否則就應(yīng)當(dāng)修改權(quán)利要求，將那 些不具有解決該技術(shù)問題所需性質(zhì)的下位概念或化合物、組合物、材料等排除 在該權(quán)利要求的保護范圍之外。 第三種是權(quán)利要求中將某一技術(shù)特征限定在一個寬的數(shù)值范圍，而說明書 中并未給出足夠的、與該數(shù)值范圍相適應(yīng)的數(shù)值點。通常對于一個較寬的數(shù)值 范圍，應(yīng)當(dāng)在說明書中給出該數(shù)值范圍兩端值附近和中間部分的數(shù)值點。當(dāng)說 明書中僅給出兩端值附近的數(shù)值點時，就必須要能說明對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說 該技術(shù)特征的數(shù)值范圍是一個較窄的數(shù)值范圍，只有在意見陳述中的陳述能使 審查員接受此觀點時才可以不修改該權(quán)利要求，否則應(yīng)當(dāng)按照說明

44、書中給出的 數(shù)值點來重新限定權(quán)利要求的保護范圍。 權(quán)利要求的技術(shù)方案在說明書中未記載的情況多半是針對從屬權(quán)利要求指 出的。在這種情況，主要判斷該權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案本身是否清楚、完 整。 如果是清楚、完整的，就可以將其補充到說明書發(fā)明內(nèi)容部分的技術(shù)方案 中或者說明書的具體實施方式中，例如說明書對某材料說明為導(dǎo)熱性能好的材 料，但給出了一個實施例為鋁，而在權(quán)利要求書不僅在一個從屬權(quán)利要求中將 其限定為鋁，還在另一個從屬權(quán)利要求中將其限定為銅，由于后一從屬權(quán)利要 求以銅作為優(yōu)選的技術(shù)方案本身就是一個清楚、完整的技術(shù)方案，因此就可將 此內(nèi)容直接補入說明書中即可，從而消除了權(quán)利要求書未以說明書為依

45、據(jù)的缺 陷。如果將權(quán)利要求中記載的內(nèi)容補入說明書中，為支持該權(quán)利要求尚需要補 入其他在原說明書中未記載的內(nèi)容，則認為簡單將此權(quán)利要求的文字補入說明 書中仍不能克服這一實質(zhì)性缺陷，此時最好將此從屬權(quán)利要求刪去。例如原說 明書中對某一技術(shù)特征為氯、溴、碘的三個實施例，此時獨立權(quán)利要求將該技 術(shù)特征限定為鹵族元素通常是允許的，若此時一項從屬權(quán)利要求進一步將該技 術(shù)特征限定為氟，則此優(yōu)選技術(shù)方案由于未記載在說明書中而未以說明書為依 據(jù)，在這種情況下通常在說明書中補充了以氟代替氯后，實施例中的一些具體 參數(shù)也會發(fā)生變化，而這些在原說明書中未記載，因而此時最好將此從屬權(quán)利 要求的技術(shù)方案刪去，或者改寫成以

46、氯、溴或碘為優(yōu)選的技術(shù)方案。 當(dāng)然，通知書中指出權(quán)利要求未以說明書為依據(jù)還可能是其他情況，尤其 還有可能是審查員所用法律條款欠準確造成，若經(jīng)分析后確實不屬于以上兩種 情況時，最好能打電話向?qū)彶閱T了解其引用該法律條款的確切含義，以便有針 對性地作出修改和答復(fù)。 (3) 獨立權(quán)利要求缺少解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征 對于獨立權(quán)利要求缺少必要技術(shù)特征這個實質(zhì)性缺陷來說，首先應(yīng)當(dāng)弄清 楚審查員認為哪一個或哪一些是應(yīng)當(dāng)寫入獨立權(quán)利要求的必要技術(shù)特征，在此 基礎(chǔ)上分析沒有這個或這些技術(shù)特征能否解決說明書中所寫明的本發(fā)明要解決 的技術(shù)問題。如果能夠解決，就可以不修改獨立權(quán)利要求，并在意見陳述書中 說明本發(fā)明沒

47、有這個或這些技術(shù)特征仍能解決說明書中所寫明的技術(shù)問題，并 且應(yīng)當(dāng)充分論述不包含這個或這些技術(shù)特征的技術(shù)方案如何也能解決所述技術(shù) 問題。 通過分析，如果缺少這個或這些技術(shù)特征的確不能解決說明書中所寫明的 要解決的技術(shù)問題，第二步要考慮該缺少必要技術(shù)特征是否是由于原說明書將 所要解決的技術(shù)問題寫得過高或過多而造成的。如果發(fā)現(xiàn)解決的技術(shù)問題寫得 過高或過多，則可以考慮對其進行改寫，使其與獨立權(quán)利要求的技術(shù)方案相 應(yīng)，而將其他要解決的技術(shù)問題作為本發(fā)明從屬權(quán)利要求技術(shù)方案進一步帶來 的有益技術(shù)效果。此時也需要在意見陳述書中論述改寫說明書要解決的技術(shù)問 題后，獨立權(quán)利要求的技術(shù)方案如何克服通知書中所指出

48、的這個實質(zhì)性缺陷。 通過分析確實認為獨立權(quán)利要求缺少解決其技術(shù)問題的必要技術(shù)特征的， 還可能有兩種情況。一種是應(yīng)補入的技術(shù)特征是該獨立權(quán)利要求所限定的保護 客體必定包含的，但由于其與本發(fā)明技術(shù)方案所要解決的技術(shù)問題無直接關(guān) 系，在采用兩部分格式撰寫?yīng)毩?quán)利要求將其省略了，因而委托人會認為沒有 必要補入獨立權(quán)利要求中去。實際上寫入獨立權(quán)利要求并不影響其保護范圍， 在這種情況下沒有必要堅持不寫入獨立權(quán)利要求，所以最好勸說委托人同意將 該技術(shù)特征補入到獨立權(quán)利要求中去。但是，通知書指出存在這種情況的缺陷 多半因為在從屬權(quán)利要求進一步限定了這個本領(lǐng)域技術(shù)人員所公知的技術(shù)特 征，這樣一限定就意味著其直接

49、或間接引用的獨立權(quán)利要求可以不包含該技術(shù) 特征，因而在通知書中指出該缺陷。此時可能的修改方式之一是僅僅刪去該從 屬權(quán)利要求，而另一種修改方式是在刪去該從屬權(quán)利要求后又將此技術(shù)特征補 入到獨立權(quán)利要求中去，但無論采用哪一種修改方式，其獨立權(quán)利要求的保護 范圍實質(zhì)上基本相同。另一種情況是缺少的必要技術(shù)特征是本發(fā)明的關(guān)鍵改進 之處，此時應(yīng)當(dāng)告知委托人在修改權(quán)利要求書時將這些技術(shù)特征補入到獨立權(quán) 利要求中去，以克服通知書中指出的實質(zhì)性缺陷，否則將有可能導(dǎo)致專利申請 被駁回。 (4)權(quán)利要求未清楚限定保護范圍 目前審查意見通知書中指出權(quán)利要求未清楚限定發(fā)明的情況還是經(jīng)?？梢?遇到的。 按照審查指南第二部

50、分第二章第 3.2.2 節(jié)的規(guī)定，權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)清楚包括 每一項權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)清楚和構(gòu)成權(quán)利要求書的所有權(quán)利要求作為一個整體也 應(yīng)當(dāng)清楚兩個方面。而對每一個方面又包含不少內(nèi)容，例如對每一項權(quán)利要求 應(yīng)當(dāng)清楚來說，又包括類型清楚和確定的保護范圍清楚，而造成所確定的保護 范圍不清楚又可能由各種不同原因造成的，因此在收到這類通知書時，需要正 確理解通知書中所指出的權(quán)利要求不清楚到底是指哪一種，其又是由于什么原 因造成的，從而才能有針對性地分析通知書中的意見是否正確，以及針對權(quán)利 要求書中所存在的上述缺陷進行修改。 至于獨立權(quán)利要求不清楚來說，一類屬于文字表達不清，這通常不影響?yīng)?立權(quán)利要求保護范圍，

51、對于這種情況，若有可能可以采用與審查員電話討論 （或者用會晤）的方式具體商討在文字上如何作修改以克服此缺陷。另一類不 清楚則有可能導(dǎo)致權(quán)利要求保護范圍的縮小，例如前面所提到飛機密封玻璃 窗，審查員也可能會以該獨立權(quán)利要求未清楚地限定為三層密封玻璃窗為由發(fā) 出審查意見通知書，此時在對該獨立權(quán)利要求修改時就應(yīng)當(dāng)考慮如何增加較少 的技術(shù)特征，一方面使其能反映密封窗三層的結(jié)構(gòu)以克服所指出缺陷，另一方 面又為委托人爭取較寬的保護范圍。第三類是原獨立權(quán)利要求的文字表達錯 誤，未能正確表述其技術(shù)方案而導(dǎo)致權(quán)利要求不清楚，這種情況下即使不修改 權(quán)利要求而被授權(quán)也不能使發(fā)明得到有效保護，因此應(yīng)當(dāng)與委托人仔細研究

52、， 根據(jù)說明書中記載的內(nèi)容對獨立權(quán)利要求作出正確的限定，以清楚表述獨立權(quán) 利要求的保護范圍。此外，獨立權(quán)利要求不清楚還有一些是非實質(zhì)性的形式缺 陷造成的，只要克服這些形式缺陷即可，例如：依靠附圖標記對權(quán)利要求的技 術(shù)特征作具體限定時，只要在保留該附圖標記的同時在其所說明的技術(shù)特征前 將其所限定的內(nèi)容寫上即可；出現(xiàn)了使保護范圍不清楚的括號，則根據(jù)括號中 的內(nèi)容是對該權(quán)利要求的進一步限定還是作解釋性說明進行修改，前者僅刪去 括號而保留括號中的進一步限定的內(nèi)容，后者將括號連同括號中的內(nèi)容一起刪 去。 造成從屬權(quán)利要求保護范圍不清楚的情況，多半是由于該從屬權(quán)利要求引 用關(guān)系不當(dāng)造成的，例如其在限定部分

53、作進一步限定的技術(shù)特征在其所引用的 權(quán)利要求中未出現(xiàn)，或者其與所引用的權(quán)利要求為并列技術(shù)方案等，這種情況 只需對其引用部分作出修改即可。另一種從屬權(quán)利要求不清楚是其進一步限定 的技術(shù)方案不完整造成的，例如將與該技術(shù)方案相關(guān)的技術(shù)特征寫到該從屬權(quán) 利要求的從屬權(quán)利要求中，此時只需將兩從屬權(quán)利要求限定部分合并在一起， 改寫成一個新的從屬權(quán)利要求即可。當(dāng)然，從屬權(quán)利要求也可能出現(xiàn)前面所提 到的獨立權(quán)利要求不清楚的幾種情況，其修改方式也大致相同，不再作重復(fù)說 明。 需要說明的是造成權(quán)利要求不清楚的情況多種多樣，很難列舉全，因此對 這類實質(zhì)性缺陷一定要弄清楚是什么樣的問題造成的，然后作出針對性的修 改。

54、對于通知書中未明確說明是由何原因造成的不清楚、或者通知書中雖指出 權(quán)利要求中哪些地方不清楚但仍不知道如何修改可克服此缺陷的情況，最好能 通過電話與審查員交換意見，以便修改后的權(quán)利要求能消除此缺陷。 5）說明書未充分公開發(fā)明 對審查意見通知書中幾類實質(zhì)性缺陷的處理 -說明書未完全公開說明 :在這 次專利法及其實施細則修改之前，審查指南將專利法第二十六條第三款有關(guān)說 明書不清楚的情況分為兩類：一類是該說明書不清楚、完整，以于至所屬技術(shù) 領(lǐng)域的技術(shù)人員不能夠?qū)崿F(xiàn)，即說明書未充分公開發(fā)明的情況；而另一類僅僅 為說明書文字表達不清楚，可以通過修改說明書克服此缺陷。而這次修改專利 法實施細則時，在其第十八

55、條第三款中規(guī)定說明書應(yīng)當(dāng)用詞規(guī)范、語句清楚， 從而將上述第二類情況歸屬于不符合專利法實施細則第十八條第三款，從而專 利法第二十六條第三款僅僅涉及說明書未充分公開發(fā)明。說明書未充分公開發(fā) 明必將導(dǎo)致專利申請被駁回。如果認為專利申請說明書未充分公開發(fā)明，則這 些未充分公開的內(nèi)容不能補入到說明書中去，因為這些內(nèi)容的補入必將導(dǎo)致說 明書的修改超出了原說明書和權(quán)利要求書的記載范圍，不符合專利法第三十三 條的規(guī)定。 因此，對于這種審查意見，必須認真對待，進一步理解原說明書中所描述 發(fā)明專利申請的內(nèi)容，力求說明本領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)原申請文件記載的內(nèi)容 能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明。除此之外對于審查意見通知書中所指出的應(yīng)當(dāng)

56、在說明書中作 詳細描述而并未記載在說明書中的內(nèi)容，還可以爭辯其屬于本領(lǐng)域技術(shù)人員的 公知常識，因而無需在說明書中加以詳細說明。此時，最好能給出證據(jù)證明這 一點，例如：教科書、技術(shù)手冊、技術(shù)詞典中已對上述內(nèi)容作了明確的記載， 以便說服審查員改變觀點。此外，還可以爭辯上述內(nèi)容已經(jīng)記載在說明書中所 引證的在本申請的申請日前已公開的非專利文件或外國專利文件中或者在本申 請的公開日前已公開的中國專利申請文件或中國專利文件中，但是由于審查指 南第二部分第二章第 2.2.6節(jié)規(guī)定了 “對于那些就滿足專利法第二十六條第三款 的要求而言必不可少的內(nèi)容，不能采用引證其他文件的方式撰寫，而應(yīng)當(dāng)將其 具體的內(nèi)容補入說

57、明書中，因此在作上述爭辯時，還應(yīng)當(dāng)將上述明確引證的具 體內(nèi)容補入到說明書中，并且在意見陳述書中說明上述補入說明書的修改未超 出原說明書和權(quán)利要求書的記載范圍，因為按照審查指南第二部分第二章第 2.2.3節(jié)的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認為本申請說明書中已記載了所引證文件的內(nèi)容。相反， 如果審查意見通知書中所認為應(yīng)當(dāng)詳細描述而并未記載在說明書中的內(nèi)容不屬 于上述三種情況，也不能從原申請文件記載的內(nèi)容確定，則本申請的前景極有 可能會由于說明書未充分公開發(fā)明而導(dǎo)致駁回。 這里，還需要提醒一點的是，在審查指南第二部分第二章，明確規(guī)定，說 明書中提到的在申請日前尚未公開的外國專利申請文件或即將出版的雜志等出 版物中所披露

58、的內(nèi)容以及說明書中提到的在本申請的公開日之后才公開的中國 專利申請文件所披露的內(nèi)容不能作為本申請公開的內(nèi)容。如果審查意見通知書 中認定這些內(nèi)容屬于本申請應(yīng)當(dāng)公開的內(nèi)容時，不能在認定這些內(nèi)容是本發(fā)明 應(yīng)當(dāng)公開內(nèi)容的前提下僅以說明書已提到這些專利申請文件或雜志作為本申請 已公開這些內(nèi)容的理由，而應(yīng)當(dāng)在意見陳述書中充分論述本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù) 說明書中記載的內(nèi)容就能實施本發(fā)明，即不需要知道這些專利申請文件或雜志 所披露的內(nèi)容也能實施本發(fā)明，只有這樣才有可能說服審查員改變觀點。 導(dǎo)致審查員得出專利申請存在說明書未充分公開發(fā)明這一實質(zhì)性缺陷的情 況是多種多樣的，例如說明書文字表達不清楚（包括打字錯誤、翻譯

59、錯誤、使 用術(shù)語不規(guī)范等），審查員對背景技術(shù)理解不夠，審查員尚未正確理解發(fā)明 等。 對于說明書文字表達不清楚來說，這實際上屬于前面所提到的不符合專利 法實施細則第十八條第三款的情況，此時除了修改說明書以克服上述文字表達 錯誤或不清楚之處外，應(yīng)當(dāng)在意見陳述書中論述這樣的修改未超出原說明書和 權(quán)利要求書的記載范圍（參見下面所述的第 7 種對審查意見實質(zhì)性缺陷的處 理）。 至于審查員對背景技術(shù)理解不夠而得出未對某技術(shù)內(nèi)容作出清楚描述以致 認為說明書未充分公開的情況，應(yīng)當(dāng)在意見陳述書中作出澄清性說明，由此說 明本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書中的技術(shù)內(nèi)容結(jié)合本領(lǐng)域技術(shù)人員的公知常識就 能理解該發(fā)明，并能將其實

60、施。當(dāng)然，在這種情況下，也很有可能是因為說明 書中文字表達不確切而使審查員未理解發(fā)明，此時最好同時對說明書的文字作 澄清性修改，這樣更便于審查員改變觀點。 （6）申請屬于智力活動的規(guī)則和方法 對審查意見通知書中幾類實質(zhì)性缺陷的處理 -智力活動的規(guī)則和方法 :審查 指南除了將智力活動的規(guī)則和方法本身（如交通行車規(guī)則、字典編排方法、游 戲規(guī)則和方法、樂譜和棋譜、信息表達方法）歸為不能授予發(fā)明和實用新型專 利權(quán)的客體之外，還明確規(guī)定：如果一項權(quán)利要求，除其主題名稱以外，對其 進行限定的全部內(nèi)容均為智力活動的規(guī)則和方法，則該權(quán)利要求實質(zhì)上僅僅涉 及智力活動的規(guī)則和方法，也不應(yīng)當(dāng)被授予專利權(quán)。（此處可結(jié)