伊萊利利公司等發(fā)明專(zhuān)利權(quán)無(wú)效行政糾紛一案

伊萊利利公司等發(fā)明專(zhuān)利權(quán)無(wú)效行政糾紛一案

伊萊利利公司等發(fā)明專(zhuān)利權(quán)無(wú)效行政糾紛一案

中華人民共和國(guó)

北京市高級(jí)人民法院

行政判決書(shū)

高行終字第122號(hào)

上訴人伊萊利利公司(EliLillyandCompany)，住所地美利堅(jiān)合眾國(guó)印第安那州印地安那波利斯市46285(Indianapolis,Indiana46285)。

法定代表人羅伯特A?阿米蒂奇(RobertA.Armitage)，高級(jí)副總裁兼總顧問(wèn)。

委托代理人林柏楠，北京市中咨律師事務(wù)所律師。

委托代理人隋曉平，女，漢族，1964年5月2日出生，北京市中咨律師事務(wù)所專(zhuān)利代理人，住中華人民共和國(guó)廣東省深圳市銀湖路口南方藥廠宿舍。

上訴人中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)，住所地中華人民共和國(guó)北京市海淀區(qū)北四環(huán)西路9號(hào)銀谷大廈10-12層。

法定代表人廖濤，副主任。

委托代理人李金光，該委員會(huì)審查員。

委托代理人楊存吉，該委員會(huì)審查員。

原審第三人江蘇豪森藥業(yè)股份有限公司，住所地中華人民共和國(guó)江蘇省連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)。

法定代表人鄭道中，董事長(zhǎng)。

委托代理人王荷英，女，漢族，1943年7月6日出生，南京眾聯(lián)專(zhuān)利代理有限公司專(zhuān)利代理人，住中華人民共和國(guó)江蘇省南京市建鄴區(qū)安國(guó)村18號(hào)3幢501室。

委托代理人盧霞，女，漢族，1983年2月14日出生，南京眾聯(lián)專(zhuān)利代理有限公司專(zhuān)利代理人，住中華人民共和國(guó)江蘇省南京市鼓樓區(qū)北京里9號(hào)。

上訴人伊萊利利公司、中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)因發(fā)明專(zhuān)利權(quán)無(wú)效行政糾紛一案，不服中華人民共和國(guó)北京市第一中級(jí)人民法院一中行初字第540號(hào)行政判決，向本院提起上訴。本院20XX年2月3日受理后，依法組成合議庭，于20XX年2月24日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。上訴人伊萊利利公司的委托代理人林柏楠、隋曉平，上訴人專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)的委托代理人李金光、楊存吉，原審第三人江蘇豪森藥業(yè)股份有限公司的委托代理人盧霞到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

北京市第一中級(jí)人民法院認(rèn)定，涉案專(zhuān)利系伊萊利利公司所擁有的號(hào)發(fā)明專(zhuān)利。針對(duì)本專(zhuān)利權(quán)，豪森藥業(yè)公司于20XX年6月20日向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提出無(wú)效宣告請(qǐng)求，其理由是：本專(zhuān)利權(quán)利要求1~3不符合《中華人民共和國(guó)專(zhuān)利法》第三十三條和第二十二條第三款的規(guī)定。20XX年8月5日，伊萊利利公司提交了修改后的權(quán)利要求1~3。20XX年9月14日，專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)做出第9197號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定書(shū)，宣告本專(zhuān)利修改后的權(quán)利要求1~3全部無(wú)效。

北京市第一中級(jí)人民法院認(rèn)為，本專(zhuān)利權(quán)利要求2中的“R2’是具有1至6個(gè)碳原子的烷基”的數(shù)值范圍在原說(shuō)明書(shū)“1~12”的范圍之內(nèi)，但是其端點(diǎn)值“6”并沒(méi)有記載在原申請(qǐng)文件中，因此“R2’具有6個(gè)碳原子的烷基”沒(méi)有記載在原申請(qǐng)文件中，也不能由原申請(qǐng)文件直接、毫無(wú)疑義地確定。本專(zhuān)利權(quán)利要求3的“二烷基酯”的修改超出了原申請(qǐng)文件記載的范圍，不符合專(zhuān)利法第三十三條的規(guī)定。將本專(zhuān)利權(quán)利要求1與證據(jù)4實(shí)施例8記載的內(nèi)容相比，區(qū)別僅在于本專(zhuān)利權(quán)利要求1中的化合物的亞苯基和吡咯并嘧啶環(huán)的連接基團(tuán)是亞乙基，而證據(jù)4實(shí)施例8的化合物是亞丙基。根據(jù)該區(qū)別特征，確定本專(zhuān)利實(shí)際要解決的技術(shù)問(wèn)題是為獲得更好的抗腫瘤活性，選擇亞乙基的連接基團(tuán)對(duì)證據(jù)4中的亞丙基連接基團(tuán)進(jìn)行替換，從而得到本專(zhuān)利權(quán)利要求1化合物的制備方法及其化合物。專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)在第9197號(hào)決定中認(rèn)定本專(zhuān)利權(quán)利要求1所要解決的技術(shù)問(wèn)題實(shí)質(zhì)上提供一種連接亞苯基和吡咯并嘧啶環(huán)是亞乙基而非亞丙基的化合物的制備方法及其化合物而不是為獲得更好的效果對(duì)最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)，也不是本領(lǐng)域技術(shù)人員從該申請(qǐng)說(shuō)明書(shū)中所記載的內(nèi)容能夠得知的技術(shù)效果，因此專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)關(guān)于所要解決的技術(shù)問(wèn)題認(rèn)定有誤，進(jìn)而也就失去了對(duì)要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見(jiàn)進(jìn)行判斷的基礎(chǔ)，不能對(duì)發(fā)明是否具有顯著的進(jìn)步進(jìn)行評(píng)述。

綜上，第9197號(hào)決定認(rèn)定本專(zhuān)利權(quán)利要求1具有創(chuàng)造性的理由有誤，北京市第一中級(jí)人民法院依照《中華人民共和國(guó)行政訴訟法》第五十四條第項(xiàng)之規(guī)定，判決：1、撤銷(xiāo)專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)做出的第9197號(hào)決定；2、專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)重新就本專(zhuān)利權(quán)做出無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定。

專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)、伊萊利利公司均不服原審判決，向本院提起上訴。

專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)的上訴理由為：原審判決認(rèn)定事實(shí)不清，本專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)中沒(méi)有任何內(nèi)容表明化合物C治療腫瘤的效果比化合物B更好?；衔顲和化合物B之間的差異還不到5倍，遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到本領(lǐng)域通常所說(shuō)的顯著差異，本領(lǐng)域技術(shù)人員也不能確定兩者微量級(jí)數(shù)據(jù)的差異是測(cè)量誤差還是確實(shí)存在體外抑制活性的差別，而且本專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)中并沒(méi)有對(duì)化合物C和化合物B在體內(nèi)的作用進(jìn)行試驗(yàn)。此外，兩個(gè)技術(shù)方案之間的區(qū)別在于連接基團(tuán)有差異，因此，本專(zhuān)利權(quán)利要求1解決的技術(shù)重點(diǎn)在于選擇連接基團(tuán)，而不在于改進(jìn)活性基團(tuán)。本專(zhuān)利實(shí)際要解決的技術(shù)問(wèn)題是提供一種新的連接基團(tuán)，而不是為獲得更好的效果對(duì)最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)。請(qǐng)求撤銷(xiāo)原審判決，維持第9197號(hào)決定。

伊萊利利公司的上訴理由為：本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠從原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)文字記載的內(nèi)容中直接并毫無(wú)疑義地確定“R2’是具有1至6個(gè)碳原子的烷基”技術(shù)特征，因此，權(quán)利要求2的修改沒(méi)有超出原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)公開(kāi)的范圍，符合專(zhuān)利法第三十三條的規(guī)定。請(qǐng)求撤銷(xiāo)原審判決對(duì)本專(zhuān)利權(quán)利要求2修改超范圍的認(rèn)定。

豪森藥業(yè)公司服從原審判決。

經(jīng)審理查明，本案涉及國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于1996年1月3日授予公告的、申請(qǐng)?zhí)枮?、名稱(chēng)為“N－－谷氨酸衍生物的制備方法”的發(fā)明專(zhuān)利，其申請(qǐng)日為1990年12月11日，最早優(yōu)先權(quán)日為1989年12月11日，專(zhuān)利權(quán)人為伊萊利利公司。針對(duì)本專(zhuān)利權(quán)，豪森藥業(yè)公司于20XX年6月20日向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提出無(wú)效宣告請(qǐng)求，其理由是：授權(quán)的權(quán)利要求1~3不符合專(zhuān)利法第三十三條的規(guī)定；權(quán)利要求1~3相對(duì)于證據(jù)3不具有創(chuàng)造性，不符合專(zhuān)利法第二十二條第三款的規(guī)定。20XX年8月5日，伊萊利利公司針對(duì)豪森藥業(yè)公司的無(wú)效請(qǐng)求提交了意見(jiàn)陳述書(shū)和修改后的權(quán)利要求1~3。修改后的權(quán)利要求為：

“1.一種制備以下式表示的谷氨酸衍生物或它的可作藥用的鹽的方法

式中：

R3是噻吩二基、呋喃二基或未被取代的1,4-亞苯基；

R4是氫；

R5是氫、具有1至6個(gè)碳原子的烷基或氨基；

標(biāo)有*的碳原子的構(gòu)型是S型，

該方法包括使下式的化合物

式中：

R2’是氫或羧基保護(hù)基；

R3的定義如上所述；

R4’是氫；

R5’是氫、具有1至6個(gè)碳原子的烷基或氨基；

以及

R6是氫；

其中至少一個(gè)R2’是羧基保護(hù)基，

經(jīng)過(guò)酸催化或堿催化以進(jìn)行水解，當(dāng)R2’是羧基保護(hù)基時(shí)，將R2’轉(zhuǎn)化為氫或醫(yī)藥上可接受的陽(yáng)離子。

2.根據(jù)權(quán)利要求1的方法，其中R3是未被取代的1,4-亞苯基；R4是氫；R5是氫，甲基或氨基；R5’是氫、甲基或氨基；R2’是具有1至6個(gè)碳原子的烷基；以及R6是氫，而其中的水解作用是在堿催化下進(jìn)行的。

3.根據(jù)權(quán)利要求1的方法，在該方法中將N-{4-[2-(4-羥基-6-氨基吡咯并[2,3-d]嘧啶-3-基)乙基]苯甲酰基}-L-谷氨酸二烷基酯水解以產(chǎn)生N-{4-[2-(4-羥基-6-氨基吡咯并[2,3-d]嘧啶-3-基)乙基]苯甲?；鶀-L-谷氨酸或它的可作藥用的鹽?！?/p>

本專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)記載：I式的化合物對(duì)一種或多種使用葉酸、特別是使用葉酸的代謝衍生物作為作用物的酶有抑制作用。例如，N-{4-[2-乙基]苯甲酰基}-L-谷氨酸顯示對(duì)人的T-細(xì)胞產(chǎn)生的淋巴細(xì)胞的白血病細(xì)胞的生長(zhǎng)具有很強(qiáng)的抑制作用，顯示出μ/ml的IC50，而N-〔4-〔3-丙基〕苯甲酰基〕-左旋-谷氨酸對(duì)人的T-細(xì)胞產(chǎn)生的淋巴細(xì)胞的白血病細(xì)胞的生長(zhǎng)顯示出μ/ml的IC50?；衔顲是TS抑制，而化合物B是DHFR抑制。R2’是羧基保護(hù)基團(tuán)，各種形式及去除這類(lèi)保護(hù)基的反應(yīng)在許多著作中都有敘述，例如“ProtectiveGroupsinOrganicChemistry”。就R2’而言，羧基可以以酯基的形式得到保護(hù)，所說(shuō)的酯特別是指1－12個(gè)碳原子的低級(jí)烷基酯，例如甲基酯、乙基酯，尤其是在1位上枝連的低烷基酯，例如叔丁基酯，說(shuō)明書(shū)給出的甲酯或乙酯的舉例。

豪森藥業(yè)公司在提出無(wú)效宣告請(qǐng)求時(shí)提交了相關(guān)證據(jù)，其中證據(jù)4為公開(kāi)號(hào)為CN1037513A的中國(guó)發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)公開(kāi)說(shuō)明書(shū)，公開(kāi)日是1989年11月29日，共67頁(yè)。證據(jù)4涉及新型的、能有效地用作抗腫瘤藥劑的吡咯并嘧啶衍生物、涉及它的制備和應(yīng)用。其公開(kāi)了一種如下式表示的化合物或其鹽以及它們的制備方法，

其中，環(huán)A是一個(gè)吡咯環(huán)或吡咯啉環(huán)，X是一個(gè)氨基或羥基，Y是一個(gè)氫原子、一個(gè)氨基或一個(gè)羥基，R是一個(gè)氫原子、一個(gè)氟原子、一個(gè)烷基基團(tuán)、一個(gè)鏈烯基或一個(gè)炔基，-COOR1和-COOR2獨(dú)立地代表羧酸，它們可能是酯化的，n是2到4之間的一個(gè)整數(shù)。式化合物中，從谷氨酸衍生出來(lái)的側(cè)鏈中的不對(duì)稱(chēng)碳原子的絕對(duì)構(gòu)型總是S(L)型。

上述式的新型吡咯并嘧啶衍生物對(duì)腫瘤細(xì)胞有極為專(zhuān)一的毒性，對(duì)老鼠的各類(lèi)腫瘤細(xì)胞和人類(lèi)的各類(lèi)腫瘤細(xì)胞都有很好的抗腫瘤效果。實(shí)施例1－22公開(kāi)了式部分化合物的制備實(shí)施例。實(shí)施例8，即本專(zhuān)利的化合物B，涉及N-〔4-〔3-丙基〕苯甲?；?左旋-谷氨酸的制備，其是將在實(shí)施例7中制得的N-〔4-〔3-丙基〕苯甲?；?左旋-谷氨酸二乙酯化合物通過(guò)氫氧化鈉催化水解制得。實(shí)施例15制備了n=2連接基團(tuán)的化合物。實(shí)施例8的化合物沒(méi)有給出效果數(shù)據(jù)，說(shuō)明書(shū)還記載了實(shí)施例4、6和16化合物對(duì)人類(lèi)鼻咽癌KB細(xì)胞的IC50值以及實(shí)施例14化合物對(duì)人的血癌細(xì)胞HL－60和人類(lèi)胎兒正常肺成纖維細(xì)胞的IC50值，上述結(jié)果表明式的化合物及其鹽毒性低，有顯著的抗腫瘤作用。

專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)于20XX年11月21日進(jìn)行了口頭審理，并確認(rèn)了以下事實(shí)：將“羧酸鹽”修改為“醫(yī)藥上可接受的陽(yáng)離子”屬于明顯錯(cuò)誤更正性修改，可被接受。針對(duì)伊萊利利公司于20XX年8月5日提交的權(quán)利要求書(shū)，豪森藥業(yè)公司明確其無(wú)效理由是權(quán)利要求1~3的修改不符合專(zhuān)利法第三十三條的規(guī)定；權(quán)利要求1~3相對(duì)于證據(jù)4不具有創(chuàng)造性，不符合專(zhuān)利法第二十二條第三款的規(guī)定。豪森藥業(yè)公司提出修改不符合專(zhuān)利法第三十三條的事實(shí)涉及權(quán)利要求2中“R2’是具有1至6個(gè)碳原子的烷基”和權(quán)利要求3中“二烷基酯”。

20XX年12月26日，專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)做出第9197號(hào)決定。專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)在該決定中認(rèn)定：一、無(wú)效理由及證據(jù)的認(rèn)定。豪森藥業(yè)公司請(qǐng)求宣告本專(zhuān)利無(wú)效的理由是，本專(zhuān)利的修改超出了原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)記載的范圍，不符合專(zhuān)利法第三十三條的規(guī)定，權(quán)利要求1~3相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)不具備創(chuàng)造性，不符合專(zhuān)利法第二十二條第三款的規(guī)定。證據(jù)1和2可以作為本案審理的依據(jù)；證據(jù)4可以作為現(xiàn)有技術(shù)用以評(píng)價(jià)本專(zhuān)利的創(chuàng)造性；證據(jù)3的授權(quán)公告日晚于本專(zhuān)利的申請(qǐng)日，本案不予考慮。二、關(guān)于文本的認(rèn)定。在本案無(wú)效審查階段，伊萊利利公司于20XX年8月5日提交的修改的權(quán)利要求書(shū)可被接受。三、關(guān)于修改超范圍。權(quán)利要求1中“醫(yī)藥上可接受的陽(yáng)離子”的修改沒(méi)有超出原申請(qǐng)記載的范圍。對(duì)于權(quán)利要求2中“R2’具有1至6個(gè)碳原子的烷基”的技術(shù)特征，原申請(qǐng)文件中沒(méi)有記載，也不能從原申請(qǐng)文件公開(kāi)的信息中直接和毫無(wú)疑義地確定，即使考慮到伊萊利利公司提及的本專(zhuān)利公開(kāi)說(shuō)明書(shū)第11頁(yè)的記載“就R2’而言，羧基可以以酯基的形式得到保護(hù)”，“所說(shuō)的酯特別是指1－12個(gè)碳原子的低級(jí)烷基酯，例如甲基酯、乙基酯，尤其是在1位上枝連的低烷基酯，例如叔丁基酯”，以及說(shuō)明書(shū)給出的甲酯或乙酯的例舉例，所屬領(lǐng)域技術(shù)人員均不能從該記載中直接和毫無(wú)疑義地確定出“R2’是具有1至6個(gè)碳原子的烷基”技術(shù)特征而不是其他技術(shù)內(nèi)容，因此，權(quán)利要求2中“R2’是具有1至6個(gè)碳原子的烷基”的技術(shù)內(nèi)容超出了原申請(qǐng)文件記載的范圍，不符合專(zhuān)利法第三十三條的規(guī)定。但豪森藥業(yè)公司關(guān)于權(quán)利要求2是馬庫(kù)什的重組的技術(shù)方案因而導(dǎo)致修改超范圍的主張不成立。關(guān)于權(quán)利要求3。對(duì)于“N-{4-[2-(4-羥基-6-氨基吡咯并[2,3-d]嘧啶-3-基)乙基]苯甲?；鶀-L-谷氨酸二烷基酯”化學(xué)中間體，原申請(qǐng)文件中沒(méi)有記載，該化學(xué)中間體也不能夠從原申請(qǐng)文件公開(kāi)的信息中直接和毫無(wú)疑義地確定。即使考慮到伊萊利利公司提及的本專(zhuān)利公開(kāi)說(shuō)明書(shū)第11頁(yè)的記載“就R2’而言，羧基可以以酯基的形式得到保護(hù)，所說(shuō)的酯特別是指1－12個(gè)碳原子的低級(jí)烷基酯”以及說(shuō)明書(shū)實(shí)施例中記載的二甲酯、二乙酯的方案，所屬領(lǐng)域技術(shù)人員也不能從上述記載中直接和毫無(wú)疑義地確定，至于伊萊利利公司提出“二烷基酯”可以由所屬領(lǐng)域技術(shù)人員從說(shuō)明書(shū)中導(dǎo)出和適當(dāng)概括得出，然而伊萊利利公司所述的這種推導(dǎo)和概括并不是直接和毫無(wú)疑義的，因此，權(quán)利要求3中的技術(shù)內(nèi)容超出了原申請(qǐng)文件記載的范圍，不符合專(zhuān)利法第三十三條的規(guī)定。關(guān)于創(chuàng)造性。將本專(zhuān)利權(quán)利要求1與證據(jù)4公開(kāi)的內(nèi)容尤其是實(shí)施例8記載的內(nèi)容比較，區(qū)別僅在于本專(zhuān)利權(quán)利要求1中的化合物的連接亞苯基和吡咯并嘧啶環(huán)的是亞乙基，而證據(jù)4實(shí)施例8的化合物為亞丙基。根據(jù)上述區(qū)別特征，可以確定權(quán)利要求1所要解決的技術(shù)問(wèn)題是提供一種連接亞苯基和吡咯并嘧啶環(huán)是亞乙基而非亞丙基的化合物的制備方法及其化合物。證據(jù)4明確教導(dǎo)式I化合物中相應(yīng)的連接基團(tuán)n可以是2到4之間的一個(gè)整數(shù)，而且證據(jù)4也給出了連接基團(tuán)為亞乙基的式化合物的實(shí)施例(如實(shí)施例15)，在這種情況下，所屬領(lǐng)域技術(shù)人員在實(shí)施例8化合物制備方法的基礎(chǔ)上制備得到連接基團(tuán)為亞乙基的化合物是顯而易見(jiàn)的，也就是說(shuō)，證據(jù)4給出了可以將實(shí)施例8中連接亞苯基和吡咯并嘧啶環(huán)的亞丙基替換為亞乙基從而得到本專(zhuān)利權(quán)利要求1中化合物的制備方法以及相應(yīng)化合物的技術(shù)啟示，這種替換不存在技術(shù)上的困難；而且，基于證據(jù)4中關(guān)于包括實(shí)施例8化合物在內(nèi)的式I化合物具有顯著的抗腫瘤作用的教導(dǎo)，所屬領(lǐng)域技術(shù)人員可以預(yù)期將連接亞苯基和吡咯并嘧啶環(huán)的亞丙基替換為亞乙基后的化合物也應(yīng)當(dāng)具有顯著的抗腫瘤的活性。

伊萊利利公司強(qiáng)調(diào)證據(jù)4沒(méi)有公開(kāi)實(shí)施例8化合物的活性數(shù)據(jù)，本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)證據(jù)4實(shí)施例4、6和16化合物的抗腫瘤活性數(shù)據(jù)必然選擇連接基團(tuán)為亞丙基的化合物研究而不會(huì)產(chǎn)生對(duì)亞丙基進(jìn)行修飾的動(dòng)機(jī)。因此證據(jù)4已明確給出了通式I化合物的結(jié)構(gòu)及其制法和抗腫瘤效果，還給出了各取代基的可供選擇范圍的教導(dǎo)，證據(jù)4沒(méi)有列出具體試驗(yàn)結(jié)果的技術(shù)方案同樣能夠給出技術(shù)啟示。證據(jù)4實(shí)施例8的化合物作為證據(jù)4具體公開(kāi)和優(yōu)選的化合物，其已經(jīng)能夠給所屬領(lǐng)域技術(shù)人員修飾該化合物帶來(lái)技術(shù)啟示，而且如前所述，證據(jù)4的其它部分已經(jīng)給出了連接基團(tuán)可以選擇亞乙基的技術(shù)教導(dǎo)。

關(guān)于預(yù)料不到的技術(shù)效果，伊萊利利公司認(rèn)為本專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)提供的數(shù)據(jù)表明本專(zhuān)利具體化合物C對(duì)白血細(xì)胞的IC50活性遠(yuǎn)好于化合物B對(duì)白血細(xì)胞的IC50，化合物B對(duì)TS沒(méi)有抑制而化合物C對(duì)TS有抑制，因此，本專(zhuān)利權(quán)利要求1制備的化合物與對(duì)比文件公開(kāi)的化合物相比產(chǎn)生了預(yù)料不到的技術(shù)效果。對(duì)此，專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)認(rèn)為：在證據(jù)4已經(jīng)公開(kāi)化合物B并教導(dǎo)其具有很好的抗腫瘤效果的情況下，所屬領(lǐng)域技術(shù)人員對(duì)采用亞乙基取代亞丙基而獲得的化合物C具有很好的抗腫瘤效果是可以預(yù)期的，且這種技術(shù)效果通過(guò)有限的試驗(yàn)即可得到，也就是說(shuō)，在證據(jù)4公開(kāi)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，所屬領(lǐng)域技術(shù)人員能夠顯而易見(jiàn)地制造出化合物C并確定其技術(shù)效果，不需要?jiǎng)?chuàng)造性的勞動(dòng)；至于本專(zhuān)利的具體化合物C對(duì)白血細(xì)胞的IC50值高于化合物B，所屬領(lǐng)域技術(shù)人員的確無(wú)法預(yù)先確定，但只要證據(jù)4給出技術(shù)效果的預(yù)期而所屬領(lǐng)域技術(shù)人員通過(guò)有限試驗(yàn)?zāi)軌虼_定，就應(yīng)當(dāng)認(rèn)為所述技術(shù)效果是所屬領(lǐng)域技術(shù)人員可以預(yù)料得到的，并非只有在現(xiàn)有技術(shù)預(yù)先確定化合物C在對(duì)白血細(xì)胞的IC50值一定高于或低于現(xiàn)有技術(shù)化合物的情況下才認(rèn)為所述技術(shù)效果是可以預(yù)料到，因此，本專(zhuān)利具體化合物C對(duì)白血細(xì)胞的IC50值小于化合物B對(duì)白血細(xì)胞的IC50，對(duì)所屬領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)并非是意外的。本專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)的實(shí)驗(yàn)證明化合物B對(duì)TS沒(méi)有抑制而化合物C對(duì)TS有抑制，這只能說(shuō)明化合物C抑制腫瘤細(xì)胞的作用機(jī)制不同于化合物B的作用機(jī)制，但是并不表明化合物C相對(duì)于化合物B在抗腫瘤活性方面取得了預(yù)料不到的效果。本專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)中給出了化合物A和C在活體內(nèi)的抗腫瘤活性數(shù)據(jù)，沒(méi)有給出化合物B在活體內(nèi)的抗腫瘤活性數(shù)據(jù)，沒(méi)有證據(jù)表明化合物C較化合物B具有出人意料高的抗腫瘤活性。從本專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)第49至50頁(yè)的數(shù)據(jù)可以看出具備嘧啶環(huán)4-位為羥基、以亞乙基連接且具有吡咯環(huán)結(jié)構(gòu)的權(quán)利要求1制備得到的化合物在抑制腫瘤細(xì)胞IC50值方面并非都優(yōu)于證據(jù)4公開(kāi)的化合物。因此，伊萊利利公司關(guān)于本專(zhuān)利得到的化合物取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果因而具有創(chuàng)造性的主張不能成立。

綜上，權(quán)利要求1相對(duì)于證據(jù)4不具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，不符合專(zhuān)利法第二十二條第三款有關(guān)創(chuàng)造性的規(guī)定。

權(quán)利要求2和3為權(quán)利要求1的從屬權(quán)利要求，附加技術(shù)特征是對(duì)權(quán)利要求1中通式化合物的取代基的進(jìn)一步的限定，但所述進(jìn)一步限定的附加技術(shù)特征已在證據(jù)4實(shí)施例8中公開(kāi)，基于與上述相同的理由，在權(quán)利要求1相對(duì)于證據(jù)4不具備創(chuàng)造性的基礎(chǔ)上，權(quán)利要求2和3也不具備專(zhuān)利法第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性。據(jù)此，專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)作出第9197號(hào)決定，宣告本專(zhuān)利權(quán)全部無(wú)效。

以上事實(shí)有本專(zhuān)利授權(quán)公告文本、證據(jù)4、第9197號(hào)決定、口頭審理記錄表、以及當(dāng)事人陳述等證據(jù)在案佐證。

本院認(rèn)為，本案的核心問(wèn)題在于本專(zhuān)利權(quán)利要求2的修改是否符合專(zhuān)利法第三十三條規(guī)定以及本專(zhuān)利權(quán)利要求1是否具有創(chuàng)造性。

一、關(guān)于本專(zhuān)利權(quán)利要求2的修改是否超出原申請(qǐng)文件記載范圍的問(wèn)題。

專(zhuān)利法第三十三條規(guī)定，申請(qǐng)人可以對(duì)其申請(qǐng)文件進(jìn)行修改，但是，對(duì)發(fā)明和實(shí)用新型專(zhuān)利申請(qǐng)文件的修改不得超出原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)記載的范圍。根據(jù)《審查指南》的相關(guān)規(guī)定，如果申請(qǐng)的內(nèi)容通過(guò)增加、改變和／或刪除其中的一部分，致使所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員看到的信息與原申請(qǐng)記載的信息不同，而且又不能從原申請(qǐng)記載的信息中直接地、毫無(wú)疑義地確定，那么，這種修改不符合專(zhuān)利法第三十三條的規(guī)定。對(duì)于含有數(shù)值范圍技術(shù)特征的權(quán)利要求中數(shù)值范圍的修改，只有在修改后數(shù)值范圍的兩個(gè)端值在原說(shuō)明書(shū)和/或權(quán)利要求書(shū)中已確實(shí)記載且修改后的數(shù)值范圍在原數(shù)值范圍之內(nèi)的前提下，才是允許的。

本案中，本專(zhuān)利權(quán)利要求2修改后“1至6個(gè)”的數(shù)值范圍在原“1~12”的范圍之內(nèi)，但是其端點(diǎn)值“6”并沒(méi)有記載在原申請(qǐng)文件中，因此“R2’具有6個(gè)碳原子的烷基”沒(méi)有記載在原申請(qǐng)文件中，也不能由原申請(qǐng)文件直接、毫無(wú)疑義地確定。伊萊利利公司提出原說(shuō)明書(shū)“1至12個(gè)碳原子的烷基”僅僅是一種表述習(xí)慣，實(shí)質(zhì)上就是對(duì)1個(gè)、2個(gè)、3個(gè)、4個(gè)、5個(gè)、6個(gè)、直至12個(gè)碳原子的低級(jí)烷基的具體方案的記載，因此包括了對(duì)6個(gè)碳原子的記載。但是，申請(qǐng)文件未明確提出的數(shù)值不能認(rèn)為已經(jīng)被記載，故未明確提出的關(guān)于端點(diǎn)值“6”的“R2’具有6個(gè)碳原子的烷基”沒(méi)有記載在原申請(qǐng)文件中，也不能由原申請(qǐng)文件直接、毫無(wú)疑義地確定。因此，本專(zhuān)利權(quán)利要求2中“R2’是具有1至6個(gè)碳原子的烷基”的修改超出了原申請(qǐng)文件記載的范圍，不符合專(zhuān)利法第三十三條的規(guī)定。伊萊利利公司此項(xiàng)上訴主張不能成立，本院不予支持。

二、關(guān)于創(chuàng)造性問(wèn)題。

專(zhuān)利法第二十二條第三款規(guī)定，創(chuàng)造性是指同申請(qǐng)日以前的已有技術(shù)相比，該發(fā)明有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步。在判斷是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)時(shí)，一般要先確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)，其后確定發(fā)明的區(qū)別特征，然后根據(jù)該區(qū)別特征所能達(dá)到的技術(shù)效果確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題，最后判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見(jiàn)。

發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題，是指為獲得更好的效果而需對(duì)最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)的技術(shù)任務(wù)。作為一個(gè)原則，發(fā)明的任何技術(shù)效果都可以作為重新確定技術(shù)問(wèn)題的基礎(chǔ)，只要本領(lǐng)域技術(shù)人員從該申請(qǐng)說(shuō)明書(shū)中所記載的內(nèi)容能夠得知該技術(shù)效果即可。

將本專(zhuān)利權(quán)利要求1與證據(jù)4公開(kāi)的內(nèi)容尤其是實(shí)施例8記載的內(nèi)容相比，區(qū)別僅在于本專(zhuān)利權(quán)利要求1中的化合物的亞苯基和吡咯并嘧啶環(huán)的連接基團(tuán)是亞乙基，而證據(jù)4實(shí)施例8的化合物是亞丙基。專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)認(rèn)為，本專(zhuān)利權(quán)利要求1所要解決的技術(shù)問(wèn)題實(shí)質(zhì)上提供