商標注冊風(fēng)險既規(guī)避

商標注冊的風(fēng)險及規(guī)避合肥華冠知識產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)---------于金花2013年10月商標注冊的風(fēng)險及規(guī)避

一、與他人在先申請的商標相同或者相近似二、違反商標法關(guān)于不得作為商標使用或注冊的相關(guān)規(guī)定（禁止性規(guī)定）

三、商標缺乏顯著性。四、其他原因商標注冊有風(fēng)險，其風(fēng)險主要就是最后被駁回，從而造成前期投入的商標使用成本的損失。因為很多申請人在商標申請?zhí)峤恢缶烷_始使用商標，甚至更早，而由于在一年多甚至兩年多的審查等待過程中投入的對商標使用的成本尚未產(chǎn)生有效的收益。所以我一直跟我的客戶說商標注冊有風(fēng)險，注冊需謹慎，需要多準備幾個后備商標。

那么產(chǎn)生駁回風(fēng)險的主要原因有哪些？

一、與他人在先申請的商標相同或者相近似

商標法第二十八條規(guī)定：申請商標注冊，凡不符合本法有關(guān)規(guī)定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經(jīng)注冊的或者初步審定的商標相同或者近似的，由商標局駁回，不予公告。

由此可見，提交申請的商標不一定都能獲得核準注冊，申請?zhí)峤磺暗牟樵冎陵P(guān)重要。但是經(jīng)過代理機構(gòu)查詢分析后覺得沒有問題的商標提交注冊申請就一定能獲得核準嗎？未必。一、與他人在先申請的商標相同或者相近似1，查詢盲期。雖然國家商標局現(xiàn)在開放了網(wǎng)上查詢系統(tǒng)，但是商標查詢存在一定的“盲期”，查詢所獲得的數(shù)據(jù)一般不包含查詢?nèi)涨皫讉€月內(nèi)申請的部分在先商標信息，也不包含處于評審狀態(tài)的在先商標信息。因為商標注冊申請文件自商標局收到后須經(jīng)過形式審查才建立檢索，錄入數(shù)據(jù)庫，此時才能查到該商標信息，這一過程通常需要6個月左右。

一、與他人在先申請的商標相同或者相近似

2，現(xiàn)在商標局的網(wǎng)上查詢系統(tǒng)和其他一些查詢軟件可以較為準確地查詢出在先注冊的相同商標，但是對于近似商標特別是圖形近似商標的查詢?nèi)源嬖谳^大的不足，近似商標的判定有一定的標準，但是查詢?nèi)撕蜕虡司謱彶閱T可能對此的理解不同，在主觀上就會產(chǎn)生判斷差異。特別是圖形商標，圖形商標的近似判斷是以圖形構(gòu)成要素為標準的，查詢者、商標檢索系統(tǒng)信息輸入者可能對某一具體商標的構(gòu)成要素認識不同，導(dǎo)致查詢系統(tǒng)不能準確查詢圖形商標。

二、違反商標法關(guān)于不得作為商標使用或注冊的相關(guān)規(guī)定（禁止性規(guī)定）

《中華人民共和國商標法》第十條規(guī)定：下列標志不得作為商標使用：（1）同中華人民共和國的國家名稱、國旗、國徽、軍旗、勛章相同或者近似的，以及同中央國家機關(guān)所在地特定地點的名稱或者標志性建筑物的名稱、圖形相同的；（2）同外國的國家名稱、國旗、國徽、軍旗相同或者近似的，但該國政府統(tǒng)一的除外；（3）同政府間國際組織的名稱、旗幟、徽記相同或者近似的，但經(jīng)該組織同意或者不易誤導(dǎo)公眾的除外；（4）與表明實施控制、予以保證的官方標志、檢驗印記相同或者近似的，但經(jīng)授權(quán)的除外；（5）同“紅十字”、“紅新月”的名稱、標志相同或者近似的；（6）帶有民族歧視性的；（7）夸大宣傳并帶有欺騙性的；（8）有害于社會主義道德風(fēng)尚或者有其他不良影響的。

縣級以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名，不得作為商標。但是，地名具有其他含義或者作為集體商標、證明商標組成部分的除外；已經(jīng)注冊的使用地名的商標繼續(xù)有效。

在商標申請注冊實務(wù)中，申請人和商標代理人不可能熟知以上禁止性規(guī)定指向的內(nèi)容，所申請注冊的商標很有可能違背了禁止性規(guī)定。同時有些規(guī)定沒有很明確的標準，審查員和申請人的理解存在較大差別。比如：“有害于社會主義道德風(fēng)尚或者有其他不良影響的”，法律解釋是指商標不得含有淫穢、封建迷信、邪教及其他與法律、法規(guī)規(guī)定相違背的內(nèi)容。一、與他人在先申請的商標相同或者相近似3，商標局審查員在審查過程中對于近似商標的判定具有一定的自由裁量權(quán)。對商標近似性的認識具有一定的主觀性。從而導(dǎo)致和申請人查詢時的判定不同。

以上三個原因?qū)е铝穗m然查詢時感覺可以的，但是最后還是被駁回。

國家工商總局的《商標審查標準》中規(guī)定是：社會主義道德風(fēng)尚，是指我國人們共同生活及其行為的準則、規(guī)范以及在一定時期內(nèi)社會上流行的良好風(fēng)氣和習(xí)慣；其他不良影響，是指商標的文字、圖形或者其他構(gòu)成要素對我國政治、經(jīng)濟、文化、宗教、民族等社會公共利益和公共秩序產(chǎn)生消極的、負面的影響。有害于社會主義道德風(fēng)尚或者具有其他不良影響的判定應(yīng)考慮社會背景、政治背景、歷史背景、文化傳統(tǒng)、民族風(fēng)俗、宗教政策等因素，并應(yīng)考慮商標的構(gòu)成及其指定使用的商品和服務(wù)。主要包含以下幾個方面：1，有害于社會主義道德風(fēng)尚的。2，具有政治上不良影響的:A與國家、地區(qū)或者政治性國際組織領(lǐng)導(dǎo)人姓名相同或者近似的，B有損國家主權(quán)、尊嚴和形象的，C具有政治意義的數(shù)字等構(gòu)成的，D與恐怖主義組織、邪教組織、黑社會名稱或者其領(lǐng)導(dǎo)人物姓名相同或者近似的。3，有害于種族尊嚴或者感情的。4，有害于宗教信仰、宗教感情或者民間信仰的，A宗教或者民間信仰的偶像名稱、圖形或者其組合，B宗教活動地點、場所的名稱、圖形或者其組合，C宗教的教派、經(jīng)書、用語、儀式、習(xí)俗以及宗教人士的稱謂、形象。例外情況：A根據(jù)國務(wù)院有關(guān)規(guī)定，宗教組織或者團體可以興辦自養(yǎng)企業(yè)，在不會損害其他宗教活動場所利益的前提下，宗教組織和經(jīng)其授權(quán)的宗教企業(yè)以專屬于自己的宗教活動場所的名稱作為商標申請注冊的。B商標的文字或者圖形雖然與宗教或者民間信仰有關(guān)，但具有其他含義或者其與宗教有關(guān)聯(lián)的含義已經(jīng)泛化，不會使公眾將其與特定宗教或者民間信仰相聯(lián)系的

5，與我國各黨派、政府機構(gòu)、社會團體等單位或者組織的名稱、標志相同或者近似的。黨派包括中國共產(chǎn)黨和被統(tǒng)稱為民主黨派的八個政黨，即中國國民黨革命委員會、中國民主同盟、中國民主建國會、中國民主促進會、中國農(nóng)工民主黨、中國致公黨、九三學(xué)社、臺灣民主自治同盟；本條中的名稱包括全稱、簡稱、縮寫等；本條中的標志包括徽章、旗幟等。

8，容易誤導(dǎo)公眾的.A容易使公眾對商品或者服務(wù)的質(zhì)量等特點產(chǎn)生誤認的；B公眾熟知的書籍的名稱，指定使用在書籍商品；C公眾熟知的游戲名稱，指定使用在游戲機或者電子游戲程序的載體等商品及相關(guān)服務(wù)；D公眾熟知的電影、電視節(jié)目、廣播節(jié)目、歌曲的名稱，指定使用在影視、音像載體的電影片、電視片、唱片、光盤（音像）、磁帶等商品及相關(guān)服務(wù)。9，商標由企業(yè)名稱構(gòu)成或者包含企業(yè)名稱，該名稱與申請人名義存在實質(zhì)性差異，容易使公眾發(fā)生商品或者服務(wù)來源誤認的。10，具有其他不良影響的。以上就是有害于社會主義道德風(fēng)尚或者有其他不良影響的審查標準。申請人和審查人員對具體的某個商標的理解存在差異而導(dǎo)致商標被駁回。

6，與我國黨政機關(guān)的職務(wù)或者軍隊的行政職務(wù)和職銜的名稱相同的。含有與我國黨政機關(guān)的職務(wù)或者軍隊的行政職務(wù)和職銜名稱相同或者近似的文字，但具有其他含義不會誤導(dǎo)公眾的除外（比如將軍）。7，與各國法定貨幣的圖案、名稱或者標記相同或者近似的。三、商標缺乏顯著性。

中華人民共和國商標法》第十一條規(guī)定，下列標志不得作為商標注冊：（一）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的；（二）僅僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其特點的；（三）缺乏顯著特征的。前款所列標志經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標注冊。根據(jù)商標固有顯著性的不同，我們可以將商標分為強商標和弱商標。強商標是本身具有顯著性或者商標所有人證明其商標已取得第二含義。強商標包括三種即臆造性商標、任意性商標和暗示性商標。臆造性商標，是指構(gòu)成商標的單詞或者字母組合在詞典上沒有任何含義。比如：凱杰特，本身沒有描述任何事物，且沒有任何含義。任意性商標，是指構(gòu)成商標的單詞或者單詞組合在詞典上有固定含義，但與其指定的商品或者服務(wù)無關(guān)。比如：“Apple”（蘋果電腦），其中文含意是蘋果。暗示性商標，是指對其使用商品的性質(zhì)或者質(zhì)量具有影射或者暗示作用的商標，暗示了但未直接描述其使用商品。（這類商標盡量少用，因為對暗示不同的人可能認識不一樣）。弱商標主要就是描述性商標、地名商標和姓氏商標。這幾種商標都缺乏明顯的特征。除非申請人能證明通過使用獲得了足夠的顯著性或者具有了第二含義。所以不建議申請人使用這些類型的商標申請注冊。那么商標注冊申請一旦被駁回，會給企業(yè)帶來哪些損失呢？1，經(jīng)濟損失。

這是毫無疑問的。一方面，企業(yè)申請商標注冊所繳納的費用是不退的，包括商標代理機構(gòu)收取的代理費一般也是不退的，雙方有協(xié)議的除外。如果一個企業(yè)就某一商標在很多類別上申請注冊了，都被駁回的話，那注冊費用的損失是相當大的。另一方面，很多企業(yè)在商標注冊申請?zhí)峤恢笊踔粮缇驮谑褂么松虡肆?，企業(yè)為了推廣該品牌，需要持續(xù)的投入推廣費用，在等待商標局審查的這段時間里，企業(yè)不會什么的不做的等待，肯定會不遺余力的推廣自己的商標，而一旦注冊申請被駁回，企業(yè)不得不改變商標的情況下，以往對該商標的推廣投入尚未產(chǎn)生有效收益的情況下，企業(yè)的損失不可避免的產(chǎn)生了，這損失相對于注冊費用的損失要大很多很多。四、其他原因除了以上主要原因之外，造成商標注冊申請批不下來的原因還有A商標代理機構(gòu)的失職，造成文件丟失或者內(nèi)容錯誤。B欺騙性的假冒代理機構(gòu)，也就是俗稱的皮包公司，這種現(xiàn)象在前幾年比較多出現(xiàn)，一般都是掛一個某某公司辦事處的牌子，而且那個時候商標注冊申請審查時間相當長，在這段時間里足夠騙子騙足了錢走人。所以申請人一定要選擇正規(guī)的、有資歷的代理機構(gòu)，切勿上當受騙。2，時間上的延后。

企業(yè)的商標注冊申請一旦被駁回，那么企業(yè)在等待審核的這段時間里對商標的使用推廣都將是沒有收益的無用功，企業(yè)需要申請注冊新的商標，除了經(jīng)濟損失外，在時間上又延后一年多甚至兩年多，企業(yè)又要重新開始推廣一個品牌，在激烈的瞬息萬變的市場競爭中，這對企業(yè)品牌的成長是很不利的。

就算企業(yè)就駁回申請復(fù)審，復(fù)審的時間是相當長的，這樣一種情況下，企業(yè)就會進退兩難，在等待中失去很多市場機會。3，其他損失

如果申請人在中國提出注冊申請后根據(jù)《馬德里協(xié)定》提出了商標國際注冊申請。一旦該商標被商標局駁回，根據(jù)中心打擊原則，申請人提出國際注冊申請將因基礎(chǔ)注冊無效而被駁回。

如何在申請商標注冊中規(guī)避本文第一部分提到的風(fēng)險，提高注冊成功率，避免不必要的損失。根據(jù)商標法、商標注冊實務(wù)，可以采用以下方式來盡可能的規(guī)避風(fēng)險。

商標注冊申請被商標局依據(jù)《商標法》第28條認定為與在先注冊的引證商標近似而駁回該注冊申請．如果申請人在法定期限內(nèi)沒有提出駁回復(fù)審申請或者復(fù)審申請理由不成立，那么該裁定對申請商標與引證商標相近似的認定發(fā)生法律效力。如果申請人在使用該商標，那么引證商標權(quán)人可以依據(jù)該裁定主張申請人的使用行為構(gòu)成商標侵權(quán)而要求申請人承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。

企業(yè)因為商標注冊申請被駁回而不得不換標的情況下，對企業(yè)已經(jīng)形成的知名度和良好的社會形象都是比較大的打擊，商譽的無形損失是相當大的。

綜上所述，商標注冊申請一旦被駁回，對商標申請人造成的損失是比較大的，因而商標注冊申請人在申請之前一定要慎重，盡可能的避免被駁回，而商標代理機構(gòu)的重要責(zé)任之一就是讓申請人認清風(fēng)險并幫助申請人最大限度的避免風(fēng)險。1，拆分注冊

這個主要是針對組合商標而言的。《商標審查標準》對于商標中的字母、文字、圖形部分的審查標準是不同的。組合商標在審查中是分開審查的，圖形、文字先分開審查，然后載整體審查。圖形或者文字任何一部分有類似的在先權(quán)利，則基本上判定該商標整體有類似的在先權(quán)利，從而判定駁回。文字部分的識別性與對應(yīng)性相對較強，申請人可以較為靈活的設(shè)計商標文字部分來規(guī)避法律禁止性規(guī)定，除非出現(xiàn)查詢時處于“查詢盲期”的數(shù)據(jù)中有類似的文字。而圖形部分與英文字母部分確定性較差，審查過程中審查員自由裁量性較強。即使申請人設(shè)計商標過程中刻意將其與在先申請相區(qū)別，但由于各人審美標準的不同，在審查過程中也有可能被認定為近似商標。所以建議在申請商標注冊時對組合商標進行拆分，圖形一份申請、文字一份申請，這樣增加了注冊成功的可能性，而避免因一部分有類似的在先權(quán)利而被整體駁回的情況。而拆分注冊還有一個好處就是各部分可以自由組合，增加了注冊商標使用的靈活性。我國商標法并未禁止在一件商品上使用多個注冊商標。2，商標一定要使用

這個主要針對很多商標因缺乏顯著性而被駁回的情況。商標的顯著性可以分為固有顯著性和取得顯著性。固有顯著性很好理解，就是商標本身就具有的獨創(chuàng)性、區(qū)別性，是文字、圖形或者獨特的設(shè)計所產(chǎn)生的一種特性。而取得顯著性則是商標本身不具有顯著性，而通過在市場交易中的使用獲得了第二含義，使得消費者對該商標的認知度、區(qū)分度較高，而不會發(fā)生混淆和誤導(dǎo)。

不光是缺乏顯著性的商標，商標在申請注冊后一定要積極使用，商標的意義是在商品交易中體現(xiàn)的。企業(yè)應(yīng)積極推廣，在該商標注冊申請指定保護的商品上使用，這是善意的積極的使用（搶注他人商標的除外）。

但需要注意的是，如果該商標與他人在先注冊申請明顯近似的話，那么申請人應(yīng)嚴格管理使用行為。商標的近似性審查是審查員自由裁量的過程，存在一定的風(fēng)險。如果在駁回復(fù)審程序中商標評審委員會支持商標局的駁回理由．那申請復(fù)審商標與他人商標近似這一判定即發(fā)生既判力。在這種情況下注冊過程中申請人使用商標的行為可以被認定為商標侵權(quán)。所以建議在查詢時發(fā)現(xiàn)明顯近似的在先權(quán)利，最好換標，不要勉強的申請注冊，由此造成的后果可能難以預(yù)料。

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