專利回避方案

1專利侵權(quán)的回避設(shè)計概述"回避設(shè)計”(Designaround)是技術(shù)創(chuàng)新過程中一種常見的技術(shù)開發(fā)策略，即通過設(shè)計一種不同于受專利保護(hù)的新方案， 來規(guī)避該項專利權(quán)。本質(zhì)上，專利權(quán)本身并不能回避，但是技術(shù)研發(fā)人員可以采用不同于受專利權(quán)保護(hù)的技術(shù)方案的新的設(shè)計， 從而避開他人某項具體專利權(quán)的保護(hù)范圍。 通過回避設(shè)計，企業(yè)可以在市場競爭中有效避免他人專利的牽制，獲得自主經(jīng)營的空間。需要注意的是，回避設(shè)計并不是研發(fā)設(shè)計中的靈丹妙藥， 采用回避設(shè)計本身就意味著他人在該項技術(shù)領(lǐng)域先有專利權(quán)， 而我方已經(jīng)處于不利態(tài)勢， 因此注重自主專利權(quán)的創(chuàng)造和累積，才是企業(yè)專利經(jīng)營與專利戰(zhàn)略中的根本， 才可以在市場競爭中占據(jù)有利局面。 而且，隨著業(yè)界對專利重視程度的提高， 各種保護(hù)策略的運(yùn)用日臻成熟，各國行政機(jī)關(guān)和法院對專利保護(hù)也日益加強(qiáng)，回避設(shè)計的空間和成功的可能性也將越來越小。但是，回避設(shè)計的確是企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)策略中避免侵權(quán)發(fā)生的重要措施， 同時也可能是代價最小的一條競爭捷徑， 因此，特別是對于后來者而言， 回避設(shè)計往往是其后發(fā)制人的一個重要手段，值得充分關(guān)注和重視。我國已經(jīng)有企業(yè)進(jìn)行專利回避設(shè)計， 以避開專利鋒芒，創(chuàng)造自主專利。全國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)7家上市公司之一的江蘇江淮動力股份有限公司(以下簡稱“江淮動力公司”)，近年來依靠技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品創(chuàng)新，實(shí)施以專利戰(zhàn)略為主的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，營造企業(yè)核心競爭力，取得了飛速的發(fā)展。江淮動力公司結(jié)合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營戰(zhàn)略， 針對歐美高端家用小動力市場，走仿制先進(jìn)企業(yè)產(chǎn)品道路，提高技術(shù)水平和產(chǎn)品附加值。為規(guī)避專利侵權(quán)風(fēng)險，江淮動力公司委托專業(yè)的專利服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行相關(guān)歐美國家專利的查詢檢索，然后通過對比研究，進(jìn)行修改設(shè)計以免侵權(quán)訴訟。對于難以規(guī)避又確有價值的專利，才采取購買許可的方式。2專利侵權(quán)回避設(shè)計的前期工作1?確認(rèn)被回避專利的保護(hù)范圍對他人的專利進(jìn)行回避設(shè)計，第一步是搞清楚所要回避的專利保護(hù)范圍的大小。 在此過程中，首先要確認(rèn)的是專利在法律形式上的有效性， 如果專利權(quán)因為未交費(fèi)，或已過保護(hù)年限，或已被宣告無效而不復(fù)存在，則回避設(shè)計就沒有必要了。在核實(shí)專利有效的前提下，進(jìn)一步分析其權(quán)利要求，找出其保護(hù)范圍最寬的權(quán)項進(jìn)行分析，結(jié)合說明書和相關(guān)審查過程中的往來文件， 確認(rèn)該權(quán)利要求字面的真實(shí)含義， 以及其等同物的范圍。經(jīng)過這樣的專利分析，可以整理出該最寬權(quán)利要求包含的幾個必要技術(shù)特征。 這樣就提供了一個對比基準(zhǔn)，來檢驗將來的回避設(shè)計是否滿足底限要求， 若回避設(shè)計方案不包括整理出來的所有必要技術(shù)特征，就可以認(rèn)為是滿足了這一底限。值得提及的是，這種技術(shù)特征的對比不僅僅是字面上的，還應(yīng)考慮其等同物，當(dāng)然，這也是比對的難點(diǎn)所在，這些就是侵權(quán)判定理論中提到的字面侵權(quán)原則、 等同原則以及禁止反悔原則在回避設(shè)計中的應(yīng)用。《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第 17條規(guī)定：“專利法第五十六條第一款所稱的’發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求’ ，是指專利權(quán)的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)以權(quán)利要求書“明確記載齣必要技術(shù)特征所確定的范圍為準(zhǔn)， 也包括與該必要技術(shù)特征相鵲屋船恃征所確定的范圍。等同特征是指與所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段， 實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的特征。 ”比如，人家的專利技術(shù)中是用齒輪實(shí)現(xiàn)傳送功能， 而你用傳送帶替代齒輪達(dá)到傳送的功能，則傳送帶會構(gòu)成齒輪的等同物， 依等同原則構(gòu)成侵權(quán)。不過，等同原則目前在中國的司法實(shí)踐中逐漸受到抑制，一般不輕易使用該原則來判斷侵權(quán)成立與否。2?評估被回避專利的實(shí)質(zhì)有效性在確定了授權(quán)專利保護(hù)范圍的基礎(chǔ)上， 如果考慮到回避設(shè)計的復(fù)雜程度和成本， 還可以對專利的實(shí)質(zhì)有效性做一個評估， 即對比現(xiàn)有技術(shù)，查核該專利是否有不當(dāng)授權(quán)的情況，再基于評估核實(shí)后的專利范圍做回避設(shè)計， 這有可能大大減小回避設(shè)計的技術(shù)難度和成本投入。當(dāng)然，專利回避設(shè)計存在著一定的風(fēng)險，如果不能準(zhǔn)確評估，就有可能導(dǎo)致侵權(quán)。與此同時，要保留在此過程找到相關(guān)專利有效性分析的證據(jù)， 根據(jù)自己的商業(yè)策略，在適當(dāng)?shù)臅r候提出無效申請或?qū)⒆C據(jù)提供給商業(yè)盟友。專利回避設(shè)計專利回避設(shè)計，或稱專利規(guī)避設(shè)計，從其英文翻譯，可以更好的理解這一概念，DesignAround字面即“繞道而行的設(shè)計”。專利回避設(shè)計是個很復(fù)雜的話題。 我們先將基本面的內(nèi)容羅列如下， 作為進(jìn)一步學(xué)習(xí)探討的基礎(chǔ)和線索。下面將有一些很好的文檔，供下載參閱。一般來說，一個成功的專利回避設(shè)計需要滿足如下兩個條件：一是在專利侵權(quán)判定中不會被判侵權(quán)。 這是專利回避設(shè)計最下限的要求， 也是法律層面最基本的要求；二是確?；乇茉O(shè)計的成果具備商業(yè)競爭力、 滿足獲利要求。不是為了回避而回避，必須考慮避免因成本過高而導(dǎo)致產(chǎn)品失去競爭力和利潤空間之問題，這個是商業(yè)層面上的要求。相應(yīng)的，努力做好專利回避設(shè)計有以下的基本優(yōu)點(diǎn)：一是使產(chǎn)品更具競爭力，強(qiáng)化原有產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)，改良缺點(diǎn)；二是可能產(chǎn)生一項或多項新的技術(shù)專利；三是可能避免被判惡意侵權(quán)之虞。專利回避設(shè)計需要結(jié)合專利人員、 技術(shù)人員以及市場人員等各方力量， 才可能更富有成效。這里對于專利人員的要求也特別高， 需要有扎實(shí)的專利法律知識功底和專利實(shí)務(wù)操作經(jīng)驗，對技術(shù)/產(chǎn)品的原理非常熟捻，對產(chǎn)業(yè)和市場比較敏感。特別是對美國專利進(jìn)行回避設(shè)計， 必須熟稔美司法體系運(yùn)作，掌握美國專利判例的最新發(fā)展動向。最基本的，比如需要了解專利要件、專利權(quán)權(quán)利范圍、最佳實(shí)施例(BestMode)、可據(jù)以實(shí)施(Enabling)、藉功能界定技術(shù)手段(MeansPlusFunction) 等專業(yè)知識，而且還需熟悉侵權(quán)判斷原則和操作，比如字面侵權(quán)、等同侵權(quán)( DoctrineofEquivalents )、全面覆蓋原則(ALLELEMENTRULE)、禁止反悔原則((ProsecutionFileHistoryEstoppel)、等同三步測試(TripartiteTest:Function/Way/ResultTest)等等。這里注意，針對不同的法域，回避設(shè)計的思路和操作將根據(jù)專利法特別是專利侵權(quán)判定原則有不同的變化，不能一概而論。講到專利回避設(shè)計，就必要要講到專利侵權(quán)判定。 專利侵權(quán)判定是有比較嚴(yán)密的邏輯體系的(大家可以先看看附件中展示的邏輯圖表，有機(jī)會再跟大家具體探討) 。這個在臺灣和美國都已經(jīng)非常成熟，在大陸很多問題還處在爭鳴和探討階段。專利回避設(shè)計的基本方法，比如：至少減少一個該專利權(quán)利要求中的“必要技術(shù)特征”，此方式的關(guān)鍵點(diǎn)在于找出該專利保護(hù)范圍中各技術(shù)特征中最易省缺的突破口，這需要有豐富的技術(shù)設(shè)計和實(shí)務(wù)經(jīng)驗。Kayton博士提出了省略技術(shù)要件之回避設(shè)計包括九個步驟(見附件)。至少替換一個該專利權(quán)利要求中的“必要技術(shù)特征”，這里注意考慮所做的替換是否構(gòu)成“等同”替換。利用禁止反悔原則，借助專利審查歷史文件進(jìn)行回避設(shè)計。具體解釋略。利用專利文件中的具體實(shí)施例進(jìn)行回避設(shè)計。具體解釋略。利用專利文件的背景技術(shù)、提出的技術(shù)問題以及引證文件進(jìn)行回避設(shè)計。具體解釋略。利用失效、過期之專利文件內(nèi)容進(jìn)行回避設(shè)計。專利回避設(shè)計衍生的問題:取得新技術(shù)專利能否避免專利侵權(quán)一項技術(shù)能否獲得專利，與按照該專利技術(shù)制成的產(chǎn)品是否會侵權(quán)， 這是兩個不同的問題，這個也是基本常識，需要引起注意。從專利回避設(shè)計角度檢視自己的專利我們的技術(shù)/專利，也可以用專利回避設(shè)計的思路去進(jìn)行檢驗，難以別人回避設(shè)計的，其保護(hù)性才可稱強(qiáng)。從技術(shù)內(nèi)容上講，是否是較為基礎(chǔ)的、原創(chuàng)性較強(qiáng)的設(shè)計；從專利文本上講，權(quán)利要求保護(hù)范圍是否恰當(dāng)，有沒有捐獻(xiàn)，等等；從專利組合的角度講，是否有連續(xù)的或一系列的專利對該產(chǎn)品/領(lǐng)域進(jìn)行了嚴(yán)密布局保護(hù)？這里引出一個概念叫做“回避設(shè)計的反制”， 專利人員在與技術(shù)人員進(jìn)行洽談、專利挖掘、專利撰寫、專利布局規(guī)劃時，就應(yīng)該貫徹這個概念。 Kayton博士提出了回避設(shè)計之反制的七個步驟（