現(xiàn)有技術(shù)抗辯所帶來的問題

1、現(xiàn)有技術(shù)抗辯所帶來的新問題(2009-03-14 09:25:48) 轉(zhuǎn)載標(biāo)簽： 法律技術(shù)特征現(xiàn)有技術(shù)技術(shù)方案專利權(quán)人雜談分類： 個(gè)人專業(yè)文摘 前言 現(xiàn)有技術(shù)，指的是專利申請日前在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表、在國內(nèi)公開使用或者以其他方式為公眾所知的技術(shù)。在規(guī)定現(xiàn)有技術(shù)抗辯之前的訴訟流程如下圖所示。由于我國專利權(quán)由行政部門授予、專利侵權(quán)由司法部門審理，兩者截然分開，在專利侵權(quán)訴訟中，被告實(shí)施的技術(shù)方案落入原告專利權(quán)保護(hù)范圍時(shí)通常是去專利復(fù)審委無效原告的專利，以此來請求中止訴訟。 為了回避專利侵權(quán)訴訟中專利權(quán)的授權(quán)條件問題，避免專利侵權(quán)案件久拖不決，最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)

2、定第九條首次規(guī)定了可以不中止訴訟的情形是被告提出的證據(jù)足以證明其使用的技術(shù)屬于現(xiàn)有技術(shù)，即從司法實(shí)踐中認(rèn)可了被告以實(shí)施現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行不侵權(quán)抗辯，法院可以直接判決。最近的專利法修改征求意見稿中也增加了A10條款：審理或者處理專利侵權(quán)糾紛的人民法院或者專利行政管理部門依據(jù)當(dāng)事人提供的證據(jù)，認(rèn)定被控侵權(quán)人實(shí)施的技術(shù)或者設(shè)計(jì)是現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計(jì)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該實(shí)施行為不構(gòu)成侵犯專利權(quán)的行為。這樣，被告就直接以自己實(shí)施的是現(xiàn)有技術(shù)，該技術(shù)不應(yīng)獲得專利權(quán)保護(hù)為由作出不侵權(quán)抗辯，從而減少人民法院中止訴訟案件的數(shù)量，節(jié)約審判資源。案例分析 隨著現(xiàn)有技術(shù)抗辯在司法實(shí)踐中的應(yīng)用，也導(dǎo)致了新問題的出現(xiàn)。為了更好地進(jìn)行

3、說明，現(xiàn)假設(shè)甲某擁有一份授權(quán)專利，權(quán)利要求書如下：1、一種XX產(chǎn)品，包括技術(shù)特征A、B、C。2、如權(quán)利要求1所述的產(chǎn)品，其特征在于，包括技術(shù)特征D。3、如權(quán)利要求2所述的產(chǎn)品，其特征在于，包括技術(shù)特征E。4、如權(quán)利要求1所述的產(chǎn)品，其特征在于，包括技術(shù)特征F。虛擬案例一： 生產(chǎn)商乙生產(chǎn)包括技術(shù)特征A、B、C、D的產(chǎn)品，專利權(quán)人甲以生產(chǎn)商乙侵犯專利權(quán)為由提起訴訟。在訴訟中，生產(chǎn)商乙舉證證明了專利權(quán)人甲的權(quán)利要求1的技術(shù)方案為現(xiàn)有技術(shù)，并以此為由進(jìn)行不侵權(quán)抗辯。專利權(quán)人甲則以生產(chǎn)商乙的產(chǎn)品包括了權(quán)利要求2的所有技術(shù)特征，要求法院判定生產(chǎn)商乙侵權(quán)。碰到上述情況，法院該如何處理呢？ 有人提出，權(quán)利要求

4、1是獨(dú)立權(quán)利要求，權(quán)利要求2是從屬于權(quán)利要求1的，權(quán)利要求1的保護(hù)范圍自然要大于權(quán)利要求2。現(xiàn)在如果直接認(rèn)為乙的產(chǎn)品不侵犯權(quán)利要求1的權(quán)利，但侵犯權(quán)利要求2的權(quán)利，也就是說，乙的產(chǎn)品不侵犯保護(hù)范圍大的專利權(quán)，卻侵犯了保護(hù)范圍小的專利權(quán)，讓人難以理解。 筆者認(rèn)為，法院完全可以直接判定生產(chǎn)商乙侵犯甲的專利權(quán)，理由如下： I從法律上看，專利權(quán)保護(hù)的是技術(shù)方案。權(quán)利要求書中的每一個(gè)權(quán)利要求都包括了至少一個(gè)完整的技術(shù)方案，可以是一個(gè)技術(shù)方案，也可以是并列的多個(gè)技術(shù)方案。為了更加明確，專利法修改征求意見稿中也增加了A7條款：侵犯發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)，是指被控侵權(quán)人實(shí)施的技術(shù)具有與發(fā)明或者實(shí)用新型專利一項(xiàng)

5、權(quán)利要求所記載的一項(xiàng)技術(shù)方案的全部技術(shù)特征相同或者等同的技術(shù)特征。由此可見，專利權(quán)人以記載在權(quán)利要求書中的任何一個(gè)技術(shù)方案來主張自己的專利權(quán)，都是正當(dāng)?shù)摹⒑侠淼摹?II從邏輯上看，現(xiàn)有技術(shù)抗辯使得不侵犯保護(hù)范圍較大的權(quán)利要求必然不會侵犯保護(hù)范圍較小的權(quán)利要求的假設(shè)不能成立。在規(guī)定現(xiàn)有技術(shù)抗辯之前，是否侵權(quán)的判定標(biāo)準(zhǔn)，僅僅是看被控侵權(quán)產(chǎn)品是否落入權(quán)利要求的保護(hù)范圍，即被控侵權(quán)產(chǎn)品是否涵蓋了權(quán)利要求記載的一項(xiàng)技術(shù)方案的全部技術(shù)特征相同或者等同的技術(shù)特征。此時(shí)，專利權(quán)人基本都會以獨(dú)立權(quán)利要求所描述的技術(shù)方案來主張權(quán)利，因?yàn)楠?dú)立權(quán)利要求的技術(shù)特征最少，保護(hù)范圍最大。如果被控侵權(quán)產(chǎn)品連包含技術(shù)特征最少的

6、技術(shù)方案都無法涵蓋，顯然更不可能涵蓋包含技術(shù)特征更多的技術(shù)方案了。 但反過來看，保護(hù)范圍較大的技術(shù)方案是現(xiàn)有技術(shù)的可能性必定大于保護(hù)范圍較小的技術(shù)方案。這必然導(dǎo)致出現(xiàn)被告能以現(xiàn)有技術(shù)抗辯主權(quán)利要求，而卻不能以現(xiàn)有技術(shù)抗辯從屬權(quán)利要求的情況，也就是說，不侵犯主權(quán)利要求卻侵犯了從屬權(quán)利要求。這種情況下，如果法院不能直接認(rèn)定侵權(quán)，專利權(quán)人甲要主張權(quán)利，勢必要去無效自己的專利，在無效程序中將權(quán)利要求1刪除，然后再來告生產(chǎn)商乙。這樣就背離了規(guī)定現(xiàn)有技術(shù)抗辯的出發(fā)點(diǎn)。 III從司法實(shí)踐看，現(xiàn)有技術(shù)抗辯通常都是在被控侵權(quán)產(chǎn)品涵蓋了權(quán)利要求記載的一項(xiàng)技術(shù)方案的全部技術(shù)特征相同或者等同的技術(shù)特征的情況下所采用的

7、抗辯方式。有專利訴訟經(jīng)驗(yàn)的不難理解，證明自己的產(chǎn)品沒有涵蓋權(quán)利要求的所有技術(shù)特征一般比證明自己的產(chǎn)品是現(xiàn)有技術(shù)方便得多。而被控侵權(quán)產(chǎn)品落入主權(quán)利要求保護(hù)范圍，也完全有可能同時(shí)落入從屬權(quán)利要求保護(hù)范圍。 綜上所述，法院直接認(rèn)定生產(chǎn)商乙的產(chǎn)品侵權(quán)，存在法律依據(jù)，符合邏輯，也有利于司法實(shí)踐。虛擬案例二： 生產(chǎn)商乙生產(chǎn)包括技術(shù)特征A、B、C、D、F的產(chǎn)品，專利權(quán)人甲以生產(chǎn)商乙侵犯專利權(quán)為由提起訴訟。在訴訟中，生產(chǎn)商乙舉證證明了專利權(quán)人甲的權(quán)利要求1、權(quán)利要求2和權(quán)利要求4的技術(shù)方案均為現(xiàn)有技術(shù)，并以此為由進(jìn)行不侵權(quán)抗辯。專利權(quán)人甲則主張權(quán)利要求中已經(jīng)記載了所有的技術(shù)特征A、B、C、D、F，要求法院直接

8、判定生產(chǎn)商乙侵權(quán)。碰到上述情況，法院該如何處理呢？ 根據(jù)現(xiàn)行法律，權(quán)利要求保護(hù)的是技術(shù)方案。權(quán)利要求書中一共四個(gè)技術(shù)方案，分別包含技術(shù)特征：1）A+B+C；2）A+B+C+D；3）A+B+C+D+E；4）A+B+C+F?，F(xiàn)在技術(shù)方案1）、2）、4）是現(xiàn)有技術(shù)，而侵權(quán)產(chǎn)品中又不存在技術(shù)方案3）中的技術(shù)特征E，也就是說侵權(quán)產(chǎn)品沒有侵犯權(quán)利要求書中的任何一項(xiàng)技術(shù)方案，法院無法判定生產(chǎn)商乙的產(chǎn)品侵權(quán)。 此時(shí)專利權(quán)人甲經(jīng)過法律咨詢，通過無效程序，將權(quán)利要求書改為“一種XX產(chǎn)品，包括技術(shù)特征A、B、C、D、F”后，再次提起訴訟，要求法院判定生產(chǎn)商乙侵權(quán)。此時(shí)權(quán)利要求所包含的技術(shù)方案則恰好與生產(chǎn)商乙的產(chǎn)品吻

9、合，而生產(chǎn)商乙又拿不出充分的證據(jù)證明該技術(shù)方案是現(xiàn)有技術(shù)，在此情況下，法院可以認(rèn)定生產(chǎn)商乙侵權(quán)。 上述案例中，專利權(quán)人甲經(jīng)歷了兩次訴訟和一次無效，才獲以維權(quán)，不合理地浪費(fèi)了審判資源，顯然違背了規(guī)定現(xiàn)有技術(shù)抗辯的出發(fā)點(diǎn)。 為何依據(jù)同樣一份專利告同樣的產(chǎn)品侵權(quán)，卻出現(xiàn)了截然相反的結(jié)果呢？現(xiàn)行審查指南第四部分第三章4.6.2規(guī)定，無效宣告中，修改權(quán)利要求書的具體方式一般限于權(quán)利要求的刪除、合并和技術(shù)方案的刪除。權(quán)利要求的合并是指兩項(xiàng)或者兩項(xiàng)以上相互無從屬關(guān)系但在授權(quán)公告文本中從屬于同一獨(dú)立權(quán)利要求的權(quán)利要求的合并。 根據(jù)上述規(guī)定，生產(chǎn)商乙將權(quán)利要求改為“一種XX產(chǎn)品，包括技術(shù)特征A、B、C、D、F。

10、”是通過刪除原來的權(quán)利要求1同時(shí)合并原權(quán)利要求2、4。 根據(jù)審查指南第四部分第三章5的規(guī)定，某項(xiàng)專利被宣告部分無效后，被宣告無效的應(yīng)視為自始即不存在。但是被維持的部分（包括修改后的權(quán)利要求）也同時(shí)應(yīng)視為自始即存在。由此可以認(rèn)定，修改后包含了技術(shù)特征A+B+C+D+F的技術(shù)方案自始即存在。 由此可見，本虛擬案例所述情況之所以出現(xiàn)，正是因?yàn)閷＠ㄒ?guī)定的保護(hù)范圍和審查指南規(guī)定的保護(hù)范圍之間不一致。根據(jù)專利法的規(guī)定，無效之前的權(quán)利要求書中并沒有包含了技術(shù)特征A+B+C+D+F的技術(shù)方案，而無效程序中允許以合并的方式修改權(quán)利要求，也就是該權(quán)利要求中還暗含了包含技術(shù)特征A+B+C+D+F的技術(shù)方案。 這樣

11、，兩次判決產(chǎn)生截然相反的結(jié)果，也就不難理解了。這種不一致所造成的后果也可以從上面所設(shè)想的例子中看出。也許有人會問，這么多年來，專利訴訟怎么就沒有出現(xiàn)筆者所舉案例的情形呢？實(shí)際上這種情況出現(xiàn)正是由于引入了現(xiàn)有技術(shù)抗辯在未規(guī)定現(xiàn)有技術(shù)抗辯之前，通常不會出現(xiàn)一件產(chǎn)品不侵犯無效前的權(quán)利要求，卻侵犯無效后的權(quán)利要求的情形。 筆者由此建議，將專利局、專利復(fù)審委和法院對專利權(quán)保護(hù)范圍的認(rèn)識統(tǒng)一起來。所能采取的措施無非兩種：A、根據(jù)審查指南中的規(guī)定，可經(jīng)無效程序修改后構(gòu)成的技術(shù)方案，法院可以直接認(rèn)為包含在原權(quán)利要求中。B、嚴(yán)格根據(jù)專利法，取消在無效程序中以合并方式修改權(quán)利要求的規(guī)定。筆者贊成B方案，主要是因?yàn)?/p>

12、： 在我國目前的專利體制下，A方案存在嚴(yán)重的問題：首先，審查指南第四部分第三章4.6.3對合并的修改方式作了限制，專利權(quán)人并不是一定能以合并方式修改權(quán)利要求書：僅在下列三種情形的答復(fù)期限內(nèi)，專利權(quán)人可以以合并的方式修改權(quán)利要求書：（1） 針對無效宣告請求書。（2） 針對請求人增加的無效宣告理由或者補(bǔ)充的證據(jù)。（3） 針對專利復(fù)審委員會引入的請求人未提及的無效宣告理由或者證據(jù)。 其次，是否通過合并的方式修改權(quán)利要求，是專利權(quán)人的權(quán)利，專利權(quán)人完全有可能放棄這種權(quán)利。 再次，法官在訴訟中應(yīng)該是居中的作用，如果允許法官任意組合技術(shù)方案，對被告是非常不公平的。最后，現(xiàn)階段我國法院的法官大多不是理工科畢

13、業(yè)，這也正是我國在專利法中規(guī)定將專利有效性的判斷權(quán)歸于復(fù)審委的原因。要法官來做出技術(shù)組合，似乎超越了法官的能力范疇。 相應(yīng)地，B方案則更為合理： 首先，審查指南是部門規(guī)章，專利法屬于法律，當(dāng)兩者產(chǎn)生沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以法律為準(zhǔn)。 其次，無效程序中的合并修改所得到的技術(shù)方案并不存在于原始權(quán)利要求中。申請人應(yīng)該將所要求保護(hù)的所有技術(shù)方案都寫入權(quán)利要求中，這也便于公眾識別確切的保護(hù)范圍。無效之前不侵權(quán)，無效后侵權(quán)，是對專利公布這樣的公示效力的破壞。 最后，專利權(quán)人完全可以通過一定的邏輯關(guān)系，將要求保護(hù)的技術(shù)方案都寫入權(quán)利要求書中。本文的權(quán)利要求可以寫成：1、一種XX產(chǎn)品，包括技術(shù)特征A、B、C。2、如權(quán)利

14、要求1所述的產(chǎn)品，其特征在于，包括技術(shù)特征D。3、如權(quán)利要求2所述的產(chǎn)品，其特征在于，包括技術(shù)特征E。4、如權(quán)利要求1或2所述的產(chǎn)品，其特征在于，包括技術(shù)特征F。上述撰寫方式，就能避免出現(xiàn)本虛擬案例所述的情形。不知是否有人注意到，美國的專利申請由于不允許多項(xiàng)引用，往往會將權(quán)利要求寫成：1、一種XX產(chǎn)品，包括技術(shù)特征A、B、C。2、如權(quán)利要求1所述的產(chǎn)品，其特征在于，包括技術(shù)特征D。3、權(quán)利要求2所述的產(chǎn)品，其特征在于，包括技術(shù)特征E。4、如權(quán)利要求1所述的產(chǎn)品，其特征在于，包括技術(shù)特征F。5、一種XX產(chǎn)品，包括技術(shù)特征A、B、C、D、F。許多人以前往往對權(quán)利要求5所起的作用不能理解，甚至認(rèn)為是

15、多余的，根據(jù)本文的分析，應(yīng)該可以看出該權(quán)利要求的意義了。 綜上所述，為了發(fā)揮現(xiàn)有技術(shù)抗辯的優(yōu)勢，同時(shí)能順應(yīng)專利法的修改，應(yīng)當(dāng)取消在無效程序中以合并方式修改權(quán)利要求的規(guī)定。在專利法已經(jīng)頒布實(shí)施了20多年的狀況下，對權(quán)利要求書的撰寫應(yīng)該有更高的要求。 考慮到有些專利申請技術(shù)復(fù)雜，權(quán)利要求項(xiàng)數(shù)多，要在權(quán)利要求書中涵蓋所有技術(shù)方案，很有可能會出現(xiàn)多項(xiàng)權(quán)利要求引用多項(xiàng)權(quán)利要求的情況。根據(jù)筆者的經(jīng)驗(yàn)，多項(xiàng)權(quán)利要求引用多項(xiàng)權(quán)利要求的情況，只要引用關(guān)系正確，很容易修改為符合我國專利法規(guī)定的權(quán)利要求形式，僅僅是權(quán)利要求項(xiàng)數(shù)有所增加。由此可見，多項(xiàng)權(quán)利要求引用多項(xiàng)權(quán)利要求的情況，只要引用關(guān)系正確，也完全沒有必要禁

16、止。小結(jié)1、專利權(quán)人可以權(quán)利要求書中任意一項(xiàng)權(quán)利要求的技術(shù)方案被侵犯為由提起訴訟，法院可直接裁判。2、取消在無效程序中以合并方式修改權(quán)利要求的規(guī)定，同時(shí)允許多項(xiàng)權(quán)利要求引用多項(xiàng)權(quán)利要求的撰寫方式。北極熊2009-03-23 22:53:55舉報(bào)虛擬案例2，沒有理解62條的含義。乙需要證明自己的技術(shù)是不是現(xiàn)有技術(shù)，是，則無論專利權(quán)是否是現(xiàn)有技術(shù)，如果不是，那么即使甲的權(quán)利要求全部是現(xiàn)有技術(shù)，在被無效之前，還是侵權(quán)了iplawyerzhou20082009-03-24 06:23:40舉報(bào)您說的是對的。案例2中乙的技術(shù)方案包括了技術(shù)特征A、B、C、D、F，他只能證明1）ABC；2）ABCD；4）ABCF是現(xiàn)有技術(shù)，也就是無法證明自己的完整技術(shù)是現(xiàn)有技術(shù)。但問題在于，權(quán)利要求中并沒有A、B、C、D、F這個(gè)技術(shù)方案，也就是無法