第3章 專利許可

1、B u s I n e s s M e e t I n g第第3 3章章 專利許可專利許可第一節(jié)第一節(jié) 專利權(quán)概述專利權(quán)概述第二節(jié)第二節(jié) 取得專利權(quán)的條件取得專利權(quán)的條件第三節(jié)第三節(jié) 專利申請和審查程序?qū)＠暾埡蛯彶槌绦?第四節(jié)第四節(jié) 專利保護期專利保護期第五節(jié)第五節(jié) 專利的實施許可專利的實施許可第第3 3章章 專利許可專利許可結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)一、 專利權(quán)概述 （一）專利權(quán)概念 Patent 專利是國家專利局根據(jù)發(fā)明人的申請，認為其發(fā)明符合專利法規(guī)定的條件，而授予發(fā)明人在一定時期內(nèi)，對其發(fā)明擁有的一種專有權(quán)或獨占權(quán)。 （二）專利權(quán)的主體 1、發(fā)明人 2、職務(wù)發(fā)明人的單位 3、合法受讓人 4、外國國民牛

2、人農(nóng)民癡迷發(fā)明中學(xué)生潛心發(fā)明蘋果專利之歌（三）專利權(quán)的客體（三）專利權(quán)的客體 1、發(fā)明、發(fā)明 invention 發(fā)明是指對產(chǎn)品、方法或者其改進所提出的新的技術(shù)方案。 折疊電腦桌折疊電腦桌 鍋蓋架鍋蓋架 防蚊網(wǎng)防蚊網(wǎng) 便攜手機充電器便攜手機充電器Iphone5概念機激光鍵盤虛擬激光鍵盤虛擬激光鍵盤虛擬激光鍵盤 采用光投照技術(shù)，幾乎能在任意平面上投影出全尺寸的電腦鍵盤。 這款藍牙Virtual Keyboard出自最近點名率非常高的i.Tech公司手下，不過技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)則由以色列的VKB公司掌握。 三圍大小為90mm*34mm*24mm,重量為80g， 2、實用新型、實用新型utility mo

3、del 對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或其結(jié)合所提出的適對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或其結(jié)合所提出的適于實用的新的技術(shù)方案。于實用的新的技術(shù)方案。 不涉及產(chǎn)品制造原理的改革。不涉及產(chǎn)品制造原理的改革。 液體、氣體等形態(tài)的產(chǎn)品不能成為實用新液體、氣體等形態(tài)的產(chǎn)品不能成為實用新型的保護對象，材料本身也不能成為實用型的保護對象，材料本身也不能成為實用新型專利。新型專利。 3、外觀設(shè)計、外觀設(shè)計 industrial design 對產(chǎn)品的形狀、圖案、色彩或者其結(jié)合所作對產(chǎn)品的形狀、圖案、色彩或者其結(jié)合所作出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計。出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計。魅族手機外觀侵權(quán)被迫停產(chǎn)二、取得專利權(quán)的實質(zhì)性

4、條件二、取得專利權(quán)的實質(zhì)性條件 1、新穎性 novelty 是指在申請日以前沒有同樣的發(fā)明創(chuàng)造在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表過、在國內(nèi)公開使用過或者以其他方式為公眾所知，也沒有由他人向?qū)＠痔岢鲞^申請并且記載在申請日以后公布的專利申請文件中。哪些發(fā)明創(chuàng)造可以獲得專利保護 案例：1987年2月15日，甲乙兩公司簽定合同，由乙為甲設(shè)計新式住宅，乙在建造中完成一件名為“壁式建筑物的構(gòu)筑裝置”的發(fā)明，并實施于該住宅之中。1987年8月31日建成，乙于1988年1月23日就此發(fā)明向中國專利局提出了發(fā)明專利申請。 1990年3月5日，專利局以“該發(fā)明在申請日前已在國內(nèi)使用公開，因而喪失新穎性”為由，駁回了乙公司

5、的申請。 申請專利的發(fā)明創(chuàng)造在申請日以前六個月內(nèi)，有下列情形之一的，不喪失新穎性： （1）在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的； （2）在規(guī)定的學(xué)術(shù)會議或者技術(shù)會議上首次發(fā)表的； （3）他人未經(jīng)申請人同意而泄露其內(nèi)容的。 保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約Paris Convention for the Protection of Industrial Property 于1883年3月20日在法國巴黎締結(jié)，1884年7月7日正式生效。 公約的目的是便利成員國國民在公約成員國范圍內(nèi)的專利權(quán)和商標(biāo)權(quán)申請，并促使一項工業(yè)產(chǎn)權(quán)能在各成員國得到較充分和平等的保護。 公約目前有100多個成員國，中國于198

6、4年11月14日正式加入該公約，公約于1985年3月19日對我國正式生效。 公約的主要原則：國民待遇原則和優(yōu)先權(quán)原則 第一次申請了發(fā)明專利或?qū)嵱眯滦秃?2個月內(nèi)，或外觀設(shè)計專利或商標(biāo)后6個月內(nèi)，到另一成員國申請該專利或商標(biāo)，申請日視同為第一次申請日。 案例：日本某公司于案例：日本某公司于1988年年10月月3日向中國專利局提日向中國專利局提交了一份名稱為交了一份名稱為“防眼疲勞鏡片防眼疲勞鏡片”的發(fā)明專利申請，的發(fā)明專利申請，該專利申請已早在該專利申請已早在1988年年5月月7日以相同主題的內(nèi)容日以相同主題的內(nèi)容在日本提出專利申請，并在向中國專利局提交該專在日本提出專利申請，并在向中國專利局提

7、交該專利申請的同時，提交了要求優(yōu)先權(quán)書面聲明，及在利申請的同時，提交了要求優(yōu)先權(quán)書面聲明，及在日本第一次提出的專利申請文件的副本。中國某大日本第一次提出的專利申請文件的副本。中國某大學(xué)光學(xué)研究所于學(xué)光學(xué)研究所于1988年年7月也研制成功一種用于減輕月也研制成功一種用于減輕因長時間觀看銀屏所造成眼疲勞的鏡片，這種鏡片因長時間觀看銀屏所造成眼疲勞的鏡片，這種鏡片和日本公司的鏡片無論是在具體結(jié)構(gòu)、技術(shù)處理，和日本公司的鏡片無論是在具體結(jié)構(gòu)、技術(shù)處理，還是在技術(shù)效果上都是相同的。該光學(xué)研究所于還是在技術(shù)效果上都是相同的。該光學(xué)研究所于1988年年9月月10日向中國專利局提交名稱為日向中國專利局提交名稱

8、為“保健鏡片保健鏡片”的發(fā)明專利申請，該光學(xué)研究所的專利申請與日本的發(fā)明專利申請，該光學(xué)研究所的專利申請與日本某公司的專利申請的主題相同，其申請日早于日本某公司的專利申請的主題相同，其申請日早于日本某公司在中國的申請日。某公司在中國的申請日。 中國專利局根據(jù)專利法及日本公司要求優(yōu)先權(quán)的聲明，依法批準(zhǔn)該公司的“防眼疲勞鏡片”專利申請享有優(yōu)先權(quán)，批準(zhǔn)該申請為發(fā)明專利。因此，中國某大學(xué)光學(xué)研究所的“保健鏡片”的專利申請因失去新穎性而未被授予專利權(quán)。 2、創(chuàng)造性 creativity 是指同申請日以前的技術(shù)相比，該發(fā)明有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，該實用新型有實質(zhì)性特點和進步。對一個在相同技術(shù)領(lǐng)域具

9、有一般技術(shù)水平的人而言，不是顯而易見的一望而知的技術(shù)。 3、實用性實用性 practicability 是指該發(fā)明能夠制造或者使用，并且能夠產(chǎn)生積極效果。 如何審查實用性 案例：某人研制出一種自動加溫保溫瓶，其特點是采用酒精作為恒溫器的感溫介質(zhì)，用陶瓷為瓶膽，自動將瓶內(nèi)的水維持在一定的溫度范圍之內(nèi)，為使用者提供方便。某人將此向?qū)＠痔岢鰧嵱眯滦偷膶＠暾?，并被獲準(zhǔn)。但其后，某單位向?qū)＠麖?fù)審委員會提出了宣告該專利無效的請求，其理由是該專利與已公布的某日本專利文獻相比，不具備創(chuàng)造性。 專利復(fù)審委員會審查中發(fā)現(xiàn)，該專利與日本已公布的專利相比，只是將原感溫介質(zhì)改為酒精，將原瓶膽材料改為陶瓷，其余基本相

10、似。而以酒精作為感溫介質(zhì)是一種常用介質(zhì)，陶瓷膽的盛水容器也早已出現(xiàn)，這種簡單的材料替換并沒有產(chǎn)生突破性的技術(shù)效果，沒有實質(zhì)性特點，因此不能被授予專利權(quán)，最后被宣告無效。 4、不授予專利權(quán)的情況 （1）科學(xué)發(fā)現(xiàn) （2）智力活動的規(guī)則和方法 （3）疾病的診斷和治療方法 （4）動物和植物品種 （5）用原子核變換方法獲得的物質(zhì) 對違反國家法律、社會公德或妨害公共利益的發(fā)明創(chuàng)造，不授予專利權(quán)。 案例：某電子廠技術(shù)員周某，將他自己所掌握的電子技術(shù)與人體解剖知識相結(jié)合，發(fā)現(xiàn)用電極刺激身體的某些神經(jīng)穴位，能夠產(chǎn)生極強的快樂感。經(jīng)反復(fù)實驗，他掌握了電流、電壓及刺激強度的確切數(shù)據(jù)，制造出了“迷你”牌電子快樂享受刺

11、激器的樣機，并通過某專利代理所向國家申請專利。 該專利代理所經(jīng)過初步審查，認為這屬于重大科技發(fā)明創(chuàng)造，符合授予專利權(quán)的條件，遂代其向國家專利局提交了全部資料和樣機，申請給予專利保護。 國家專利局經(jīng)過電子、醫(yī)學(xué)方面專家鑒定后，認為這種發(fā)明雖屬重大科技發(fā)明創(chuàng)造，并確能產(chǎn)生使人快樂的刺激效果，但這種外部神經(jīng)穴位的刺激，對于人身健康危害極大，不能推廣和使用，所以決定沒收全部資料和樣機。 三、專利申請和審查程序 （一）專利申請 1、專利授予原則 （1）發(fā)明在先原則 僅美國，加拿大、菲律賓曾采用，分別于1989年和1998年放棄。 （2）申請在先原則 世界上大多數(shù)國家包括我國都采用此原則 案例：電視的發(fā)明

12、是由美國兩個人各自獨立完成的，菲羅和弗拉第米爾，兩人都向美國專利局提出專利申請。為確定誰是先發(fā)明人，美國專利局做了大量調(diào)查工作。因為據(jù)菲羅反映，他畫出的第一幅電視傳真原理圖是在他小時候，在一個名叫瑞格百小鎮(zhèn)上讀書時畫的。由于是一天放學(xué)后畫在教室的黑板上的，沒法將第一幅圖帶到專利局來審查。 能證明這件事的是他當(dāng)時的學(xué)科老師塔爾曼。但是，不久菲羅一家離開了瑞格百，以后他再也沒見到過這位老師。為此，美國專利局與專利律師又開始尋找塔爾曼老師，最終在鹽湖城找到了他。他不僅回憶出這個孩子當(dāng)時竟能回答出他對該圖提出的所有問題及詳細數(shù)據(jù)，而且還清楚地記得他的學(xué)生當(dāng)時告訴他的每個數(shù)據(jù)。這樣才令人信服地證明了菲羅

13、是第一個發(fā)明電視的發(fā)明人。 Philo Farnsworth(19061971)，13歲時他就想到了電視的原理，21歲時利用一根電線發(fā)送了第一幅圖像，并申請了專利。但他的專利在給他帶來任何商業(yè)利益之前就到期失效了。 案例：日本有名的小西六照相機公司于1958年首先完成攝像機的驅(qū)動機電池消耗量表示法的發(fā)明，因沒有及時申請專利，被后發(fā)明的雅西卡照相機公司搶先申請取得了專利，使小西六公司錯過了利用專利權(quán)保護自己產(chǎn)品的機會，反而要購買雅西卡公司的專利使用權(quán)才能生產(chǎn)和銷售帶有這種發(fā)明的產(chǎn)品。 2、專利申請文件 （1）請求書 發(fā)明的名稱、發(fā)明人姓名、申請人名稱、地址等 （2）說明書 以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人

14、員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn) （3）權(quán)利要求書 以說明書為依據(jù)，說明要求專利保護的范圍 （二）專利的審查 1、形式審查制 即初步審查，也稱登記制。指專利局在收到專利申請后，只對該申請在形式上是否符合法律要求作出審查，而不對該發(fā)明本身是否滿足了授予專利權(quán)所應(yīng)具備的實質(zhì)性條件進行審查。 2、實質(zhì)性審查制 即在形式審查后，無須申請人請求專利局便自動對專利申請進行實質(zhì)性審查 。 3、延期審查制 即在形式審查后，專利局不立即對專利申請進行實質(zhì)性審查，而是在申請人提出請求時再進行。多數(shù)國家采用此制度，我國對發(fā)明專利實行此制度。 （三）專利的復(fù)審 專利局設(shè)立專利復(fù)審委員會，對專利局駁回申請決定不服的，或者對專利局撤銷或者

15、維持專利權(quán)的決定不服的，可以自收到通知之日起3個月內(nèi)，向?qū)＠麖?fù)審委員會請求復(fù)審。對復(fù)審決定不服者，可在自收到通知之日起3個月內(nèi)，向法院起訴。如何向國外申請專利四、專利的保護期自申請日起計算，發(fā)明專利的保護期限為20年，實用新型和外觀設(shè)計專利的保護期限為10年。以專利作價投資要注意專利有效期 中國大陸一家生產(chǎn)皮鞋的廠家，與意大利一制鞋公司合資生產(chǎn)皮鞋，意大利公司以生產(chǎn)流水線及其擁有專利的制鞋工藝作價投資，其專利技術(shù)作價10%投資。合同簽訂后，當(dāng)意大利公司向中方提供其專利資料時，中方才發(fā)現(xiàn)，該專利只剩一年的保護期，中方蒙受損失。 教訓(xùn)：應(yīng)先審查專利有效期，后作價。 專利的喪失 1、保護期屆滿 2、

16、專利權(quán)人放棄權(quán)利 （1）專利權(quán)人以書面聲明放棄其專利權(quán) （2）停繳專利年費 原聯(lián)邦德國專利的平均壽命只有9年，維持到專利保護期屆滿的只占專利總數(shù)的3.7% 。 法國專利中維持到10年的專利只占專利總數(shù)的25%左右，而維持到專利期屆滿的僅有5%左右。 澳大利亞，約有2/3的專利在不到5年的時間里就放棄了權(quán)利。 我國發(fā)明專利平均壽命57年，實用新型和外觀設(shè)計平均約34年。 （3）專利授予后被專利局或法院宣布無效 （4）專利權(quán)人死亡等而終止 （一）專利實施許可合同的概念 專利實施許可合同，是指專利權(quán)人或者其授權(quán)的人作為許可方許可被許可方在約定的范圍內(nèi)實施專利，被許可方支付約定使用費所訂立的合同，其本

17、質(zhì)是當(dāng)事人之間為轉(zhuǎn)讓專利實施權(quán)所訂立的合同。五、專利實施許可 （二）專利文獻檢索 專利文獻檢索是指根據(jù)一項或數(shù)項數(shù)據(jù)特征，從大量的專利文獻或?qū)＠麛?shù)據(jù)庫中挑選符合某一特定要求的文獻或信息的過程。 專利文獻檢索的作用引進技術(shù) 在國際技術(shù)進口貿(mào)易中，擬引進方需要對準(zhǔn)備引進的技術(shù)進行專利技術(shù)信息檢索的追溯檢索，將檢索到的結(jié)果與準(zhǔn)備引進的技術(shù)進行比較，從而對準(zhǔn)備引進的技術(shù)的水平做出判斷，以最終做出正確決策。產(chǎn)品出口 在產(chǎn)品出口中，產(chǎn)品出口企業(yè)需要檢索專利文獻，以判斷在目標(biāo)出口市場是否存在與出口產(chǎn)品相同或類似的專利；出口產(chǎn)品的專利在目標(biāo)出口市場是否有效。技術(shù)研究 在科研人員準(zhǔn)備下述的科研工作前，必須要進行

18、專利文獻檢索，比如課題研究或科研立項；遇到技術(shù)難題或要找到某一技術(shù)解決方案；進行技術(shù)創(chuàng)新。企業(yè)戰(zhàn)略的制定 專利文獻檢索對企業(yè)制定戰(zhàn)略的意義就在于企業(yè)可以借此全面收集本企業(yè)所涉及的技術(shù)領(lǐng)域的所有專利，從而便于企業(yè)對整個市場環(huán)境狀況進行科學(xué)分析，制定出適合企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，從而做到在市場競爭中知己知彼。 （三）專利實施許可合同的特殊條款 專利實施許可合同的具體條款一方面具有國際技術(shù)貿(mào)易合同的基本條款，包括前言、定義、范圍、價格與支付、保證、索賠、稅費、侵權(quán)、保密、不可抗力、爭議的解決以及合同生效等。另一方面還具有專利實施許可所特有的條款，包括有關(guān)專利失效處理的條款、技術(shù)改進條款等。 1、有關(guān)專利失效

19、處理的條款 專利失效的原因可能是許可方，如專利權(quán)人沒有按照規(guī)定繳納年費，或者專利權(quán)人以書面聲明放棄其專利權(quán)，這兩種情況都會使得專利權(quán)期滿前終止，喪失效力。 專利失效的另一種原因可能源于其他方，比如中國專利法第45條規(guī)定如下：自國務(wù)院專利行政部門公告授予專利權(quán)之日起，任何單位或者個人認為該專利權(quán)的授予不符合本法有關(guān)規(guī)定的，可以請求專利復(fù)審委員會宣告該專利權(quán)無效。 許可合同應(yīng)明確規(guī)定出現(xiàn)這種情況后的處理條款。對于因許可方原因而專利失效的情況，合同的規(guī)定可以是被許可方有權(quán)終止合同并索賠，因為這屬于許可方根本性違約。 對于其他方原因?qū)е聦＠У那闆r，應(yīng)該明確：一項專利的任一被許可人都不對專利無效宣告以后的使用費負責(zé)；在提出正式異議之前的專利使用費也當(dāng)