優(yōu)秀心得體會：外觀設計專利侵權判定中的若干問題探討

1、優(yōu)秀心得體會：外觀設計專利侵權判定中 的若干問題探討隨著知識經(jīng)濟的迅速發(fā)展，人們的知識產(chǎn)權尤其是專利 意識顯著增強，專利戰(zhàn)略在參與市場競爭中的作用日益突出， 外觀設計專利侵權糾紛案件越來越多，但由于我國現(xiàn)行法律 對外觀設計專利侵權如何判定規(guī)定的很少，給外觀設計專利 侵權判定帶來了一定的困難。筆者從事知識產(chǎn)權行政執(zhí)法工 作以及專利維權法律工作多年，本文結合工作實際就如何判 定外觀設計專利侵權進行粗淺的探討。一、外觀設計專利權保護范圍的確定確定外觀設計專利權的保護范圍是外觀設計專利侵權 判定比對時的首要工作。關于確定外觀設計專利權的保護范 圍我國專利法有專門的規(guī)定即“外觀設計專利權的保護范圍 以表

2、示在圖片或照片中的該外觀設計專利產(chǎn)品為準?！钡@條規(guī)定過于原則，實際上圖片或照片中的內(nèi)容并不一定都受 法律保護，圖片或照片中的內(nèi)容到底哪些受法律保護哪些不 受法律保護，是非常值得探討的。如何排除公知在先設計內(nèi)容外觀設計專利申請文件中的圖片或照片中的內(nèi)容是侵 權判定比對時的依據(jù)，如果圖片或照片中有公知在先設計內(nèi) 容，那么公知在先設計內(nèi)容就不受法律保護。我國的絕大部 分外觀設計專利都是在已有外觀設計的基礎上改進的，雖然 專利法條文中并未規(guī)定在進行外觀設計專利侵權判定時，必 須排除專利圖片或照片中的公知在先設計部分，但是，公知 在先設計不是專利權人的智力成果，其屬于社會公眾的共同 財富，已經(jīng)處于社會

3、公眾欲得知就能得知的公開狀態(tài)，如果 將這些公知在先設計也包括在專利權人的權利范圍內(nèi)，對公 眾來說是不公平的，也會嚴重阻礙科學技術的進步和創(chuàng)新。 所以，為保護社會公眾的利益，確定外觀設計專利權的保護 范圍時，應當首先區(qū)分出公知在先設計部分和具有獨創(chuàng)性的 部分，將公知在先設計部分排除在專利權的保護范圍之外。 在外觀設計專利侵權判定中，被控侵權人可以利用公知在先 設計進行抗辯，即主張被控侵權產(chǎn)品使用的是公知在先設計 的設計方案或者與公知在先設計方案更為接近。如何排除公 知在先設計內(nèi)容呢？筆者認為可這樣具體操作：審理人員應 詢問權利人其專利中所包含的創(chuàng)新點，如被控侵權人能舉證 證明權利人主張的創(chuàng)新點中

4、有公知在先設計部分，就要從權 利人主張的創(chuàng)新點中排除該部分，以權利人主張的創(chuàng)新點的 剩余部分與被控侵權物進行侵權比對；如被控侵權人沒有舉 證或能舉證但不能證明權利人主張的創(chuàng)新點中有公知在先 設計部分，則應以權利人主張的創(chuàng)新點與被控侵權物進行侵 權比對，對權利人未主張為創(chuàng)新點的部分和被控侵權人所舉 證據(jù)足以證明不是創(chuàng)新的部分，可以認定為公知在先設計而 予以排除。如何排除功能性的外觀設計的內(nèi)容在知識產(chǎn)權法律制度中有這么一個理念，即由內(nèi)容所決 定的形式或表達是惟一的，則這種形式或表達不受法律保護。 這種理念反映在外觀設計專利制度中就是由技術功能本身 所決定的形狀、結構等外觀必須如此、 是惟一的，則該

5、形狀、 結構等外觀不受專利法保護。如汽車的輪胎是圓形的，但這 種圓形是輪胎的功能所決定的，這種圓形任何時候都不受專 利法保護。由于外觀設計是關于產(chǎn)品外表的具有裝飾性或藝 術性的設計，設立外觀設計專利制度的目的就是保護產(chǎn)品外 觀的裝飾性或藝術性。因此，在確定外觀設計專利的保護范 圍時，應注意區(qū)分哪些是因產(chǎn)品的功能而決定的外觀特點， 哪些是為產(chǎn)品的美觀而設計的部分，從而排除由產(chǎn)品的技術 功能特征所決定的而不是為產(chǎn)品外觀產(chǎn)生美感而設計的內(nèi) 容。也就是說，對于那些為了實現(xiàn)產(chǎn)品的技術功能所能采用 的惟一外觀設計，應當排除在外觀設計專利權的保護范圍之 外。需注意的是，如果一種產(chǎn)品的外觀設計同時具有裝飾性

6、和功能性的特征，貝y不應將其排除在專利權的保護范圍之外。 在具體實踐中，被控侵權人如主張設計內(nèi)容是技術功能所決 定而必須采取的惟一設計可以從技術角度說明或提供專家 證明，而權利人如反對則可以從技術角度說明、提供專家證 明或提供具體的反證，權利人提供反證即提供同類的產(chǎn)品還 存在其他的外觀，這時，審理人員須注意的是權利人提供反 證的這個產(chǎn)品其功能、效果必須與專利產(chǎn)品相同，防止實踐 中有人為規(guī)避侵權而進行的變劣發(fā)明。排除非外觀設計的內(nèi)容外觀設計專利保護的是產(chǎn)品的 “外觀”而不是“內(nèi)觀”， 外觀是能夠被觀察者從外部直接感知的產(chǎn)品的外表部分，對 產(chǎn)品的內(nèi)部形狀、圖案，消費者一般看不見也不會予以注意， 其

7、不具有產(chǎn)品外表上的美感，因此不屬于專利法及其實施細 則所指的外觀設計。同樣，其他非外觀設計要素，如產(chǎn)品的 尺寸大小、所用材料等，因不具有外表上的美感，也應排除 在外觀設計專利權的保護范圍之外。筆者代理的也是蘇州中 級人民法院受理的第一起專利侵權糾紛案件中，被控侵權人 提出了被控侵權產(chǎn)品與原告專利有二十三處不同，但被控侵 權人提的絕大數(shù)是產(chǎn)品“內(nèi)觀”不同、大小不同等，最后， 蘇州中級人民法院仍然認定被控侵權人侵權成立。另外產(chǎn)品 外觀上附有的商標、廠址等因素也不是侵權判定中考慮的因 素二、關于認定產(chǎn)品是否同類的標準問題判斷產(chǎn)品外觀設計是否侵權，其前提條件是被控侵權產(chǎn) 品與專利產(chǎn)品應是相同或相似產(chǎn)品

8、，只有屬于相同或相似產(chǎn) 品，才能進行侵權判定，否則不能認定侵權成立。因此，女口 何判定是否屬于同類產(chǎn)品，成為外觀設計專利侵權判定中的個關鍵問題。實踐中，有兩種值得商榷的觀點：一是單純 按照國際外觀設計分類表作為依據(jù)；二是不考慮國際 外觀設計分類表中有關產(chǎn)品分類的依據(jù)，而依照產(chǎn)品的性 能、用途、原料、形狀以及消費渠道等綜合因素來判斷。筆 者認為，第一個觀點的好處是專利侵權審判中的認定標準方 便、簡單、易行，同時也使侵權判定的標準與授權審查的標 準保持了完全的一致；其壞處是不合理的改變了外觀設計專 利權的保護范圍，不利于制止仿制和混淆等侵權行為，有時 對公眾造成不公平，造成這種弊端的根源是有些產(chǎn)品

9、可以同 時歸為不同的類別、有些實質上的同類產(chǎn)品而國際外觀設 計分類表卻歸為不同的類別。因此在認定是否屬于同類產(chǎn) 品時，不應僅僅依據(jù)國際外觀設計分類表。第二種觀點是撇開國際外觀設計分類表來認定產(chǎn)品是否屬于同類， 在有些時候確能公平的維護各方利益，但其任意性和主觀性 也太強，割裂了專利授權審查標準與專利侵權判定標準之間 的聯(lián)系，會在一定程度上損害專利的穩(wěn)定性，容易不適當?shù)?擴大專利的禁止權的效力范圍， 損害社會公眾的利益。因此， 筆者主張在認定是否屬于同類產(chǎn)品時，首先應當參照國際 外觀設計分類表，盡可能保持專利侵權判斷與專利授權標 準的一致性。其次，在認定是否屬于同類產(chǎn)品時，還應當依 照產(chǎn)品的性能、用途以及是否會引起普通消費者對產(chǎn)品的混 淆和產(chǎn)品的生產(chǎn)者之間是否會形成競爭關系等因素綜合考慮分析，如果使普通消費者產(chǎn)生了混淆，生產(chǎn)者之間會形成 競爭關系，那么就應當認定為同類產(chǎn)品。筆者XX年5月代理了一起外觀設計專利侵權糾紛案件，原告以被告生產(chǎn)的戶 外配電箱侵犯自己的戶外配電箱外觀設計為由控告，但被告 以在原告專利申請日以前通訊部門就有相同外觀的產(chǎn)品為 由進行抗辯，而原告以通訊部門的該產(chǎn)品按照國際外觀設 計分類表的規(guī)定與本案產(chǎn)品不同類為由進行反駁，被告能 否以按照國際外觀設計分類表與