商標(biāo)法中的功能性原則(共6頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上   注冊和保護(hù)中最重要的原則是顯 著性原則，商標(biāo)顯著性理論也是商標(biāo)法律制度的核心理論。各國商標(biāo)立法都從不同角度對顯著性理論作了規(guī)定，而商標(biāo)功能性問題卻還處于逐漸被人們分析和認(rèn)識階 段。從目前各國的立法規(guī)定來看，大多數(shù)西方發(fā)達(dá)國家的商標(biāo)法只對立體商標(biāo)的功能性問題作了明確規(guī)定，如英國商標(biāo)法在第3條第2款規(guī)定，如果標(biāo)記完全是 由下列要素構(gòu)成的，則它不能注冊為商標(biāo)：(a)商品自身的質(zhì)產(chǎn)生的形狀；(b)商品要達(dá)到的技術(shù)效果所必需的形狀；(C)給商品帶來實質(zhì)性價值的形狀。 德國商標(biāo)法也在第3條第2款作出了幾乎相同的規(guī)定。日本商標(biāo)法在第4條第1款第18項規(guī)定，

2、為確保商品或者商品包裝發(fā)揮的功能所必需的立體形狀構(gòu) 成的商標(biāo)不能獲得注冊。我國商標(biāo)法在第12條規(guī)定，以三維標(biāo)志申請注冊商標(biāo)的，僅由商品自身的性質(zhì)產(chǎn)生的形狀、為獲得技術(shù)效果而需要的商品形狀或者使 商品具有實質(zhì)性價值的形狀，不得注冊。只有美國商標(biāo)法沒有將功能性標(biāo)識的規(guī)定限定于立體標(biāo)志。美國專利和商標(biāo)局以及美國法院一直認(rèn)為，功能性標(biāo)識不能作為 商標(biāo)獲得注冊和保護(hù)，但該原則的立法化卻在1998年美國國會修改蘭哈姆法時才實現(xiàn)。當(dāng)時，國會在蘭哈姆法中增加了一項15 uSC,§1052(e)(5)，規(guī)定“任何由總體上具有功能性的東西構(gòu)成的商標(biāo)”不能注冊在主登記簿上。該項規(guī)定不但沒有具體限定功能性分

3、析所適用 的商標(biāo)構(gòu)成要素，還通過“任何”一詞將功能性規(guī)定的范圍無限擴(kuò)大，這把包括立體標(biāo)志在內(nèi)的一切標(biāo)識都囊括進(jìn)來。        從普遍意義上說，各國立法對立體商標(biāo)功能性認(rèn)識不足，對立體標(biāo)志以外標(biāo)識的商標(biāo)功能性根本上就缺乏認(rèn)識。法律對于生活有一個逐漸發(fā)現(xiàn)的過程，商標(biāo)功能性集 中體現(xiàn)在由三維標(biāo)志構(gòu)成的立體商標(biāo)中，可法律允許將立體標(biāo)志作為商標(biāo)保護(hù)出現(xiàn)于商標(biāo)制度的突破性發(fā)展之后。世界上最早在商標(biāo)法中明確規(guī)定保護(hù)立體商標(biāo)的是 1857年的法國。但法律有明確規(guī)定并不意味著立體商標(biāo)在實踐生活中會立即遍地開花。以美國為例，1946年蘭哈姆法就規(guī)定了

4、保護(hù)立體商標(biāo)，但在該法 頒布后的很長時間里，商品包裝一直不能作為商標(biāo)注冊。美國專利商標(biāo)局在1958年的“海格”案中終于表明商品包裝可以注冊為商標(biāo)。在該案中，威士忌酒的 “箍縮瓶”被認(rèn)定為可以指示商品的來源而獲得了注冊。從上文梳理的各國規(guī)定來看，大多數(shù)國家對立體標(biāo)志外的商標(biāo)功能性沒有規(guī)定。    本文主要介紹美國商標(biāo)法律制度對于商標(biāo)功能性的認(rèn)識，結(jié)合其他西方發(fā)達(dá)國家以及我國商標(biāo)法律制度規(guī)定，厘清商標(biāo)功能性的基本原理，希望此分析能對我國今后商標(biāo)立法中商標(biāo)功能性的規(guī)定有所啟示。    這里，筆者需要明確的是，除了商標(biāo)具有功能性以外，商品包裝

5、、商業(yè)外觀等也具有功能性，這些標(biāo)識的功能性問題也應(yīng)該屬于功能性探討的范圍。但是，在美國， 蘭哈姆法本來就把商業(yè)外觀作為商標(biāo)的一種特殊形式進(jìn)行保護(hù)，同時，商標(biāo)權(quán)可以通過使用獲得，未注冊為商標(biāo)的商品包裝、商業(yè)外觀既可以要求商標(biāo)保護(hù)，也 可以提出反不正當(dāng)競爭主張，在反不正當(dāng)競爭糾紛中同樣要判斷功能性問題。商標(biāo)以外的商業(yè)標(biāo)識功能性的判斷和商標(biāo)的功能性判斷沒有什么原則上的區(qū)別，因此， 雖然本文以“商標(biāo)的功能性”為題，但本文所說商標(biāo)功能性原則的適用范圍比其文義所包含的內(nèi)容要)，確切地說應(yīng)該是“商業(yè)標(biāo)識的功能性”。     一、商標(biāo)功能性的概念和分類  &#

6、160; 什么是商標(biāo)的功能性?我們很難從一個統(tǒng)合的角度給它一個概括的定義，因為美國法區(qū)分了實用功能性(UTILITARIAN FUNCTIONALITY)和美學(xué)功能性(AESTHETIC FUNCTIONALITY)，抽離兩者內(nèi)部規(guī)定性的共同特征來整合出一個共通的定義會太抽象而使人們不得其意。因此，我們從兩條線索探討商標(biāo)功能性問題。美國法中最早發(fā)現(xiàn)的商標(biāo)功能性是實用功能性，該發(fā)現(xiàn)體現(xiàn)了法律邏輯演變中的內(nèi)在悖論，因為不允許功能性商標(biāo)獲得注冊或保護(hù)恰恰是從實用特征獲得商標(biāo)地位開 始的。100多年前，美國法院曾明確指出，顏色不能作為商標(biāo)使用；商標(biāo)必須是商品之外、能從商品分離的東西。桶、盒子或者包裝的

7、尺寸以及形狀也難為商標(biāo)。 但是，這并不能阻礙人們在現(xiàn)實生活中把產(chǎn)品設(shè)計或包裝當(dāng)作識別商品來源的標(biāo)記。盡管司法判例不認(rèn)可，消費(fèi)者仍然將形狀、包裝等商品外觀作為商標(biāo)看待。如此 一來，若不保護(hù)這些標(biāo)記，任由其他競爭者使用相同或類似標(biāo)志則顯然有違公平。于是，法院迫于現(xiàn)實壓力發(fā)展了假冒訴訟，以此保護(hù)具有實用意義的商標(biāo)。但是， 事有一利必帶一弊，對實用特征提供了商標(biāo)保護(hù)后，如果過度保護(hù)實用特征，則會妨礙自由競爭，同時也和專利法規(guī)定相沖突，因為根據(jù)專利政策，對實用設(shè)計只提 供有限期間的保護(hù)。于是，1904年，第二巡回法院在馬弗爾訴珀爾(MARVEL COVPEARL)一案中提出，產(chǎn)品實際運(yùn)轉(zhuǎn)所必需的那些特征

8、或者用于提高產(chǎn)品效能的特征不能被保護(hù)。這是對商標(biāo)實用功能性的最早概括。此后，法院逐 漸通過不同的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展、校正了商標(biāo)實用功能性。1995年，最高法院在夸里提克斯(QUALITEX COVJACOBSON PRODUCTS)一案中對實用功能性所做的定義具有劃時代的意義，該案認(rèn)為，如果商品特征為商品使用或性能所必需，或者影響商品的成本或質(zhì)量，而獨占使 用該特征會給其他競爭者帶來非由商業(yè)信譽(yù)本身產(chǎn)生的嚴(yán)重不利，則該特征就是功能性的。例如，由于藍(lán)色、藍(lán)紅色影響藥品的使用就具有功能性，因為很多高齡的 患者都把顏色和療效聯(lián)系在一起，一些患者將藥物混合在一個容器中，通過顏色對它們進(jìn)行區(qū)分。在緊急情況下，顏色

9、可以在一定程度上幫助區(qū)分藥品，在某種藥品 以及它們的同類藥品上使用相同的顏色可以防止分發(fā)藥品的人發(fā)生混淆。飲料瓶使用的黑色由于影響商品的效能而具有功能性，因為黑色可以完全避光，由此來保持 瓶子里的東西新鮮；同時黑色使消費(fèi)者肉眼看不見瓶子里飲料的果汁和果肉之間的分離，而消費(fèi)者一旦看到這種分離狀態(tài)會大倒胃口，就不再想購買飲料了。白色影 響藥品的成本具有功能性，因為藥片的自然顏色就是白色，如果允許對白色進(jìn)行獨占，則其他競爭者就必須額外增加成本將藥片涂抹成別的顏色。    美國法對于美學(xué)功能性的認(rèn)識略晚于對實用功能性的認(rèn)識，但也有將近100年的歷史了。1913年美國法院就

10、認(rèn)識到了美學(xué)功能的存在，第三巡回法院在約翰· 賴斯訴雷德利克(JOHN HRICE&COVREDLICH MFGCO)一案中指出，美學(xué)特征同樣會帶來競爭優(yōu)勢，該案涉及的是一個像臺式電話機(jī)的小瓶子，它把平時人們經(jīng)常使用的物品微縮化，給人一種幽默、詼 諧的感覺，因此頗受消費(fèi)者喜愛，對孩子們尤其如此。其后，人們在一些模仿動物或者卡車的玩具上都發(fā)現(xiàn)了這種美學(xué)功能的存在。關(guān)于美學(xué)功能的明確規(guī)定則最早 見于1938年美國侵權(quán)法重述(第二次)，“如果消費(fèi)者購買商品很大程度上是因為商品所具有的美學(xué)功能，那么，這些美學(xué)特征就具有功能性，因為它們促成了 美學(xué)價值的產(chǎn)生，有助于實現(xiàn)商品所要達(dá)到的目

11、標(biāo)?！泵绹诰叛不胤ㄔ河?952年就帕列羅訴華萊士瓷器公司(PAGLIERO VWALLACE CHINA CO)一案作出判決時首次適用了美學(xué)功能原則。該案中，被告模仿了原告的四個花樣設(shè)計生產(chǎn)了賓館用餐具。第九巡回法院運(yùn)用“重要因素 (IMPORTANT INGREDIENT)”標(biāo)準(zhǔn)判斷美學(xué)功能的存在，提出下述觀點：如果特的特征是商品獲得商業(yè)成功的重要因素，為了維護(hù)自由競爭之利益，若該特征沒有申請 專利、不受著作權(quán)保護(hù)，則允許其他人對其進(jìn)行模仿。法院發(fā)現(xiàn)，花樣設(shè)計具有功能性，因為花樣設(shè)計的吸引力和視覺愉悅是最重要的賣點。在迪爾訴農(nóng)地公司 (DEERE&COVFARMLAND，INC)一

12、案中，第八巡回法院也認(rèn)為，綠色具有功能性。該案中，原告是美國最大的農(nóng)業(yè)機(jī)械生產(chǎn)商， 它在一種掛在農(nóng)用拖拉機(jī)上的裝貨機(jī)械上使用了一種綠色JOHN DEERE GREEN，該機(jī)械的主要功能是鏟挖和搬運(yùn)肥料、積雪。被告也在同類裝貨機(jī)械上使用相似的綠色，原告要求被告停止在該類機(jī)械上使用類似的綠色。法院認(rèn)為， 因為農(nóng)用拖拉機(jī)的顏色是綠色的，而很多時候農(nóng)民會把裝貨機(jī)械掛在拖拉機(jī)上，他們非常希望裝貨機(jī)械的顏色和拖拉機(jī)的顏色一致，這樣該顏色就具有美學(xué)功能，綠 色不能為原告獨占，其他競爭者仍然可以使用綠顏色作為商標(biāo)。在前文提到的QUALITEX一案中，最高法院也通過引用美國反不正當(dāng)競爭法重述(第三次)的 規(guī)定，

13、明確認(rèn)可了美學(xué)功能的存在，指出美學(xué)價值存在于一種替代設(shè)計無法產(chǎn)生的實質(zhì)利益。那么，究竟哪些商品特征可能具有功能性呢?前文我們已經(jīng)提到了主要是產(chǎn)品的外形，除此之外，還有產(chǎn)品的包裝、商業(yè)外觀和顏色。饒有興味的是，在美國商標(biāo)法 發(fā)展歷史中，曾經(jīng)有一個階段，法院認(rèn)為，任何不能作為商標(biāo)使用的標(biāo)記都是功能性的，詞語、名字也可以，如DAMN IM GOOD就具有功能性。有學(xué)者批判說，從商標(biāo)角度分析，詞語分為三類：一為可以在任何情況下都能識別商品來源的詞語；一為功能性詞語；還有處于二者之間的 不具有顯著性但通過使用能夠獲得顯著性的描述性詞語。筆者認(rèn)為，該學(xué)者的評論有待商榷。詞語本身很難具有功能性，如果它直接表

14、示了商品的功能，那它也只是 通過使用可以獲得顯著性的描述性詞匯，這和詞匯本身具有功能性是不同的。因此，筆者認(rèn)為，除了立體商標(biāo)、商業(yè)外觀、商品包裝和顏色外，其他標(biāo)識很難具有功 能性，因此，它們的客觀構(gòu)成本身限制了其表現(xiàn)力，決定了它們和商標(biāo)功能性無緣。    三、商標(biāo)功能性的判斷標(biāo)準(zhǔn)    怎樣判斷商標(biāo)具有功能性，美國司法實踐給出了不同的答案，綜合起來主要有實用標(biāo)準(zhǔn)、競爭必需標(biāo)準(zhǔn)和二分標(biāo)準(zhǔn)三種觀點。    (一)實用標(biāo)準(zhǔn)        根據(jù)該標(biāo)準(zhǔn)，所

15、有具有實用意義的商品特征都具有功能性，均不能作為商標(biāo)使用。美國很多早期案例都將功能性等同于實用性。1938年，美國侵權(quán)法重述(第 二次)規(guī)定了“無免責(zé)特權(quán)的模仿”，其中一個構(gòu)成要件為：模仿或者復(fù)制的特征不具有功能性，或者如果具有功能性、模仿者沒有采取合理措施通知潛在的購買 者他銷售的商品不是他人的商品。而究竟什么是功能性的，侵權(quán)法重述認(rèn)為，如果商品特征影響了商品的用途(pURPOSE)、作用(ACTION)或者性能 (pERFORMANCE)，或者是加工制造、處理、使用中的便宜、經(jīng)濟(jì)，它就是功能性的，否則就不具有功能性。侵權(quán)法重述(第二次)采用的是實用標(biāo)準(zhǔn)， 因為很多商品特征都會影響商品的用途

16、、作用或性能，但這不一定對競爭帶來實質(zhì)影響。此后，很多法院都根據(jù)侵權(quán)法重述(第二次)的規(guī)定，認(rèn)為功能性就是實用 性或者有用性的同義詞，因此，只要被復(fù)制的特征有助于商品的性能或者生產(chǎn)制造，法院就會拒絕給權(quán)利主張人以救濟(jì)。后來，在美國商標(biāo)法發(fā)展歷史上很有影響的 經(jīng)典判決英伍德實驗室訴艾夫斯實驗室(INWOOD LABORATORIES，INCVIVES LABORATORIES)對實用功能作出了詳細(xì)的定義，認(rèn)為如果商品特征為商品的使用或性能所必需(ESSENTIAL TO THE HSE OR PUR-POSE)，或者影響它的成本或質(zhì)量，則不能用該商品特征作為商標(biāo)。該定義第一部分關(guān)于“商品使用或性

17、能所必需”的規(guī)定采用的是競爭必需標(biāo)準(zhǔn)，遺 憾的是，關(guān)于功能性的第二部分規(guī)定影響商品的成本或質(zhì)量，則是倒退到了侵權(quán)法重述(第二次)的實用標(biāo)準(zhǔn)，因為很多實用特征都會影響商品的成本或質(zhì)量， 但是如果影響的程度不大，不會帶來競爭上的不利，則不構(gòu)成競爭必需標(biāo)準(zhǔn)下的功能性。第二部分的規(guī)定決定了英伍德案總體上倒退到了侵權(quán)法重述的規(guī)定上，因為 第一和第二部分是選擇適用的關(guān)系，人們只要證明第二部分成立，則功能性就成立了。實踐中，很少有人大費(fèi)周章去證明“為商品使用或性能所必需”，結(jié)果該案確 定的功能性判斷原則基本上還是在實用標(biāo)準(zhǔn)下適用的。       

18、(二)競爭必需標(biāo)準(zhǔn)    依據(jù)該標(biāo)準(zhǔn)，判斷商品特征是否具有功能性，除了審視其是否具有實用意義以外，還要看對其提供保護(hù)是否會阻礙正當(dāng)競爭。競爭必需標(biāo)準(zhǔn)是在與實用標(biāo)準(zhǔn)的斗爭中 逐漸發(fā)展完善起來的。1911年，在波普自動機(jī)械公司訴馬克可拉姆一豪厄爾公司(POPEAUTOMATIC MERCHANDISING COVMCCRUMHOWELL C0)案中，第七巡回法院撤銷了下級法院向被告發(fā)出的禁令，指出原告和被告的吸塵器外形是最能發(fā)揮產(chǎn)品效能且最經(jīng)濟(jì)的形狀。如果要求被告采用另外的設(shè) 計，則他必須額外投入原材料和勞動力成本，在與原告的競爭中，這會使其處于劣勢。后來法院完善了競

19、爭需要分析原理，將是否為競爭所必需的分析集中在是否存 在替代設(shè)計上。在1937年的萊克托剃須刀公司訴通用剃須刀公司(LEKTROSHAVE CORPVGENERAL SHAVER CORP)一案中，法院指出，電動剃須刀的圓柱設(shè)計并不具有功能性，因為其他形狀也能達(dá)到同樣的功效。1938年，美國侵權(quán)法重述(第二次)把功能性等 同于實用性，這使很多法院采用的競爭必需標(biāo)準(zhǔn)受到重創(chuàng)，但有的法院間接地放棄遵從侵權(quán)法重述的標(biāo)準(zhǔn)而重回競爭必需標(biāo)準(zhǔn)。例如，在1961年的戴斯特 (DEISTER)案中，美國海關(guān)和專利上訴法院就以“壟斷(MONOPOLY)”標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定用于提煉礦石和加工煤炭的操作臺的形狀具有功能性。該

20、案認(rèn)為， 判斷功能性的核心標(biāo)準(zhǔn)是看法律是否允許對操作臺的長斜方形形成一種永久的壟斷。盡管該案沒有明確提出要重新回到競爭必需標(biāo)準(zhǔn)，但它已經(jīng)放棄了侵權(quán)法重述 (第二次)規(guī)定的實用標(biāo)準(zhǔn)。在1982年的莫頓一諾威奇(MORONNORWICH PRODUCTS，INC)案中，競爭必需標(biāo)準(zhǔn)的地位得以確定，該案區(qū)分了兩種功能性，一為事實上的(DE FACTO)功能性；一為法律上的(DE JURE)功能性。前者是在日常意義上使用的，后者是在法律意義上使用的。如果某設(shè)計有實用效能，則法院必須看這種效能是事實上的還是法律上的。如果設(shè)計 特征具有實用效能，但并非是一種更優(yōu)越的設(shè)計，因為有很多其他設(shè)計供競爭者選用，或

21、者標(biāo)記并沒有給產(chǎn)品的生產(chǎn)或者使用帶來經(jīng)濟(jì)上的優(yōu)勢，則該設(shè)計具有的就 是事實上的功能性，并不妨礙法律上把它當(dāng)作一種識別來源的標(biāo)志。在該案中，商標(biāo)申請人就家居用的除油劑、除污劑等清潔用品申請注冊其外包裝的外形商標(biāo) 壓縮式噴壺。法院認(rèn)為，功能性是一種“實用性(UTILITY)”、一種“設(shè)計的優(yōu)越性(SUPERIORITY OF DESIGN)”，但該申請標(biāo)識外包裝的三個組成部分都有其他很多替代設(shè)計形式，而它的設(shè)計本身并不具有優(yōu)越性。因此，該標(biāo)識不具有功能性。如果我們換一 個角度來認(rèn)識這個問題就會發(fā)現(xiàn)，這里的替代設(shè)計從性能上說應(yīng)該和爭議中的設(shè)計相同。如果存在替代設(shè)計，但其功能與爭議中的設(shè)計無法比擬，則

22、就不構(gòu)成替代設(shè) 計。莫頓一諾威奇案判決一出，各巡回法院紛紛跟從其確定的競爭必需標(biāo)準(zhǔn)。1984年，第五巡回法院在西西利亞訴考克斯(SICILIA DI RBIEBOW&COVCOX)案中明確采用競爭必需標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)為用于盛裝檸檬汁和酸橙汁的小擠壓瓶的確具有商品生產(chǎn)者所需要的實用功能，但 并不能由此認(rèn)為它具有法律意義上的功能性而不受保護(hù)，除非這種設(shè)計只是為數(shù)不多的幾種同樣效能的設(shè)計之一，如果給予其保護(hù)會過度阻礙自由競爭。3第七巡回 法院的波斯納法官在羅杰斯訴基恩一案的判決中指出，“如果商品特征是觀賞用的、臆造的、裝飾用的，如瓷器或銀器上的圖案，則生產(chǎn)者可以將其用做商號、標(biāo) 記、商標(biāo)；觀賞用的、

23、臆造的形狀、圖案不會面臨供應(yīng)匱乏，因此把它們作為商標(biāo)使用不會剝奪任何競爭者用于打造競爭品牌的東西。但是，如果商品特征不是觀賞 用的、臆造的、稀奇的、隨意的，而是從某種程度上說屬于整個商品固有的東西，就不能給予其商標(biāo)保護(hù)。這個原則就叫做“功能性”。第十巡回法院在不倫瑞克公 司訴斯皮內(nèi)特公司(BRUNSWICK CORPVSPINIT REEL CO)一案中則明確提出，在功能性問題上英伍德案不具有先例效力，因為它關(guān)于功能性的判斷是在法官的附帶意見(DICTUM)中作出的，關(guān)于商品特征是 否具有功能性的問題要看保護(hù)其外形是否會阻礙競爭，或者是否會侵犯他人在商品銷售中進(jìn)行有效競爭的權(quán)利。1995年，最

24、高法院在夸里提克斯一案中確定了功 能性的定義，認(rèn)為如果商品特征為商品使用或性能所必需，或者影響商品的成本或質(zhì)量，而獨占使用該特征會給其他競爭者帶來非由商業(yè)信譽(yù)本身產(chǎn)生的嚴(yán)重不利， 則該特征就是功能性的。這樣，夸里提克斯案以最高法院判決的形式確定了功能性判斷中的競爭必需標(biāo)準(zhǔn)(三)二分標(biāo)準(zhǔn)：對實用功能性采用實用標(biāo)準(zhǔn)，對美學(xué)功能性則采用競爭必需標(biāo)準(zhǔn)    對功能性實行二分判斷是最高法院在特拉夫費(fèi)克斯(TRAFFIX)案中確定的。特拉夫費(fèi)克斯案涉及一種臨時使用的路標(biāo)設(shè)計，例如在正在建設(shè)的道路旁邊設(shè)置 的標(biāo)志。這些標(biāo)志在室外使用，必須能抵住強(qiáng)風(fēng)的襲擊，因此在它的設(shè)計中就必須

25、進(jìn)行一些結(jié)構(gòu)性的考慮能隨強(qiáng)風(fēng)屈伸自如。特拉夫費(fèi)克斯案中的道路標(biāo)牌采用 的是一種雙彈簧設(shè)計。案件原告名為營銷展示(MARKETING DISPLAYS)公司，它早在20世紀(jì)60年代末和70年代初就在道路標(biāo)牌設(shè)計中使用雙簧設(shè)計，并以“風(fēng)之克星(WINDMASTER)”銷售該產(chǎn)品， 它就標(biāo)牌結(jié)構(gòu)的不同部分申請了實用專利，專利在1989年失效。被告特拉夫費(fèi)克斯設(shè)備公司于1986年組建銷售臨時用道路指示標(biāo)志。1994年，被告模仿 原告的標(biāo)牌在自己的道路指示標(biāo)志中使用雙簧設(shè)計，其總體構(gòu)成與原告的“風(fēng)之克星”相似，其商品名稱為“風(fēng)之舵手(WINDBUSTER)”。營銷展示公司 訴被告侵犯其商標(biāo)權(quán)，并侵犯其包

26、括雙簧設(shè)計在內(nèi)的總體商業(yè)外觀。盡管密歇根東區(qū)法院。和第六巡回法院都認(rèn)為功能性的判斷應(yīng)該采用競爭需要標(biāo)準(zhǔn)，美國最高法 院卻不這么認(rèn)為。最高法院在特拉夫費(fèi)克斯一案中指出。“實用專利是商品實用特征具有功能性的強(qiáng)有力證據(jù)”，法院并由此采用了和競爭必需標(biāo)準(zhǔn)不同的實用標(biāo) 準(zhǔn)。法院還指出，以一個籠統(tǒng)的競爭必需標(biāo)準(zhǔn)來判斷功能性是不正確的。法院將該案與夸里提克斯案進(jìn)行區(qū)別，認(rèn)為后者是關(guān)于顏色的功能性問題，是美學(xué)功能性， 在判斷功能性上應(yīng)采用競爭必需標(biāo)準(zhǔn)；而本案是關(guān)于實用專利的，應(yīng)該采用英伍德案的實用標(biāo)準(zhǔn)。      對于美學(xué)功能性，最高法院在夸里提克斯和特拉夫費(fèi)克斯兩案中

27、都采用了競爭必需標(biāo)準(zhǔn)，這和美國法律重述以及司法判例關(guān)于美學(xué)功能的認(rèn)識一致。1938年， 美國侵權(quán)法重述(第二次)規(guī)定，“如果消費(fèi)者購買商品很大程度上是因為商品所具有的美學(xué)功能，那么這些美學(xué)特征就具有功能性，因為它們促成了美學(xué)價值 的產(chǎn)生，有助于商品所要達(dá)到的目標(biāo)的實現(xiàn)。確定這些特征是否具有功能性要看禁止他人模仿是否剝奪了他人什么并進(jìn)而實質(zhì)上阻礙了他們進(jìn)行自由競爭。”盡 管在美學(xué)功能第一案帕列羅訴華萊士瓷器公司案中，第九巡回法院運(yùn)用“重要因素(IMPORTANT INGREDIENT)”標(biāo)準(zhǔn)判斷美學(xué)功能的存在，美國反不正當(dāng)競爭法重述(第三次)對該案設(shè)定的美學(xué)功能標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了限制，認(rèn)為單純美學(xué)意義上

28、的愉悅 不構(gòu)成功能性，只有它能夠帶來一種實質(zhì)利益(SIGNIFICANTBENEFIT)，而這種利益又不能通過替代設(shè)計來獲得的情況下，設(shè)計才具有功能性。 由于估價某特定設(shè)計在美學(xué)上的優(yōu)越性很困難，因此，只有在客觀證據(jù)證明缺少足夠的替代設(shè)計時，美學(xué)功能才成立。通常情況下，如果設(shè)計特征本身或者設(shè)計在美 學(xué)上產(chǎn)生的感官愉悅限制了替代設(shè)計的范圍，則這種客觀證據(jù)就成立。和實用功能性一樣，衡量美學(xué)功能性的最終標(biāo)準(zhǔn)是：認(rèn)可商標(biāo)權(quán)利會否嚴(yán)重阻礙競爭。在夸里 提克斯案中，最高法院采用反不正當(dāng)競爭法重述(第三次)的觀點，明確認(rèn)可了美學(xué)功能的存在，指出美學(xué)功能能夠帶來一種替代設(shè)計無法產(chǎn)生的實質(zhì)利益，而美學(xué) 功能的最

29、終標(biāo)準(zhǔn)也就是看認(rèn)可商標(biāo)權(quán)能否嚴(yán)重阻礙自由競爭。    但是，對于實用功能性，最高法院在夸里提克斯和特拉夫費(fèi)克斯兩案中卻采用了不同的判斷標(biāo)準(zhǔn)。專里提克斯案本來已經(jīng)將功能性的判斷標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一為競爭必需，使英 伍德和莫頓案統(tǒng)一了。但是，特拉夫費(fèi)克斯案又把功能性的判斷問題復(fù)雜化，倒退到夸里提克斯案之前的二分狀態(tài)。最高法院在時隔5年后改變了觀點，又出新裁， 讓人匪夷所思。該案判決出來后，有的法院遵循該判決，但是有的則不然。例如，聯(lián)邦巡回上訴法院在瓦盧工程公司訴萊克斯諾德公司(VALV ENGINEERING，INCVREXNORD CORP)一案中對實用功能性判斷就仍然適用競爭

30、必需標(biāo)準(zhǔn)。在特拉夫費(fèi)克斯案之前，大多數(shù)法院和學(xué)者都認(rèn)為，判斷功能性最主要的標(biāo)準(zhǔn)是對競爭的影響，最 高法院想撼動競爭必需標(biāo)準(zhǔn)在司法實踐中的地位決非易事。而從實質(zhì)內(nèi)容來分析，競爭必需標(biāo)準(zhǔn)有實用標(biāo)準(zhǔn)不可比擬的先進(jìn)性。  首先，采用實用標(biāo)準(zhǔn)會使那些惡意假冒他人商品實用特征商標(biāo)的人逍遙法外，因為他們可以主張商標(biāo)具有功能性而對其恣意進(jìn)行模仿、復(fù)制。那么，為什么早期司法 判決采用實用標(biāo)準(zhǔn)沒有產(chǎn)生商業(yè)社會的不道德現(xiàn)象呢?其中一個重要的原因是，早期判例關(guān)于功能性的處理是在假冒訴訟下進(jìn)行的，因此，它更多地去審查被告的商 標(biāo)和商品；而且美國早期司法判例不把功能性作為一個絕對的抗辯理由，即使被告提出原告商標(biāo)

31、具有功能性的主張成立，他也必須采取措施在自己的商品上加注一些 標(biāo)識，使自己的商品與原告的商品區(qū)別開來。這決定了實用標(biāo)準(zhǔn)的弊端在早期司法中并不突出。    其次，實用標(biāo)準(zhǔn)最致命的弊端在于，它沒有把商標(biāo)法所要發(fā)揮的功能正確地定位于維護(hù)市場有序競爭上，沒有從實證的角度分析實用性與競爭之問的關(guān)系，而只服從 于思維簡單的邏輯推演實用性的東西必為眾生所用，對其獨占必然排斥其他人進(jìn)入市場或者以不利的條件進(jìn)入市場。其實，實用特征并不一定影響競爭，而影響 競爭的特征也并不一定都是具有實用性。實用標(biāo)準(zhǔn)會把本來不會妨礙競爭的功能性標(biāo)識排除在商標(biāo)保護(hù)之外，以近年發(fā)生的判決為例，用于運(yùn)動鞋

32、的人體骨骼形狀外 殼被判定為具有功能性，而被排除在商標(biāo)保護(hù)之外。同時，在極其特殊的情況下，對商品來說不具有實用性的東西作為商標(biāo)也許會阻礙自由競爭。例如，在1961 年的SHAKESPEARE案中，美國海關(guān)和專利上訴法院指出，盡管螺旋形設(shè)計對釣魚桿不具有實用性，也不具有美學(xué)意義，但是，它是由專利方法形成的，在 專利保護(hù)期滿后如果以商標(biāo)保護(hù)它，就會對它形成永久的獨占保護(hù)，這會對競爭帶來不利影響，因此，也認(rèn)定其具有功能性。在上文中，我們已經(jīng)分析了替代設(shè)計的 問題，從下文關(guān)于商標(biāo)功能性與專利之間關(guān)系的分析中，我們還會看到這種簡單邏輯推演的漏洞。    三、商標(biāo)功能性與專利

33、    在美國，專利有兩種，一種為實用專利(UTILITY PATENTS)，一種為設(shè)計專利(DESIGN PATENTS)，實用專利也叫功能專利(FUNCTIONAL PATENTS)，而設(shè)計專利則是非功能性的。美國對設(shè)計專利給予14年的保護(hù)，而實用專利則享有20年的保護(hù)期。專利和商標(biāo)功能性的關(guān)系主要體現(xiàn)在實用 專利方面，因為設(shè)計專利保護(hù)的是非功能性設(shè)計特征，它可以同時受商標(biāo)法保護(hù)，體現(xiàn)不出專利法與商標(biāo)法的沖突。那么，實用專利保護(hù)期滿是否可以獲得商標(biāo)法保 護(hù)?反對說認(rèn)為不能，其主要論據(jù)在于，專利保護(hù)期滿后，如果再以商標(biāo)法對其進(jìn)行保護(hù)，這無異于變相延長專利保護(hù)期，

34、違背專利政策之初衷，違背自由競爭之宗 旨，妨礙社會技術(shù)進(jìn)步。在沃諾道空氣流通系統(tǒng)訴杜拉可拉夫特公司(VORNADO AIR CIRCULATION SYSTEMS VDURACRAFT CORP)一案中，第十巡回法院提出，如果產(chǎn)品的構(gòu)造曾經(jīng)是構(gòu)成實用專利創(chuàng)造性的主要部分，沒有該部分則不會有這樣的發(fā)明，專利政策規(guī)定，當(dāng)它保護(hù)期滿 時，它就進(jìn)入公有領(lǐng)域。為此，就不能再以商標(biāo)法保護(hù)它。反對說的理論根據(jù)是商標(biāo)功能性判斷中的重專利規(guī)則(PATENT BARGAIN RULE)，二者是一個問題的兩面。重專利規(guī)則認(rèn)為，專利保護(hù)期滿以后就不能再以商標(biāo)保護(hù)它而事實上延伸專利的保護(hù)。但這種觀點站不住腳。如果我們從

35、專利 法、商標(biāo)法和反不正當(dāng)競爭法三個角度進(jìn)行分析，該論會不攻自破。從專利法保護(hù)的宗旨來看，其目的在于保護(hù)創(chuàng)造者在一定期間內(nèi)的專有權(quán)利，以專有權(quán)形式鼓勵 創(chuàng)造者的創(chuàng)造積極性；同時規(guī)定了專利不可延長的保護(hù)期間，以防止權(quán)利人長期壟斷權(quán)利，讓專利盡快回報社會。這樣，從邏輯上說，專利保護(hù)期滿就必須進(jìn)入公有 領(lǐng)域，這么規(guī)定的目的無非是保證專利權(quán)人以外的其他人在專利期滿后能夠自由使用專利。但并不是所有的專利在保護(hù)期滿后如果繼續(xù)獲得保護(hù)必然會阻礙自由競 爭。有些專利在保護(hù)期滿后、甚至在保護(hù)期滿前就失去任何競爭優(yōu)勢了，即使此時為其提供保護(hù)也不會給其他競爭者造成什么影響，更不會阻礙社會進(jìn)步。這可能由 以下幾個原因

36、造成：其一，專利本身的創(chuàng)造性不足，或者人們對它實用性的預(yù)期過高，而專利很快就被新產(chǎn)品、新方法替代；正如美國學(xué)者所言，專利和商業(yè)成功是 兩個概念，專利并不必然帶來競爭優(yōu)勢，有些專利對商業(yè)的價值沒有預(yù)期那樣大，專利權(quán)人在開發(fā)專利時很難預(yù)期專利在15年到20年之間的潛力。還有一些專利 本身就是一些虛空的創(chuàng)造，這使得大量專利因無法繳納維持費(fèi)而很快失效。其二，盡管在專利申請之時它能夠帶來市場價值，可是在專利保護(hù)期滿甚至此前，人們已 經(jīng)發(fā)現(xiàn)了同等有效的或者更有效的新方法、新產(chǎn)品。這決定了即使專利保護(hù)期滿對專利提供更長時間的保護(hù)也不會造成反競爭的后果。因此變相延長專利保護(hù)期限的 理論看似正確，卻缺乏實證支持

37、。如果認(rèn)為只要是專利就是功能性商標(biāo)，則會陷入和商標(biāo)功能性判斷中的實用等同論一樣的武斷錯誤。如果我們再從商標(biāo)法和反不正當(dāng)法的角度分析，商標(biāo)法保護(hù)的是消費(fèi)者不發(fā)生混淆，如果專利失效后作為商標(biāo)使用不會造成消費(fèi)者混淆，則我們就不必否定其商標(biāo)地 位。表面上看，這不是功能性所要解決的問題，而是商標(biāo)混淆理論和顯著性理論要解決的問題。但是，專利權(quán)人曾經(jīng)獨占實施專利，這會在消費(fèi)者意識中形成一種來 源印象，即把某商品與專利權(quán)人已經(jīng)聯(lián)系在一起，如果其他人再以專利作為商業(yè)標(biāo)記進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營，則消費(fèi)者會誤認(rèn)為該商品還是來源于專利權(quán)人，這不僅會造成混 淆，如果我們從不正當(dāng)競爭的角度來分析，這也是其他人搭專利權(quán)人便車的行為。

38、如此分析下來，我們反而會發(fā)現(xiàn)，專利失效后對專利人進(jìn)行商標(biāo)權(quán)的延伸保護(hù)具有 合理性。    商標(biāo)法肇始于反不正當(dāng)競爭法，因此，判斷能否對什么進(jìn)行保護(hù)的最終標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該是競爭標(biāo)準(zhǔn)，如果不違背正當(dāng)競爭，則沒有理由不對其進(jìn)行保護(hù)。除了競爭因素的考 慮外，其他因素都應(yīng)該作為參考因素。因此，專利性不必然證明存在商標(biāo)功能性。正如聯(lián)邦巡回上訴法院在中西工業(yè)公司訴卡拉凡拖車公司(MIDWEST INDUSTRIES，INCVKARAVAN TRAILERS，INC)一案中指出，實用專利只是證明功能性的相關(guān)(RELEVANT)證據(jù)，不是決定性證據(jù)，關(guān)鍵是要考慮實用的競爭意義，盡管 設(shè)計具

39、有實用性，但對于商品銷售沒有什么意義，它就不是功能性的。    四、商標(biāo)功能性與第二含義的關(guān)系    商標(biāo)的第二含義是指相對于標(biāo)記所使用的商品來說，標(biāo)記本身不具有內(nèi)在顯著性，但是通過標(biāo)記的商業(yè)使用，公眾已經(jīng)將其作為商品的符號與商品的提供者聯(lián)系在一 起，此時標(biāo)記獲得了不同于其本義的另外一種含義，該含義即為第二含義。從序列上說，標(biāo)記的最初含義是它的本義，即第一含義。從該定義中我們可以得出，作為 商標(biāo)含義的“第二含義”不是標(biāo)記本來包括的含義，而是該標(biāo)記本義之外的一種含義。標(biāo)記除了它的本義以外，已經(jīng)特指某個商品，作為該商品的商標(biāo)的意義就是 “

40、第二含義”。正如美國學(xué)者所說，第二含義是商標(biāo)意義的同義詞。    判斷商標(biāo)功能性的美國司法判例在探討功能性的同時往往也探討第二含義問題。從邏輯上說，如果標(biāo)識具有功能性，則它不可能作為商標(biāo)獲得保護(hù)，也就不用再探討 顯著性問題了。如果法院繼續(xù)對顯著性問題進(jìn)行探討，則意味著該問題有探討的價值，這樣我們似乎會得出如下結(jié)論如果標(biāo)識具有功能性，我們接下來再看它是 否通過使用獲得了顯著性，通過顯著性來彌補(bǔ)功能性的缺陷。但是，法院之所以對第二含義問題進(jìn)行探討只是為了回應(yīng)案件原告或被告提出的訴訟主張，并不意味著 法院認(rèn)定二者之間有某種邏輯上的聯(lián)系，即商標(biāo)的顯著性可以克服商標(biāo)的功能性

41、，盡管標(biāo)識具有功能性，但若其已經(jīng)獲得商標(biāo)顯著性則仍然可以獲得商標(biāo)保護(hù)。有的 判決甚至明確指出，一旦確定標(biāo)識對于商品來說具有功能性，則沒有必要探討第二含義的問題。第五巡回法院的霍爾佐夫(Ho-LTZOFF)法官就曾經(jīng)在克拉 克公司訴默里金屬產(chǎn)品公司(JRCLARK CO，VMURRAY METALPRODUCTS CO)和艾倫?伍德鋼鐵(ALAN WOOD STEEL)案判決中反復(fù)強(qiáng)調(diào)商標(biāo)功能性和顯著性的關(guān)系，他提出”具有功能性的新穎外形或外觀不能通過獲得第二含義而使其作為商標(biāo)被獨占?！?#160;   英國商標(biāo)法第3條第2款、德國商標(biāo)法第3條第2款、日本商標(biāo)法第4條第1款第

42、18項都規(guī)定，具有功能性的形狀或三維造型是絕對不能作為商標(biāo)受 保護(hù)的，不是通過使用可以獲得顯著性的敘述性標(biāo)記。對此問題態(tài)度最明確的立法規(guī)定見于法國，法國知識產(chǎn)權(quán)法典在71l一1規(guī)定了外形、尤其是商品及其 包裝的外形或表示服務(wù)特征的外形可以注冊為商標(biāo)；但在71l一2第1款第3項規(guī)定，純由商品性質(zhì)或功能所決定的外形，或賦予商品以基本價值的外形構(gòu)成的標(biāo) 記缺乏顯著性。同時，該條第2款進(jìn)一步明確，第1款中第1和第2項規(guī)定的缺乏顯著性的標(biāo)記可以通過使用獲得顯著性，而第3款的標(biāo)識卻不能通過使用獲得顯著 性。我國商標(biāo)法在第12條規(guī)定，以三維標(biāo)志申請注冊商標(biāo)的，僅由商品自身的性質(zhì)產(chǎn)生的形狀、為獲得技術(shù)效果而需

43、有的商品形狀或者使商品具有實質(zhì)性價值 的形狀，不得注冊。這些規(guī)定都和上文所述美國法院的觀點一致，具有功能性的標(biāo)識即使通過使用獲得了顯著性也不能作為商標(biāo)獲得保護(hù)，這體現(xiàn)了法律在保護(hù)商標(biāo) 權(quán)利的同時，也要維護(hù)自由競爭。五、商標(biāo)功能性與商標(biāo)不可爭議性    商標(biāo)的不可爭議性(INCONTESTABILITY)是指，商標(biāo)注冊若干年后，其他人不能以某些理由提出撤銷商標(biāo)注冊、商標(biāo)權(quán)無效。商標(biāo)不可爭議性與保 險中的不可抗辯條款以及取得時效的規(guī)定要旨一致時間的經(jīng)過使權(quán)利確定。保險中不可爭條款的意義在于，防止保險人以投保人無關(guān)宏旨的微小錯誤而全盤否定 其已經(jīng)履行了告知義務(wù)，從而逃脫支付保險金的義務(wù)，這會嚴(yán)重違反公平原則。時效取得制度存在的正當(dāng)性基礎(chǔ)有三個：一個是證據(jù)(EVIDENTIARY)基 礎(chǔ)，因為隨著時間的推移，關(guān)于財產(chǎn)所有權(quán)的證據(jù)滅失或者很難獲得；另一個是消除所有疑慮確認(rèn)財產(chǎn)權(quán)利(QUIETING TITLES)，財產(chǎn)的原所有人不能坐待實際占有人在財產(chǎn)之上做了大量的投入，然后突然提出，自己是權(quán)利人，要與占有人分享已經(jīng)增值了的財產(chǎn)價值；最后是 懲罰基礎(chǔ)，懲罰那些在權(quán)利上睡覺的(SLEEPING ON THEIR RIGHTS)人。確定商標(biāo)不可爭議地位的根據(jù)主要是第二個基礎(chǔ)：商標(biāo)權(quán)人已經(jīng)在商標(biāo)之上做了大量的投入之后，不允許其他人站出來質(zhì)疑