TMT行業(yè)專利法律服務操作指引(2015)

1、TMT行業(yè)專利法律服務操作指引（2014）（本指引于2014年12月14日市律協(xié)業(yè)務研究指導委員會通訊表決通過。）總則一、制定目的為促進本市律師為TMT行業(yè)提供專利法律服務，特制定本指引。本指引由上海律協(xié)信息網(wǎng)絡與高新技術業(yè)務研究委員會起草，并非強制性或規(guī)范性規(guī)定，僅供本市律師代理TMT行業(yè)專利法律服務時參考。二、特別說明本法律服務指引中所稱TMT 是電信、媒體和科技（Telecommunication，Media，Technology）三個行業(yè)英文單詞的首字母的縮寫，即TMT代表了以移動互聯(lián)網(wǎng)、社交網(wǎng)絡、新媒體和電子商務為主的高新技術行業(yè)。當代TMT行業(yè)與傳統(tǒng)行業(yè)相比，具有自身的特

2、點。在技術層面上，當代TMT行業(yè)的興起和發(fā)展離不開互聯(lián)網(wǎng)的誕生和普及；互聯(lián)網(wǎng)作為一架中間橋梁，將TMT行業(yè)中的有形產(chǎn)品和無形產(chǎn)品緊密地連接在一起；其中，有形產(chǎn)品主要是指為無形產(chǎn)品提供載體和支撐的電子產(chǎn)品，如個人計算機、手機、通信設備；無形產(chǎn)品是指運營在前述電子設備上的為消費者提供溝通、娛樂、信息和交易的服務類應用軟件產(chǎn)品，如手機支付、交友平臺、搜索引擎、網(wǎng)絡游戲等。在行業(yè)或產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟層面，當代TMT行業(yè)與傳統(tǒng)的消費品和服務類行業(yè)的不同之處在于，TMT行業(yè)滿足消費者信息交流和信息融合的需求，往往位于產(chǎn)服務業(yè)的價值鏈的高端，該行業(yè)的科技含量較高，但也常常處于劇烈變動中。著名的摩爾定律即總結反映了TM

3、T行業(yè)技術及產(chǎn)業(yè)進步的革命性乃至顛覆性。正是由于TMT行業(yè)以上的特點，針對TMT行業(yè)的專利法律服務亦有其特色，這也是本服務指引試圖覆蓋的內(nèi)容。中國專利法體系簡介一、專利權介紹（一）專利權專利權是指一個國家或地區(qū)專利主管機關依法授予專利申請人或其專利申請權繼承人在法定時間中，在該國（或地區(qū)）地域內(nèi)享有的對相應發(fā)明創(chuàng)造的獨占性的權利，即在專利權存續(xù)期間，未經(jīng)權利人許可，他人不得實施其專利，特別是為生產(chǎn)經(jīng)營實施其專利。（二）我國專利法保護的專利類型我國現(xiàn)行專利法規(guī)定了三種專利權，即將專利分為發(fā)明專利、實用新型專利和外觀設計專利三種類型。發(fā)明是指對產(chǎn)品、方法或其改進所提出的新的技術方案。發(fā)明專利既保護

4、產(chǎn)品發(fā)明，也保護方法發(fā)明以及用途發(fā)明。產(chǎn)品發(fā)明是指儀表、機器、設備、裝置或者液態(tài)、氣態(tài)、粉末狀物質(zhì)等人類創(chuàng)造的有形物。方法發(fā)明是指制造特定產(chǎn)品或者實現(xiàn)特定技術目標采用的工藝流程、制造方法、技術手段以及開拓性的用途的發(fā)明創(chuàng)造。實用新型是指對產(chǎn)品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案。實用新型必須是產(chǎn)品發(fā)明創(chuàng)造，而方法發(fā)明創(chuàng)造及用途發(fā)明創(chuàng)造都不能申請實用新型專利；實用新型必須是具有固定形狀和構造的產(chǎn)品發(fā)明創(chuàng)造；沒有固定形狀和構造的氣態(tài)、液態(tài)和粉末、顆粒狀物質(zhì)以及單純的線路等不能申請實用新型專利。外觀設計是指對產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合作出的富有美感并適于工業(yè)

5、上應用的新設計。外觀設計是一種以工業(yè)應用為目的，依附于以具體工業(yè)方法生產(chǎn)之產(chǎn)品的美學設計，可以是形狀、圖案、色彩三種要素的多重組合設計，但不包括主要起標識作用的平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合設計。需特別注意，外觀設計專利保護對象只是產(chǎn)品外觀的美學設計，并不涉及產(chǎn)品的技術內(nèi)涵。由上所述可知，三種專利權的保護客體范圍并不相同，發(fā)明的客體保護邏輯上外延最為廣闊，而外觀設計的保護客體則與發(fā)明和實用新型的客體內(nèi)容內(nèi)涵不一致。這也是很多國家，并不將外觀設計放入專利法體系的重要原因。（三）我國專利權的期限我國專利法規(guī)定：發(fā)明專利權期限為20年，實用新型專利權和外觀設計專利權期限都為10年，保護期限都從

6、專利申請日起算。但是如果更確切地講，我國各類專利權的專利權實際保護期限要比上述年限短一些。例如發(fā)明專利申請共經(jīng)歷了三個階段，先是提出申請，再是專利申請文件早期公開，最后是批準授權與否。在提出申請至早期公開這一階段專利申請的技術內(nèi)容還是保密的，法律只保護專利申請人因“申請在先”而依法產(chǎn)生的“先申請權益”，但對已申請專利的技術內(nèi)容沒有實質(zhì)的專利權保護，這一階段對相關技術內(nèi)容的保護，仍然適用于技術秘密保護的法律規(guī)定。在早期公開至批準授權與否這一階段中，我國專利法規(guī)定只給予專利申請人以“臨時保護”，即“申請人可以要求實施其發(fā)明的單位或者個人支付適當?shù)馁M用”，但并非完整的專利保護。直到正式授予發(fā)明專利權

7、后，專利申請人才真正成為法律意義上的專利權人，享有完整的法律意義上的專利權。所以，發(fā)明專利權的全面法律保護期限實際上應當從授予專利權日起開始。同理，實用新型專利權和外觀設計專利權的全面法律保護期限也始于專利權授予日。二、專利法律保護（一）我國專利權保護的客體發(fā)明和實用新型的保護客體是技術方案，而外觀設計的保護客體是適于工業(yè)應用的美學設計。并非所有的發(fā)明創(chuàng)造都能夠被授予專利權，根據(jù)我國專利法，首先，對違反國家法律、社會公德或者妨害公共利益的發(fā)明創(chuàng)造，不授予專利權；其次，對下列各項，不授予專利權：（一）科學發(fā)現(xiàn)；（二）智力活動的規(guī)則和方法；（三）疾病的診斷和治療方法；（四）動物和植物品種但其生產(chǎn)方

8、法，可以依照專利法規(guī)定授予專利權；（五）用原子核變換方法獲得的物質(zhì)；（六）對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計。（二）我國專利權保護的內(nèi)容我國專利法規(guī)定：發(fā)明和實用新型專利權被授予后，除另有規(guī)定的以外，任何單位或者個人未經(jīng)專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產(chǎn)品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品。外觀設計專利權被授予后，任何單位或者個人未經(jīng)專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、許諾銷售、銷售、進口其外觀設計專利產(chǎn)品。我國專利法還規(guī)定：發(fā)明或者實用新型

9、專利權的保護范圍以其權利要求的內(nèi)容為準，說明書及附圖可以用以解釋權利要求的內(nèi)容。外觀設計專利權的保護范圍則以表示在圖片或者照片中的該外觀設計專利產(chǎn)品為準，簡要說明可以用于解釋圖片或者照片所表示的該產(chǎn)品的外觀設計。（三）我國專利行政管理機構介紹根據(jù)專利法第3條的規(guī)定，國務院專利行政部門即國家知識產(chǎn)權局管理全國的專利工作；統(tǒng)一受理和審查專利申請，依法授予專利權。國家知識產(chǎn)權局包括各審查部門，其工作職能為受理和審查專利申請并依法授予專利權；專利復審委員會，其工作職能為受理專利復審和無效工作。省、市、縣（含縣級市、區(qū)）人民政府管理專利工作的部門負責本行政區(qū)域內(nèi)的專利管理工作。三、與專利有關的主要法律規(guī)

10、定及國際條約（一）我國專利立法、相關規(guī)定1、中華人民共和國專利法（1985.4.1施行；第一次修改后1993.1.1施行；第二次修改后2001.7.1施行，第三次修改后2009.10.1起施行）2、中華人民共和國民法通則（1987.1.1施行）3、 中華人民共和國刑法（1997.10.1施行）4、中華人民共和國侵權責任法（2010.7.1施行）5、專利法實施細則（2010.1.9施行）6、最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定（2001.7.1施行）7、最高人民法院關于對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規(guī)定（2001.7.1施行）8、 最高人民法院關

11、于審理專利糾紛案件若干問題的解答（1992.2.9施行）9、最高人民法院關于專利侵權糾紛案件地域管轄問題的通知（1987.6.29施行）10、最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理侵犯知識產(chǎn)權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋（2004.11.2施行）11、最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（ 2010 年 1月 1 日 起施行）12、專利代理條例（1985.9.12；第一次修改后1991.4.1施行）13、專利行政執(zhí)法辦法（2011.2.1施行）14、中華人民共和國知識產(chǎn)權海關保護條例（2010.4.1施行）

12、15、國防專利條例(2004.11.1起施行)16、審查指南(2010年新版)17、國家知識產(chǎn)權局行政復議規(guī)程（2012.9.1起施行）18、專利權質(zhì)押登記辦法（2010.10.1施行）（二）國際條約除上述與專利相關的主要法律法規(guī)和司法解釋外，關于與專利相關的國際條約，我國于1985年加入保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約，1993年加入專利合作公約（PCT）， 2001年加入世貿(mào)組織WTO，我國承諾履行與貿(mào)易有關的知識產(chǎn)權協(xié)議（TRIPS）。1、PCT協(xié)議介紹PCT是專利合作條約（Patent Cooperation Treaty）的英文縮寫，PCT于1970年締結，1979年修正，并于1984

13、年和2001年修訂。PCT對保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約（1883年）的締約國開放，締約國或申請加入方必須要向WIPO總干事交存批準書或加入書。根據(jù)PCT的規(guī)定，專利申請人可以通過PCT途徑遞交國際專利申請，即申請人只要向特定的PCT受理局提交一件PCT國際專利申請，即可在為數(shù)眾多的PCT成員國的每一個國家同時要求對發(fā)明創(chuàng)造進行專利保護。 專利非訴訟法律服務一、指導客戶制定專利戰(zhàn)略（一）專利戰(zhàn)略綜述專利戰(zhàn)略是企業(yè)綜合利用技術創(chuàng)新、合理技術壟斷與法律保護等多項手段以促進企業(yè)良性發(fā)展。專利戰(zhàn)略需要企業(yè)將與專利相聯(lián)系的法律、科技、經(jīng)濟原則的結合，用于指導企業(yè)的研發(fā)方向，市場目標以謀求最大的利益。（

14、二）企業(yè)制定專利戰(zhàn)略的目的對于企業(yè)而言，尤其是高技術比重附加值或輕資產(chǎn)的TMT行業(yè)而言，如要在市場競爭中脫穎而出，就必須主動地利用專利制度提供的法律保護及其種種方便條件有效地保護自己，并充分利用專利情報信息，研究分析競爭對手狀況，推進專利技術開發(fā)、控制獨占市場。因此，專利戰(zhàn)略是制定者為了自身的長遠利益和發(fā)展，運用專利制度提供的法律保護，在技術競爭和市場競爭中謀取最大經(jīng)濟利益、并保持自己技術優(yōu)勢的整體性戰(zhàn)略觀念與謀略戰(zhàn)術的集成總和體。也可以說，專利戰(zhàn)略的根本作用及其存在依據(jù)在于，它以技術的產(chǎn)權激勵為基礎，有效地將技術創(chuàng)新的產(chǎn)權激勵、市場激勵、政府激勵與企業(yè)激勵四種主要激勵源組織集成為一體，形成動

15、態(tài)立體的兼顧進攻與防御雙重功能的管理模式。（三）專利戰(zhàn)略分類及實施企業(yè)專利戰(zhàn)略按照技術一般可分為：專利申請戰(zhàn)略、專利防御戰(zhàn)略、專利技術實施戰(zhàn)略。1、專利申請戰(zhàn)略一般而言，專利的申請戰(zhàn)略，主要由四個問題組成：（1）是否所有的發(fā)明創(chuàng)造都要申請專利？（2）何時申請專利？（3）在哪些國家地區(qū)申請專利？（4）申請什么樣的專利？（1）針對第一個問題：是否所有的發(fā)明創(chuàng)造或技術革新都要申請專利或者能夠申請專利，尤其值得TMT行業(yè)的企業(yè)重視。如前所述，TMT行業(yè)既包括科技含量較高的電子通訊企業(yè)、電腦設備提供商等，同時包括以滿足消費者溝通分享需求的服務類應用產(chǎn)品企業(yè)。前者生產(chǎn)出有形的產(chǎn)品，而后者主要是以軟件、網(wǎng)頁

16、或界面的形式呈現(xiàn)于消費者面前。電子通訊企業(yè)的產(chǎn)品及其數(shù)據(jù)傳輸協(xié)議、通訊方法、外觀結構等均可以申請專利。但是服務類應用產(chǎn)品是否能申請專利則首先需要判斷其是否屬于專利法保護的客體范圍，即適格的技術方案。這在專利代理中是非常復雜的問題。如前所述，專利法所稱的發(fā)明是指對產(chǎn)品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。涉及計算機程序的發(fā)明專利申請只有構成技術方案才是專利保護的客體。根據(jù)審查指南中對是否屬于技術方案的判斷的說明“發(fā)明的目的是解決技術問題,使用了遵循自然規(guī)律的技術手段，獲得了符合自然規(guī)律的技術效果”。在判斷了是否屬于技術方案以后，還需要進一步判斷是否屬于智力活動規(guī)則和方法。審查指南中智力活動規(guī)則和

17、方法定義如下：“智力活動規(guī)則和方法是指導人們進行思維、表述、判斷和記憶的規(guī)則和方法”。在服務類應用產(chǎn)品滿足了是一種技術方案且不屬于智力活動規(guī)則和方法才能進行專利申請。TMT行業(yè)所提供服務類應用產(chǎn)品必然與計算機或電子設備關聯(lián)，即屬于所謂的涉及計算機程序的技術方案，按審查指南，TMT企業(yè)在決定是否對此類技術方案申請專利時，必須首先作如下判斷：1）如果一項技術方案僅僅涉及一種算法或數(shù)學計算規(guī)則，或者計算機程序本身或僅僅記錄在載體（例如磁帶、磁盤、光盤、磁光盤、ROM、PROM、VCD、DVD或者其他的計算機可讀介質(zhì)）上的計算機程序，或者游戲的規(guī)則和方法，則該技術方案屬于智力活動的規(guī)則和方法，不屬于專

18、利保護的客體。2）如果一項技術方案除其主題名稱之外，其進行限定的全部內(nèi)容僅僅涉及一種算法或數(shù)學計算規(guī)則，或者程序本身，或者游戲的規(guī)則和方法，則該技術方案實質(zhì)上僅僅涉及智力活動的規(guī)則和方法，不屬于專利保護的客體。必須注意，此處所說的計算機程序本身是指為了能夠得到某種結果而可以由計算機等具有信息處理能力的裝置執(zhí)行的代碼化指令序列，或者可被自動轉(zhuǎn)換成代碼化指令序列的符號化指令序列或者符號化語句序列。計算機程序本身包括源程序和目標程序。計算機程序本身并不包含對計算機硬件的改變，若計算機硬件因上述計算機程序而改變的，則所涉及技術方案一般屬于專利保護的范圍。例如，僅由所記錄的程序限定的計算機可讀存儲介質(zhì)或

19、者一種計算機程序產(chǎn)品，或者僅由游戲規(guī)則限定的、不包括任何技術性特征，例如不包括任何物理實體特征限定的計算機游戲裝置等，由于其實質(zhì)上僅僅涉及智力活動的規(guī)則和方法，因而不屬于專利保護的客體。但是，如果專利申請要求保護的介質(zhì)涉及其物理特性的改進，例如疊層構成、磁道間隔、材料等，則不屬此列。進一步的判斷可以參照下文中專利代理專章中列舉的情況。需注意，如果服務類應用產(chǎn)品不滿足專利申請的條件，則一般應該建議企業(yè)以商業(yè)秘密的形式保護其相應知識產(chǎn)權。（2）針對第二個問題，何時申請專利，這需要企業(yè)在專利戰(zhàn)略中設定穩(wěn)定且能長期有效執(zhí)行的專利工作制度，即對不同類別技術方案采用不同的專利響應申請機制。簡單而言，對于獨

20、創(chuàng)性的基本發(fā)明，一般要等其應用研究和周邊研究大體成熟后，再提出專利申請；防止其他企業(yè)在基本發(fā)明的基礎上，作繼續(xù)改進性研究，或搶先申請應用發(fā)明專利，而造成對自己基本發(fā)明的封鎖保護。但若所處細分行業(yè)競爭對手很多，或者市場需求量大，或者是容易被模仿的技術，則應盡快申請專利。對本企業(yè)領先的不易被模仿的技術，則可以在競爭對手快要追上的時候再申請專利，一方面延長了保護期，另一方面也避免了技術過早地公開而給對手可乘之機。（3）針對第三個問題，在哪些國家地區(qū)申請專利。通常而言是以“市場導向”或“生產(chǎn)導向”。市場導向是以銷售市場作為專利申請的目的國家。如果發(fā)明創(chuàng)造屬于高技術范疇，如芯片等，只有極少數(shù)企業(yè)能夠生產(chǎn)

21、這種產(chǎn)品，在這種情況下，“市場導向”申請戰(zhàn)略也許并不是最好的。此時則應考慮“生產(chǎn)導向”申請戰(zhàn)略，即在競爭對手從事生產(chǎn)經(jīng)營的國家申請專利，一旦發(fā)生侵權，專利權人可以采取法律手段在原產(chǎn)地扣押侵權產(chǎn)品而不論其將要行銷的國家。對于有高度發(fā)達的工業(yè)又有廣闊市場的國家，可以同時應用這兩種戰(zhàn)略?？傊?，企業(yè)應當考慮在有潛在市場或潛在競爭對手的國家申請專利，以保護自己在這些國家的市場利益和競爭優(yōu)勢。（4）針對最后一個問題，申請什么樣的專利。除了將專利劃分為發(fā)明專利、實用新型專利、外觀設計專利以外。企業(yè)內(nèi)部還應當對專利本身作出重要性評判，按照其技術領先程度、潛在市場表現(xiàn)，可以將專利劃分為：基礎專利（核心專利）、改

22、進專利（外圍專利）、防衛(wèi)專利（潛在專利）?；A專利針對獨創(chuàng)性非常高的（基本或基礎）發(fā)明，它具有廣泛應用的可能性和獲取重大經(jīng)濟效益的前景。對于此類專利，應該高度重視。改進專利則指在基礎專利的基礎上再進行技術優(yōu)化而產(chǎn)生的專利。防衛(wèi)專利則指企業(yè)暫時不使用但可能具有市場前景的專利。2、專利防御戰(zhàn)略專利防御戰(zhàn)略是指保護企業(yè)自身的專利優(yōu)勢不喪失。專利防御戰(zhàn)略具體包括以下幾種：（1） 異議無效戰(zhàn)略：對其他企業(yè)申請專利權可以采取經(jīng)常性的妨礙活動，在專利申請階段向國家知識產(chǎn)權局提異議，在專利授權以后請求專利復審委員會宣告無效。（2）外圍專利戰(zhàn)略：在競爭對手已經(jīng)獲得授權的基本專利的基礎上開發(fā)質(zhì)量更好的改

23、進專利，或者申請大量的外圍專利。（3）繞開權項戰(zhàn)略：繞過對方專利權項，開發(fā)不相抵觸的技術。（4）期滿使用戰(zhàn)略：有些基本專利無法突破，該基本專利若很快到期，可等到期滿后再使用。3、專利技術實施戰(zhàn)略專利利用戰(zhàn)略包括對本企業(yè)申請獲權專利的利用和對其他企業(yè)專利的利用及其他企業(yè)利用本企業(yè)專利三個方面。具體戰(zhàn)略的選擇、運用、組合應科學分析本企業(yè)與競爭對手或者合作方的企業(yè)規(guī)模、企業(yè)類型、企業(yè)業(yè)績、企業(yè)信譽、企業(yè)技術實力、企業(yè)品牌實力、企業(yè)信息能力、企業(yè)發(fā)展策略等多方面因素，在實踐中靈活地選擇和實施。（1）專利獨占戰(zhàn)略，對任何國家的企業(yè)都不授予許可實施權，只追求專利權企業(yè)獨家利益。但該企業(yè)要能承擔開拓市場的風

24、險和具有投資的條件。（2）許可實施戰(zhàn)略，許可其他企業(yè)實施本企業(yè)專利，收取一定的費用，該戰(zhàn)略在本企業(yè)無條件實施的情況下采用。（3）許可使用戰(zhàn)略，自身生產(chǎn)能力遠遠不能滿足市場需求的情況下，可許可其他企業(yè)使用本企業(yè)專利，收取一定使用費用的戰(zhàn)略。（4）專利與產(chǎn)品相結合的戰(zhàn)略，持有基本專利的企業(yè)，允許其他企業(yè)使用自己的專利，但作為交換的條件，把本企業(yè)的產(chǎn)品強加給對方以提高自己在市場競爭中的地位。（5）專利與商標相結合的戰(zhàn)略，商品投放市場后，為了更大利益，可以將專利權和相關商標權捆綁在一起出讓或者許可。商標的作用很大，可為了商標在市場上站住腳跟，需要一定的時間和投資。為了減少商標的廣告投資，可以采用強制使

25、用商標作為使用專利權交換條件的戰(zhàn)略。（6）專利投資戰(zhàn)略，以專利技術入股，與當?shù)刭Y本聯(lián)合逐步在各國設立合資公司或合營公司，在該公司利用本企業(yè)的專利技術，從而掌握其支配權。美國的杜邦公司擅長采用此戰(zhàn)略。（7）交叉許可戰(zhàn)略，隨著技術的復雜化、復合化發(fā)展趨勢的加強，即使是大企業(yè)，也不可能獨占技術，于是出現(xiàn)將各自擁有的技術互相靠攏，簽訂以相互的專利權交叉實施許可合同的戰(zhàn)略，從而形成聯(lián)合技術優(yōu)勢。另外，在與同行也的其他企業(yè)的技術十分接近、甚至權力歸屬錯綜復雜的情況下，為了防止混亂，也可采用交叉許可戰(zhàn)略。可以是同類技術交換，也可以是不同的技術相互交換來彌補自身的薄弱環(huán)節(jié)。（8）專利協(xié)作戰(zhàn)略，各企業(yè)將相互擁有

26、的專利權拿出來合作，是一種協(xié)同合作的戰(zhàn)略。多以生產(chǎn)合作的形式出現(xiàn)，以防止出現(xiàn)專利糾紛。（9）引進專利戰(zhàn)略，本企業(yè)自身不搞技術開發(fā)，專門引進其他企業(yè)優(yōu)秀專利技術的戰(zhàn)略。（10）專利收買戰(zhàn)略，將競爭對手的專利全部買下，從而達到獨占市場的戰(zhàn)略，與引進專利戰(zhàn)略不同，收買專利的目的不限于引進技術，最終是為了獨占市場，專利收買戰(zhàn)略要適可而止，否則就可能違反“反壟斷法”。（11）專利出售戰(zhàn)略，當本企業(yè)專利閑置，成為虛價值或者低價值資產(chǎn)存量時，可將專利權當作普通商品出售，達到盤活企業(yè)資本的目的。（12）專利與標準相結合的戰(zhàn)略。  二、指導客戶進行專利培訓律師應當指導專利管理機構定期安排有關

27、課程對員工進行專利知識培訓，培訓的內(nèi)容包括專利相關法律法規(guī)，相關案例，最新專利信息等。培訓的具體內(nèi)容通常包括：（一）專利相關法律法規(guī)的內(nèi)涵和外延，如何正確理解相關條款；（二）提供與企業(yè)實際專利工作相類似的案例，供企業(yè)內(nèi)部分析和學習；（三）培育企業(yè)內(nèi)的知識產(chǎn)權保護意識，加大員工對專利工作的認知力度；（四）組織相關技術部門查找并分析專利信息等。三、代理專利申請（一）TMT企業(yè)可以申請專利的發(fā)明創(chuàng)造如前所述，由于TMT行業(yè)的技術特性，其所涉及的發(fā)明創(chuàng)造往往與計算機或電子設備相關聯(lián)，往往屬于所謂的涉及計算機程序的技術方案，試將幾種可以申請或不可申請專利的發(fā)明創(chuàng)造列舉如下：如果一項技術方案的全部內(nèi)容中既

28、包含智力活動的規(guī)則和方法的內(nèi)容，又包含符合要求的技術特征，例如在對一款軟件及其裝置等限定的內(nèi)容中既包括軟件方法與規(guī)則，又包括裝置技術特征，則該技術方案就整體而言并不是一種智力活動的規(guī)則和方法，不應當僅依據(jù)專利法第二十五條排除其為專利權的保護客體，可以申請專利。例如，僅僅涉及漢字編碼方法的一種漢語字根編碼方法的技術方案屬于專利法規(guī)定的智力活動的規(guī)則和方法，不屬于專利保護的客體。但是，如果把漢字編碼方法與該編碼方法可使用的特定鍵盤相結合，構成計算機系統(tǒng)處理漢字的一種計算機漢字輸入方法或者計算機漢字信息處理方法，使計算機系統(tǒng)能夠以漢字信息為指令，運行程序，從而控制或處理外部對象或者內(nèi)部對象，則這種計

29、算機漢字輸入方法或者計算機漢字信息處理方法構成專利法第二條第二款所說的技術方案，不再屬于智力活動的規(guī)則和方法，而屬于專利保護的客體。如果涉及計算機程序的技術方案執(zhí)行計算機程序的目的是解決技術問題，在計算機上運行計算機程序從而對外部或內(nèi)部對象進行控制或處理所反映的是遵循自然規(guī)律的技術手段，并且由此獲得符合自然規(guī)律的技術效果，則該技術方案可以申請專利。例如，某軟件應用企業(yè)提供了一種技術方案，其執(zhí)行計算機程序的目的是為了實現(xiàn)一種工業(yè)過程、測量或測試過程控制，通過計算機執(zhí)行一種工業(yè)過程控制程序，按照自然規(guī)律完成對該工業(yè)過程各階段實施的一系列控制，從而獲得符合自然規(guī)律的工業(yè)過程控制效果，則該技術方案屬于

30、專利保護的客體。如果涉及計算機程序的該技術方案執(zhí)行計算機程序的目的是為了處理一種外部技術數(shù)據(jù)，通過計算機執(zhí)行一種技術數(shù)據(jù)處理程序，按照自然規(guī)律完成對該技術數(shù)據(jù)實施的一系列技術處理，從而獲得符合自然規(guī)律的技術數(shù)據(jù)處理效果，則該技術方案可以申請專利。例如，一多媒體技術開發(fā)公司提供了“一種去除圖像噪聲的方法”，利用概率統(tǒng)計論中的原理，結合計算機程序處理有效去除圖像噪聲，且減少因去噪處理產(chǎn)生的圖像模糊現(xiàn)象。該方案利用了遵循自然規(guī)律的技術手段獲得技術效果，可申請專利保護。如果涉及計算機程序的技術方案執(zhí)行計算機程序的目的是為了改善計算機系統(tǒng)內(nèi)部性能，通過計算機執(zhí)行一種系統(tǒng)內(nèi)部性能改進程序，按照自然規(guī)律完成

31、對該計算機系統(tǒng)各組成部分實施的一系列設置或調(diào)整，從而獲得符合自然規(guī)律的計算機系統(tǒng)內(nèi)部性能改進效果，則該技術方案可以申請專利。例如，一TMT企業(yè)針對現(xiàn)有移動計算設備由于受到存儲容量的限制而不能處理需要大存儲容量的多媒體數(shù)據(jù)，而提出一種利用虛擬設備文件系統(tǒng)來擴充移動計算設備的存儲容量的方法，該方案通過執(zhí)行計算機程序?qū)崿F(xiàn)對移動計算設備內(nèi)部運行性能的改進，利用了遵循自然規(guī)律的技術手段，該發(fā)明技術方案可申請專利。如果涉及計算機程序的技術方案執(zhí)行計算機程序的目的不是解決技術問題，或者在計算機上運行計算機程序從而對外部或內(nèi)部對象進行控制或處理所反映的不是利用自然規(guī)律的技術手段，或者獲得的不是受自然規(guī)律約束的

32、效果，則該技術方案不屬于專利保護的客體。例如，一互聯(lián)網(wǎng)游戲公司開發(fā)一種基于網(wǎng)絡的成長類游戲，僅利用計算機執(zhí)行改變游戲角色狀態(tài)等方式，使游戲角色和環(huán)境在游戲中相應變化。該方案未給涉及裝置的內(nèi)部性能帶來改進，也沒有給涉及裝置的構成或功能帶來任何技術上的改變技術方案，且游戲運行受人為控制并不受自然規(guī)律約束，因此不屬于專利保護的范圍。（二）中國專利申請根據(jù)專利法規(guī)定，中國單位或者個人在國內(nèi)申請專利和辦理其他專利事務的，可以委托專利代理機構辦理。因此，具有專利代理資格的律師事務所可以以事務所身份從事專利代理法律服務的；而沒有專利代理服務資格，但確有能力從事專利代理法律服務的，可以參照民事訴訟中類似公民代

33、理的方式，從事專利代理工作。專利代理根據(jù)申請專利類型的不同而有所不同。申請發(fā)明專利的，一般包括如下幾個階段：1、撰寫發(fā)明申請文件并遞交申請：與客戶建立委托關系后，首先與客戶進行溝通，進行技術交底；然后對相關技術進行檢索，確定相關發(fā)明的發(fā)明點；正式撰寫申請文件，包括權利要求書、說明書等；遞交正式申請。2、專利審查中的代理：1、初步審查程序中的代理：協(xié)助客戶做好初審程序中對文件、期限和費用的管理，對可能的程序或其他瑕疵進行補正；2、實質(zhì)審查程序中的代理：主要為幫助客戶做好對專利局針對申請文件可能作出的實質(zhì)審查意見通知書的答復。3、授權階段的代理：對最終獲得授權的發(fā)明申請，應協(xié)助客戶做好對相關文件、

34、期限和費用的管理。申請實用新型或外觀設計專利的，一般包括如下幾個階段：1、撰寫申請文件并遞交申請：與客戶建立委托關系后，首先與客戶進行溝通，進行技術交底；然后對相關技術進行檢索，確定相關發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明點；正式撰寫申請文件；遞交正式申請。2、初步審查程序中的代理：協(xié)助客戶做好初審程序中對文件、期限和費用的管理，對可能的程序或其他瑕疵進行補正；3、授權階段的代理：對最終獲得授權的發(fā)明申請，應協(xié)助客戶做好對相關文件、期限和費用的管理。（三）國際專利申請根據(jù)專利法規(guī)定，在中國沒有經(jīng)常居所或者營業(yè)所的外國人、外國企業(yè)或者外國其他組織在中國申請專利和辦理其他專利事務的，應當委托依法設立的專利代理機構辦理。

35、 專利法同時規(guī)定；“任何單位或者個人將在中國完成的發(fā)明或者實用新型向外國申請專利的，應當事先報經(jīng)國務院專利行政部門進行保密審查。保密審查的程序、期限等按照國務院的規(guī)定執(zhí)行。 中國單位或者個人可以根據(jù)中華人民共和國參加的有關國際條約提出專利國際申請。申請人提出專利國際申請的，應當遵守前款規(guī)定”。而且 對前述規(guī)定“向外國申請專利的發(fā)明或者實用新型，在中國申請專利的，不授予專利權”。雖然專利法未規(guī)定，中國單位或者個人辦理涉外專利事務必須委托依法設立的專利代理機構辦理。但為客戶利益最安全考慮，中國單位或者個人辦理涉外專利事務的還是應委托依法設立的專利代理機構辦理。綜上所述

36、，律師事務所律師從事涉外專利業(yè)務的，特別是替外方在中國處理專利業(yè)務的，相應律師事務所應當具有專利申請代理資格。根據(jù)客戶的目標市場、主要競爭對手分布等情況，幫助客戶進行國外專利申請?？梢园凑招枰暾埖膰鈱＠臄?shù)量和范圍，幫助客戶確定是通過PCT申請，還是單獨就不同國家提出申請。在涉外專利申請實務上，一般分為國內(nèi)向國外申請（內(nèi)向外）和國外向國內(nèi)申請（外向內(nèi)），其形式一般分為PCT模式和優(yōu)先權模式。四、專利行政復議代理根據(jù)規(guī)定，公民、法人或者其他組織，認為國家知識產(chǎn)權局的具體行政行為侵犯其合法權益的，可以向國家知識產(chǎn)權局申請復議。在具體行政行為作出時其權利或者利益受到損害的其他利害關系人可以申請行

37、政復議，也可以作為第三人參加行政復議。復議申請人、第三人可以委托代理人代為參加復議。因此，律師可以代理復議申請人、第三人參加國家知識產(chǎn)權局的行政復議。按規(guī)定，目前國家知識產(chǎn)權局受理專利行政復議的范圍，包括:對國家知識產(chǎn)權局作出的有關專利申請、專利權的具體行政行為不服的；(二)對國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會作出的有關專利復審、無效的程序性決定不服的；(三)對國家知識產(chǎn)權局作出的有關專利代理管理的具體行政行為不服的；(四)認為國家知識產(chǎn)權局作出的其他具體行政行為侵犯其與專利有關的合法權益的。不包括: (一)專利申請人對駁回專利申請的決定不服的；(二)復審請求人對復審請求審查決定不服的；(三)專利權

38、人或者無效宣告請求人對無效宣告請求審查決定不服的；(四)專利權人或者專利實施強制許可的被許可人對強制許可使用費的裁決不服的；(五)國際申請的申請人對國家知識產(chǎn)權局作為國際申請的受理單位、國際檢索單位和國際初步審查單位所作決定不服的；(六)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不能申請行政復議的情形。有關專利行政復議的具體事項，可參照相關律師從事行政復議指引及國家知識產(chǎn)權局行政復議規(guī)程規(guī)定。五、代理專利復審專利復審理論上也是一種特殊的專利行政復議程序。根據(jù)專利法，專利申請人對國務院專利行政部門駁回申請的決定不服的，可以自收到通知之日起三個月內(nèi)，向?qū)＠麖蛯徫瘑T會請求復審。專利復審委員會復審后，作出決定，并通知專利申

39、請人。在復審代理中，主要工作包括：（1）分析確定請求復審的理由，撰寫并向?qū)＠麖蛯徫瘑T會提交復審請求書，必要時，可對專利申請文件進行修改以消除駁回決定指出的缺陷；（2）對專利復審委員會和議組可能發(fā)出的復審通知書進行仔細研究并答復，必要時，可對專利申請文件進行修改以消除復審通知書指出的缺陷；（3）參加復審程序中可能發(fā)生的口頭審理；（4）收到復審決定書后，若維持原駁回決定的，應協(xié)助客戶仔細分析；客戶對專利復審委員會的復審決定不服的，可以自收到通知之日起三個月內(nèi)向人民法院起訴。六、代理專利無效專利無效理論上亦為一種特殊的專利行政復議程序。專利法規(guī)定：自國務院專利行政部門公告授予專利權之日起，任何單位或

40、者個人認為該專利權的授予不符合本法有關規(guī)定的，可以請求專利復審委員會宣告該專利權無效。實務中，專利無效常常成為專利侵權訴訟中，被告的一種訴訟手段。專利無效代理包括代理專利無效申請人和代理專利無效被申請人。代理專利無效申請人的律師主要工作包括：（1）與客戶建立委托關系，根據(jù)無效請求的目的確定無效代理中的整體策略；（2）分析相關專利及公知技術，決定無效宣告請求的理由，并組織證據(jù)，按規(guī)定撰寫并提交無效請求書及相關證據(jù)，并及時繳納費用；（3）答復復審委員會無效合議組可能發(fā)出的審查通知書；（4）參加可能的口頭審理程序，對相關證據(jù)、事實進行質(zhì)證、辯論，進一步結合證據(jù)闡述無效理由；（5）幫助客戶分析無效請求

41、審查決定，以確定是否可能提起訴訟；若與侵權訴訟有關的，應依此確定在侵權訴訟中的后續(xù)對策。代理專利無效被申請人的律師主要工作包括：（1）與客戶建立委托關系，分析無效宣告請求書的理由、證據(jù)，確定無效代理中的整體策略；（2）按規(guī)定撰寫并提交針對無效請求書的意見陳述書，必要時，應協(xié)助客戶修改被申請無效發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠臋嗬髸?；?）答復復審委員會無效合議組可能發(fā)出的審查通知書；（4）參加可能的口頭審理程序，對相關證據(jù)、事實進行質(zhì)證、辯論，進一步反駁無效宣告請求書無效理由；（5）幫助客戶分析無效請求審查決定，以確定是否可能提起訴訟；若與侵權訴訟有關的，應依此確定在侵權訴訟中的后續(xù)對策。無論是代理專

42、利無效申請人還是代理專利無效被申請人，律師都應當按無效中的策略判斷是否進行和解。七、代理提起行政處理請求我國專利法第60條的規(guī)定，專利權被侵犯的救濟方式包括：（1）協(xié)商，即專利侵權糾紛可以由當事人協(xié)商解決；（2）司法救濟，即專利權人或者利害關系人向人民法院提起民事訴訟；（3）行政救濟，即專利權人或者利害關系人請求管理專利工作的部門處理，要求責令停止侵權行為，也可以就賠償額請求調(diào)解。管理專利工作的部門對專利侵權糾紛的處理包括以下職能：一是應當事人的請求，對專利侵權糾紛進行處理，認定侵權行為成立的，責令侵權人立即停止侵權行為，這是具體行政行為，當事人不服的，可以依法提起行政訴訟。侵權人期滿不起訴又

43、不停止侵權行為的，管理專利工作的部門可以申請人民法院強制執(zhí)行。二是在行政處理的過程中，應當事人的請求，就專利侵權的賠償額進行調(diào)解。這是一種調(diào)解，不具有約束力，調(diào)解不成的，當事人可以依法提起民事訴訟。律師在指導客戶向?qū)＠芾聿块T提出行政處理請求，主要包括以下工作內(nèi)容：起草行政請求書、指導客戶收集必要的權利證據(jù)和侵權證據(jù)等。八、代理海關知識產(chǎn)權保護備案根據(jù)知識產(chǎn)權海關保護條例的規(guī)定，海關依照國家有關法律規(guī)定，在邊境執(zhí)法中保護與進出境貨物有關并受中華人民共和國法律行政法規(guī)保護的知識產(chǎn)權，其中包括專利權。律師在代理當事人辦理知識產(chǎn)權海關備案時應注意，權利人向海關總署提出海關保護備案申請，應事先向海關領

44、取備案申請書。權利人或其代理人應按照要求填寫申請書，并隨附有關文件，送交或寄送海關總署。權利人提出備案申請，應按照一項權利一份申請的原則提出，即每份申請書只能就一份權利證書上的專利提出申請。申請書應用中文填寫，并保證交驗的申請文件真實、有效。權利人在提交申請時應當同時附送下列文件：（1）專利權人的身份證明文件；授權委托書；（2）專利證書的復印件，經(jīng)專利局登記和公告的專利轉(zhuǎn)讓合同副本，專利實施許可合同副本；（3）海關總署認為需要附送的其他文件。交驗的文件為外文的，同時提交中文譯本。九、專利風險審核代理基于專利本身的特點，任何企業(yè)在研發(fā)、制造、銷售等過程中均存在一系列法律風險。企業(yè)在技術開發(fā)過程中

45、很有可能侵犯到別人專利，可能出現(xiàn)技術人員泄密或者私自申請利用的風險，遭第三方強先申請而喪失專利權的風險，因先于專利申請而公開技術方案所導致喪失專利權的風險；企業(yè)在利用專利技術過程中，可能侵犯他人專利權等。律師在代理客戶專利風險審核中有以下注意要點：1、幫助客戶建立專利風險數(shù)據(jù)庫針對客戶的主要競爭對手、主要目標市場可以建立一個專門的專利數(shù)據(jù)庫，定時檢索并更新專利數(shù)據(jù)庫。將競爭對手的專利按申請時間的先后可以分為已失效專利、即將失效專利、有效專利。將競爭對手的專利按照企業(yè)的實際需求，進行價值評估。價值評估時應考慮的因素包括：（1）技術的先進度和成熟程度；（2）該專利屬于基礎專利還是從屬專利；（3）該

46、專利的權利要求的內(nèi)容；（4）該專利是否已進行市場應用；（6）該專利所在技術領域的發(fā)展成熟度等等。2、指導客戶建立專利風險預警機制幫助客戶建立研發(fā)時的專利風險預警機制，包括項目立項前進行技術領域分析、可行性分析、專利門檻分析；項目進行過程中搜索可用專利信息；產(chǎn)品進入各個國家之前進行專利風險判斷等。十、專利權或?qū)＠暾垯噢D(zhuǎn)讓代理根據(jù)專利法的規(guī)定，專利申請權和專利權都可以轉(zhuǎn)讓。在辦理專利申請權和專利權轉(zhuǎn)讓業(yè)務時，應注意以下幾點：中國單位或者個人向外國人轉(zhuǎn)讓專利申請權或者專利權的，必須經(jīng)國務院有關主管部門批準。轉(zhuǎn)讓專利申請權或者專利權的，讓與人與受讓人應當訂立合同。該合同為要式合同，即必須以書面形式訂

47、立。對轉(zhuǎn)讓專利申請權或者專利權的合同，除專利法或有關行政法規(guī)另有規(guī)定的以外，應適用中華人民共和國合同法的有關規(guī)定。轉(zhuǎn)讓專利申請權或者專利權的讓與人與受讓人訂立轉(zhuǎn)讓合同后，應當向國務院專利行政部門辦理登記。專利申請權或者專利權的轉(zhuǎn)讓自登記之日起生效。需要指出的是，當事人辦理登記，是專利申請權或者專利權轉(zhuǎn)移生效的要件，而不是轉(zhuǎn)讓合同生效的要件。依照合同法的規(guī)定，依法成立的轉(zhuǎn)讓專利申請權或者轉(zhuǎn)讓專利權的合同，自成立時即生效，當事人一方不得以未經(jīng)登記為由主張合同無效。合同成立后，因未向國務院專利行政部門辦理登記手續(xù)使轉(zhuǎn)讓不生效的，當事人應當依法補辦登記手續(xù)。按照國務院發(fā)布的國防專利條例的規(guī)定，國防專利

48、申請權和國防專利權只能向國內(nèi)的中國單位或者中國公民轉(zhuǎn)讓，禁止向國外的單位和個人以及在國內(nèi)的外國人和外國機構轉(zhuǎn)讓國防專利申請權和國防專利權。國防專利申請權和國防專利權的轉(zhuǎn)讓，應當委托國防專利機構指定的專利代理機構辦理。轉(zhuǎn)讓國防專利申請權或者國防專利權，應當向國防專利機構提出書面申請，由國防專利機構進行初步審查后按地方企業(yè)還是軍隊企業(yè)分別報送國務院國防科學技術工業(yè)主管部門、總裝備部審批。十一、專利實施許可代理專利實施許可是指專利權人、專利申請人或者其他權利人作為讓與人，許可受讓人在約定的范圍內(nèi)實施專利，受讓人支付約定使用費的行為。專利實施許可應當訂立書面合同。（一）專利許可種類專利實施許可按照被許

49、可人取得的實施權的范圍以及被許可人享有的權利，可分為獨占實施許可、排他實施許可、普通實施許可、交叉實施許可、分實施許可、強制實施許可等。1、獨占實施許可（簡稱獨占許可）是指在約定的期限、地區(qū)、技術領域內(nèi)，專利權人（許可方）許可被許可方單方實施該專利技術，許可方和任何被許可方以外的單位或個人都不得實施該專利技術。獨占實施許可被許可人的地位與專利權人有相似之處。獨占實施許可的被許可人可以根據(jù)合同的約定獨占地實施專利技術，排除專利權人的實施行為，也可以在專利權人不起訴的情況下單獨提起侵權訴訟，或者請求人民法院采取訴前臨時措施。2、排他實施許可（簡稱排他許可）也稱獨家許可，是指在約定的期限、地區(qū)、技術

50、領域內(nèi)，專利權人（許可方）只許可一個被許可人實施其專利，但專利權人自己有權實施該專利。排他許可與獨占許可的區(qū)別就在于排他許可中的專利權人自己享有實施該專利的權利，而獨占許可中的專利權人自己也不能實施該專利。     3、普通實施許可（簡稱普通許可）是指在約定的期限、地區(qū)、技術領域內(nèi)，專利權人許可他人實施其專利，同時保留許可第三人實施該專利的權利。這樣，在同一地域內(nèi)，被許可人同時可能有若干家，專利權人自己也可以實施。普通許可是專利實施許可中最常見的一種類型。普通許可的被許可人能否作為原告提起侵權訴訟、能否申請人民法院采取臨時措施，關鍵在于實施許可

51、合同的具體約定。4、分實施許可（簡稱分許可）是針對基本許可而言的，即在被許可人與專利權人訂立實施許可合同的基礎上，被許可人依照與專利權人的協(xié)議，作為許可人再許可第三人實施同一專利，被許可人與第三人之間的實施許可就是分許可。被許可人簽訂這種分許可合同必須事先得到專利權人的同意，否則無權訂立分許可合同。5、交叉實施許可（簡稱交叉許可）也稱作互換實施許可，是指兩個專利權人互相許可對方實施自己的專利。這種許可，兩個專利的價值大體是相等的，所以一般是免交使用費的，但如果二者的技術效果或者經(jīng)濟效益差距較大，也可以約定由合同一方當事人給予另一方當事人以適當?shù)难a償。交叉許可的性質(zhì)，既可以是普通許可，也可以是獨

52、占許可或排他許可。6、強制實施許可是指國務院專利行政部門依法且無需專利權人同意，直接允許其他單位或個人實施其發(fā)明創(chuàng)造的一種許可方式。強制許可的被許可方人不享有獨占的實施權，并且無權允許他人實施。取得實施強制許可的單位或者個人應當付給專利權人合理的使用費，不得無償使用。使用費數(shù)額由雙方協(xié)商，協(xié)商不成時由國務院專利行政部門裁決。（二）專利實施許可注意事項應審查專利證書及專利年費繳納憑證原件作為專利權許可基礎，并應將國家知識產(chǎn)權局專利登記簿副本作為專利實施許可合同附件。以共有專利權實施專利許可的，應以所有共有人為專利實施許可合同許可方。應審查許可專利的質(zhì)押、訴訟、入股和在先自行實施或許可第三人實施等

53、情況，并應當要求許可方在專利許可合同條款中如實披露。應審查專利許可的實施范圍、期限、方式等。所謂實施范圍，即專利實施許可的地域范圍；所謂期限，是指可以約定許可時間為專利整個存續(xù)期間或者在專利存續(xù)期間中某一段時間，但不得為專利權終止后；所謂方式，是指本合同選擇的專利實施許可種類。應審查專利許可的使用費及支付方式，無論采取一次總算一次總付、一次總算分期支付、提成支付還是提成支加預付入門費方式，應確立使用費計算清晰確定無爭議，且支付方式簡單可行的原則。應審查并排除非法壟斷條款。即當事人不得以合同條款限制技術競爭和技術發(fā)展，不得限制另一方在合同標的技術的基礎上進行新的研究開發(fā)，不得限制另一方從其他渠道

54、吸收技術，或者阻礙另一方根據(jù)市場的需求，按照合理的方式充分實施專利技術。應注意技術服務及培訓條款的可操作性。即應盡可能載明許可方派出專業(yè)技術人員進行技術指導的詳細項目、內(nèi)容、工作期限和費用負擔的有關事項。應注意驗收條款的明晰可操作性。即約定的驗收成果應是在一定期限和條件下重復試驗能達到預定的技術成果，并約定第三方做裁判。應審查爭議解決的方法的可操作性。即選擇仲裁時，應當明確約定具體仲裁機構，甚至仲裁規(guī)則；選擇人民法院約定管轄時，不應違反專利糾紛專屬管轄規(guī)定。應自專利實施許可合同生效之日起3個月內(nèi)向國務院專利行政部門備案。十二、代理客戶進行專利質(zhì)押（融資）我國擔保法和物權法均認可了專利權可以用作

55、質(zhì)押，這為專利質(zhì)押擔保提供了法律依據(jù)。專利權質(zhì)押合同的登記管理部門國家知識產(chǎn)權局公布的專利權質(zhì)押登記辦法于 2010年 10 月 1 日 起 施行。近年來，以專利權威擔保進行融資的模式不斷發(fā)展創(chuàng)新，但其基本原理仍為以單項專利權或多項專利權組合的未來收益作為債務的擔保。（一）專利質(zhì)押手續(xù)注意要點以專利權質(zhì)押的，出質(zhì)人與質(zhì)權人應當訂立書面合同，并向國家知識產(chǎn)權局辦理出質(zhì)登記。質(zhì)押合同可以是單獨訂立的合同，也可以是主合同中的擔保條款。出質(zhì)人必須是合法專利權人。以共有的專利權出質(zhì)的，除全體共有人另有約定的以外，應當取得其他共有人的同

56、意。在中國沒有經(jīng)常居所或者營業(yè)所的外國人、外國企業(yè)或者外國其他組織辦理專利權質(zhì)押登記手續(xù)的，應當委托依法設立的專利代理機構辦理。（二）專利質(zhì)押合同注意要點專利權質(zhì)押合同必須包括以下內(nèi)容，否則國家知識產(chǎn)權局不予登記：當事人的姓名或者名稱、地址；（2）被擔保債權的種類和數(shù)額；（3）債務人履行債務的期限；（4）專利權項數(shù)以及每項專利權的名稱、專利號、申請日、授權公告日；（5）質(zhì)押擔保的范圍。除上述條款外，專利權質(zhì)押合同中可選擇約定下列事項：質(zhì)押期間專利權年費的繳納；（7）質(zhì)押期間專利權的轉(zhuǎn)讓、實施許可；（8）質(zhì)押期間專利權被宣告無效或者專利權歸屬發(fā)生變更時的處理；（9）實現(xiàn)質(zhì)權時，相關技術資料的交付

57、；（10）其他雙方約定的條款。對于出現(xiàn)下列情況之一的專利權質(zhì)押合同，國家知識產(chǎn)權局不予登記：出質(zhì)人與專利登記簿記載的專利權人不一致的；專利權已終止或者已被宣告無效的；專利申請尚未被授予專利權的；專利權處于年費繳納滯納期的；專利權已被啟動無效宣告程序的；因?qū)＠麢嗟臍w屬發(fā)生糾紛或者人民法院裁定對專利權采取保全措施，專利權的質(zhì)押手續(xù)被暫停辦理的；債務人履行債務的期限超過專利權有效期的；質(zhì)押合同約定在債務履行期屆滿質(zhì)權人未受清償時，專利權歸質(zhì)權人所有的；以共有專利權出質(zhì)但未取得全體共有人同意的；專利權已被申請質(zhì)押登記且處于質(zhì)押期間的；其他應當不予登記的情形。（三）專利質(zhì)押業(yè)務其他注意事項 &

58、#160;  1、出質(zhì)人的資格審查出質(zhì)人首先必須是合法專利權人，其次應考慮與實際操作有關的專利權人身份問題。確定出質(zhì)人是否“合法”的標準就是看其有效證件與專利文件所記載的內(nèi)容是否一致，即出質(zhì)人是否專利文件所記載的專利權人或者非全部專利權人的。因到期質(zhì)押債務不能清償時，很有可能涉及到專利權屬變更，所以應特別考慮若涉及國有企業(yè)的專利權質(zhì)物，則國有資產(chǎn)折價、拍賣、變賣或其他方式處置應得到上級主管部門批準。辦理登記時，要提交上級主管部門的批準文件。2、質(zhì)物的審查專利質(zhì)押合同質(zhì)物的應是有效的專利權，專利申請權不屬此列。能夠證明專利權有效的文檔包括專利年費繳納憑證、專利登記簿副本等。專利質(zhì)押合同質(zhì)物的應是無可爭議的有效專利權。專利權處于年費繳納滯納期、專利權已被啟動無效宣告程序的、因?qū)＠麢嗟臍w屬發(fā)生糾紛或者人民法院裁定對專利權采取保全措施的專利都不能作為質(zhì)物，知識產(chǎn)權局對有爭議的專利進行質(zhì)押登記的將不予登記。專利質(zhì)押合同質(zhì)押期限必須在專利權有效期內(nèi)，債務人履行債務的期限不得超過專利權有效期。作為質(zhì)物的是專利權中可轉(zhuǎn)讓的財產(chǎn)權，即因取得專利權而產(chǎn)生的具有經(jīng)濟內(nèi)容的權利，系指獨占權和由此派生的權限、轉(zhuǎn)讓權、標記權等。在債權未受清償前，出質(zhì)人應用其質(zhì)物（專利權）財產(chǎn)權的全部來擔保債權