律師代理商標(biāo)侵權(quán)維權(quán)訴訟指引.doc

精品文檔律師代理商標(biāo)侵權(quán)維權(quán)訴訟指引第一階段：審核案件一、程序性事項1、原告2、被告3、管轄法院4、訴訟時效二、實體性事項1、訴訟請求2、證據(jù)3、法律依據(jù)第二階段：調(diào)查和收集證據(jù)一、權(quán)利證據(jù)二、侵權(quán)證據(jù)三、損失證據(jù)四、程序類證據(jù)第三階段：訴前準(zhǔn)備一、訴前停止侵害或者財產(chǎn)保全1、訴前停止侵害2、訴前財產(chǎn)保全二、設(shè)計和解方案第一階段：審核案件律師在接到當(dāng)事人的商標(biāo)維權(quán)委托請求時，首先需要對案件的事實及法律問題進(jìn)行審核、分析及研究，當(dāng)事人有初步委托意向時，律師即應(yīng)當(dāng)著手審核案件。審核案件的目標(biāo)在于對案件的可訴性進(jìn)行分析考察，以便于決定是否接受當(dāng)事人委托。審核案件需涵蓋程序性事項、實體性事項，并根據(jù)審核結(jié)論確定案件的訴訟方案。一、程序性事項程序性事項主要包括原告和被告的確定、管轄法院及訴訟時效審查。 1、原告首先，律師需要核實當(dāng)事人是否為商標(biāo)侵權(quán)訴訟的適格原告主體。為審核原告，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)向律師提供以下資料：（1）當(dāng)事人主體身份資料如當(dāng)事人為自然人，需提供身份證、戶口本等身份證明資料；如當(dāng)事人為法人或者其他組織，需提供營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、資質(zhì)證明等工商、質(zhì)監(jiān)、民政等行政主管部門的登記資料；上述資料均須有原件予以核對，以下行文涉及到審核資料，如無特殊說明，均需與原件核對無誤。（2）商標(biāo)權(quán)利證明資料如當(dāng)事人為注冊商標(biāo)專用權(quán)人，需提供商標(biāo)注冊證、商標(biāo)注冊證明等資料；如當(dāng)事人為利害關(guān)系人，包括注冊商標(biāo)使用許可合同的被許可人、注冊商標(biāo)財產(chǎn)權(quán)利的合法繼承人等，需提供商標(biāo)許可合同、商標(biāo)注冊人授權(quán)書（在普通許可被許可人單獨(dú)起訴時需要）、未在中國注冊的馳名商標(biāo)權(quán)利登記證明等權(quán)利證明資料。商標(biāo)注冊證和商標(biāo)注冊證明都是中國商標(biāo)局簽發(fā)的權(quán)利證明。商標(biāo)許可合同還可以輔助以中國商標(biāo)局的合同備案材料作為佐證。如果要主張被侵權(quán)的商標(biāo)為馳名商標(biāo)，則還需要提供大量的證明商標(biāo)處于馳名狀態(tài)的證據(jù)，例如長期的廣告宣傳材料、權(quán)威機(jī)構(gòu)出具的市場知名度調(diào)查報告等。作為侵權(quán)之訴的原告，可以是商標(biāo)注冊人或者利害關(guān)系人。特殊情形下，未注冊的馳名商標(biāo)的所有人也可以作為原告。其中，利害關(guān)系人，包括注冊商標(biāo)使用許可合同的被許可人、注冊商標(biāo)財產(chǎn)權(quán)利的合法繼承人等。但是，商標(biāo)使用許可合同的被許可人作為原告，其訴訟權(quán)利是受到一定限制的：獨(dú)占使用許可合同的被許可人可以單獨(dú)向人民法院提起訴訟；排他使用許可合同的被許可人可以和商標(biāo)注冊人共同起訴，也可以在商標(biāo)注冊人不起訴的情況下，自行提起訴訟；普通使用許可合同的被許可人經(jīng)商標(biāo)注冊人明確授權(quán)，可以提起訴訟。 2、被告其次，律師需要確認(rèn)實際法定商標(biāo)侵權(quán)行為的被告主體資料。有以下法定侵權(quán)行為均為侵權(quán)被告主體：（一）未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)的；（二）銷售侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的商品的；（三）偽造、擅自制造他人注冊商標(biāo)標(biāo)識或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標(biāo)標(biāo)識的；（四）未經(jīng)商標(biāo)注冊人同意，更換其注冊商標(biāo)并將該更換商標(biāo)的商品又投入市場的；（五）給他人的注冊商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的。“給他人的注冊商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的”包括下列情形：（一）在同一種或者類似商品上，將與他人注冊商標(biāo)相同或者近似的標(biāo)志作為商品名稱或者商品裝潢使用，誤導(dǎo)公眾的；（二）故意為侵犯他人注冊商標(biāo)專用權(quán)行為提供倉儲、運(yùn)輸、郵寄、隱匿等便利條件的；（三）將與他人注冊商標(biāo)相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)的；（四）復(fù)制、摹仿、翻譯他人注冊的馳名商標(biāo)或其主要部分在不相同或者不相類似商品上作為商標(biāo)使用，誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊人的利益可能受到損害的；（五）將與他人注冊商標(biāo)相同或者相近似的文字注冊為域名，并且通過該域名進(jìn)行相關(guān)商品交易的電子商務(wù)，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)的；（六）復(fù)制、摹仿、翻譯他人未在中國注冊的馳名商標(biāo)或其主要部分，在相同或者類似商品上作為商標(biāo)使用，容易導(dǎo)致混淆的。如果當(dāng)事人已經(jīng)確認(rèn)了侵權(quán)被告的姓名或者名稱、住址或者住所地等信息，則律師可以據(jù)此核查被告是否存在法定的侵權(quán)行為。如果當(dāng)事人無法確認(rèn)被告主體資料，律師可依據(jù)以下方法進(jìn)行查核：網(wǎng)絡(luò)排查侵權(quán)銷售商或者生產(chǎn)商，通過注冊商標(biāo)的關(guān)鍵字進(jìn)行搜索。例如注冊商標(biāo)：ABC，商品/服務(wù)列表：農(nóng)業(yè)機(jī)械；割草機(jī)和收割機(jī)；玉米脫殼機(jī)；中耕機(jī)；排水機(jī)；收割脫粒機(jī)。律師可以搜索“ABC 農(nóng)機(jī)”、“ABC商標(biāo)”、“ABC 侵權(quán)”、“ABC 銷售”等關(guān)鍵字搜索，并將搜索結(jié)果通過屏幕截圖或者銷售生產(chǎn)企業(yè)清單形式提供給當(dāng)事人，以供當(dāng)事人鑒別查核，從中獲取被告侵權(quán)主體。由于法定的商標(biāo)侵權(quán)行為存在多種情形，因此被告可能存在多個被告。如果存在多個被告的情況，有可能構(gòu)成共同侵權(quán)，也有可能只是不同侵權(quán)行為并列（例如有的被告“制造侵權(quán)產(chǎn)品”，有的被告“銷售侵權(quán)”產(chǎn)品）。需要特別提醒的是，銷售不知道是侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的商品，能證明該商品是自己合法取得的并說明提供者的，不承擔(dān)賠償責(zé)任。 3、管轄法院管轄法院的確認(rèn)是一項非常重要的訴訟策略，爭取在當(dāng)事人所在地人民法院起訴，將很大程度上減少當(dāng)事人訴訟成本，加大侵權(quán)被告應(yīng)訴成本，在排除地方保護(hù)干擾、達(dá)成有利和解、調(diào)解、順利執(zhí)行等各個訴訟關(guān)鍵點具有重大意義。因此，律師應(yīng)當(dāng)最大限度地爭取在當(dāng)事人所在地人民法院起訴。首先，律師要對案件的級別管轄進(jìn)行審核。級別管轄上，中級以上人民法院和最高人民法院指定的少數(shù)基層人民法院對一審商標(biāo)案件具有管轄權(quán)。其次，地域管轄上，商標(biāo)侵權(quán)糾紛案件，由侵權(quán)行為的實施地、侵權(quán)商品儲藏地或者查封扣押地、被告住所地人民法院管轄。其中，侵權(quán)商品的儲藏地，是指大量或者經(jīng)常性儲存、隱匿侵權(quán)商品所在地；查封扣押地，是指海關(guān)、工商等行政機(jī)關(guān)依法查封、扣押侵權(quán)商品所在地。另外，如果案件涉及多個被告，且各個被告侵權(quán)行為的實施地點不同（例如，在“浙江制造”、在“上海銷售”），則原告可以選擇其中一個被告的侵權(quán)行為實施地人民法院管轄（例如，選擇上海地區(qū)的法院管轄）；但如果原告僅起訴其中某一被告（例如，只起訴制造者而不起訴銷售者），該被告侵權(quán)行為實施地（即“制造行為”的實施地）的人民法院有管轄權(quán)。 4、訴訟時效 律師應(yīng)該進(jìn)一步審查訴訟時效，如果案件已過訴訟時效，則喪失了勝訴權(quán)，起訴也就變得毫無意義，只能通過協(xié)商、投訴等其他救濟(jì)途徑來解決侵權(quán)。具體到注冊商標(biāo)專用權(quán)侵權(quán)案件，律師需審核案件是否已經(jīng)過了訴訟時效，是否存在訴訟時效中斷的情形。訴訟時效中斷的情形包括：當(dāng)事人一方直接向?qū)Ψ疆?dāng)事人送交主張權(quán)利文書，對方當(dāng)事人在文書上簽字、蓋章或者雖未簽字、蓋章但能夠以其他方式證明該文書到達(dá)對方當(dāng)事人的。對方當(dāng)事人為法人或者其他組織的，簽收人可以是其法定代表人、主要負(fù)責(zé)人、負(fù)責(zé)收發(fā)信件的部門或者被授權(quán)主體；對方當(dāng)事人為自然人的，簽收人可以是自然人本人、同住的具有完全行為能力的親屬或者被授權(quán)主體；當(dāng)事人一方以發(fā)送信件或者數(shù)據(jù)電文方式主張權(quán)利，信件或者數(shù)據(jù)電文到達(dá)或者應(yīng)當(dāng)?shù)竭_(dá)對方當(dāng)事人的；當(dāng)事人一方下落不明，對方當(dāng)事人在國家級或者下落不明的當(dāng)事人一方住所地的省級有影響的媒體上刊登具有主張權(quán)利內(nèi)容的公告的，但法律和司法解釋另有特別規(guī)定的，適用其規(guī)定。侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的訴訟時效為二年，自原告知道或者應(yīng)當(dāng)知道侵權(quán)行為之日起計算。此外，在訴訟時效期間的最后六個月內(nèi)，因不可抗力或者其他障礙不能行使請求權(quán)的，訴訟時效中止。從中止時效的原因消除之日起，訴訟時效期間繼續(xù)計算。如果從原告知道或者應(yīng)當(dāng)知道侵權(quán)行為之日到其擬提出訴訟之日已經(jīng)過了兩年，且其中不存在訴訟時效中斷情形，則律師需審核是否存在侵權(quán)行為在起訴時仍在持續(xù)的情形。如果存在此情形，則原告仍可起訴，而人民法院也仍可判決被告停止侵權(quán)行為，但侵權(quán)損害賠償數(shù)額應(yīng)當(dāng)自權(quán)利人向人民法院起訴之日起向前推算二年計算。二、實體性事項除程序性事項外，律師還應(yīng)對當(dāng)事人的實體性事項進(jìn)行審核。實體性事項主要審核的是提什么樣的訴訟請求、當(dāng)事人所提供的證據(jù)是否充分以及當(dāng)事人的指控是否有法律依據(jù)。 1、訴訟請求注冊商標(biāo)專用權(quán)侵權(quán)之訴的訴訟請求應(yīng)圍繞民法通則和商標(biāo)法規(guī)定的民事責(zé)任承擔(dān)方式來提出，判決侵權(quán)人承擔(dān)停止侵害、排除妨礙、消除危險、賠償損失、消除影響等民事責(zé)任。律師在審核案件時，需要注意，只享有商標(biāo)權(quán)財產(chǎn)權(quán)利的利害關(guān)系人是沒有法律依據(jù)提出“賠禮道歉“的訴訟請求的。對于當(dāng)事人不合理的訴訟請求，要及時告知并勸告當(dāng)事人予以修正。 2、證據(jù)證據(jù)的重要性不須多言。律師在審核案件時，至少需要注意三個方面：證據(jù)來源的合法性、證據(jù)的真實性和證據(jù)對案件事實的關(guān)聯(lián)性。只要有證據(jù)證明擬起訴被告從事了法定的商標(biāo)侵權(quán)行為，就可以認(rèn)定已經(jīng)具備了基礎(chǔ)的起訴條件，具體的證據(jù)搜集和整理，將在辦理委托代理手續(xù)后進(jìn)一步實施。 3、法律依據(jù)這一點實際上是對案件做法律分析，形成法律結(jié)論。律師在審核案件時，可以分析下列要點：第一，當(dāng)事人要求的訴訟請求所依據(jù)的是哪個或哪些法律條文；第二，這些法律條文所規(guī)定的適用前提和條件在本案中是否有對應(yīng)事實支持；第三，法律是否規(guī)定有例外情形；第四，法律規(guī)定的例外情形在本案中是否有對應(yīng)事實。經(jīng)過對以上程序性事項和實體項事項的分析審核后，律師可以接受當(dāng)事人的委托，就具體委托事項作詳細(xì)的約定，簽訂委托代理協(xié)議，開始下一階段的工作。第二階段：調(diào)查和收集證據(jù)商標(biāo)侵權(quán)案件的證據(jù)大致分為四大類：即權(quán)利證據(jù)、侵權(quán)證據(jù)、損失證據(jù)和程序類證據(jù)。律師接受委托后，通常需要在當(dāng)事人提供的證據(jù)基礎(chǔ)上作進(jìn)一步的調(diào)查、取證。對此，律師應(yīng)積極協(xié)助當(dāng)事人調(diào)查、收集、整理上述證據(jù)。而這些因調(diào)查取證而發(fā)生的合理費(fèi)用都可以在訴訟中要求被告承擔(dān)。進(jìn)一步的調(diào)查、取證通常針對的是：侵權(quán)證據(jù)和損失證據(jù)。律師在作進(jìn)一步的調(diào)查、取證時，需要注意取證方式的合法性。一、權(quán)利證據(jù)權(quán)利證據(jù)通常是商標(biāo)注冊證、商標(biāo)注冊證明（針對國際注冊）和商標(biāo)許可合同、商標(biāo)注冊人授權(quán)書（在普通許可被許可人單獨(dú)起訴時需要）等。商標(biāo)注冊證和商標(biāo)注冊證明都是中國商標(biāo)局簽發(fā)的權(quán)利證明。商標(biāo)許可合同還可以輔助以中國商標(biāo)局的合同備案材料作為佐證。如果要主張被侵權(quán)的商標(biāo)為馳名商標(biāo)，則還需要提供大量的證明商標(biāo)處于馳名狀態(tài)的證據(jù)，例如：（1）證明相關(guān)公眾對該商標(biāo)知曉程度的有關(guān)材料；（2）證明該商標(biāo)使用持續(xù)時間的有關(guān)材料，包括該商標(biāo)使用、注冊的歷史和范圍的有關(guān)材料；（3）證明該商標(biāo)的任何宣傳工作的持續(xù)時間、程度和地理范圍的有關(guān)材料，包括廣告宣傳和促銷活動的方式、地域范圍、宣傳媒體的種類以及廣告投放量等有關(guān)材料；（4）證明該商標(biāo)作為馳名商標(biāo)受保護(hù)記錄的有關(guān)材料，包括該商標(biāo)曾在中國或者其他國家和地區(qū)作為馳名商標(biāo)受保護(hù)的有關(guān)材料；（5）證明該商標(biāo)馳名的其他證據(jù)材料，包括使用該商標(biāo)的主要商品近三年的產(chǎn)量、銷售量、銷售收入、利稅、銷售區(qū)域等有關(guān)材料。二、侵權(quán)證據(jù)侵權(quán)證據(jù)針對案件的具體事實有繁有簡，但通常包括：物證，如涉嫌侵權(quán)的商品實物；文書證據(jù)，即證明侵權(quán)行為的宣傳冊、交易文書、網(wǎng)頁；侵權(quán)實物、儲藏地點、運(yùn)輸過程的錄音、錄像、照片等證據(jù)；侵權(quán)行為的公證文書等等。針對侵權(quán)行為的公證文書，一般情況下為調(diào)查取證方便，公證員均不明示公證員身份。最高人民法院關(guān)于審理著作權(quán)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋第八條規(guī)定，公證人員在未向涉嫌侵權(quán)的一方當(dāng)事人表明身份的情況下，如實對另一方當(dāng)事人按照前款規(guī)定的方式取得的證據(jù)和取證過程出具的公證書，應(yīng)當(dāng)作為證據(jù)使用，但有相反證據(jù)的除外?！彪m然這一條僅僅是關(guān)于著作權(quán)民事糾紛案件的規(guī)定，但是，對于知識產(chǎn)權(quán)其他領(lǐng)域的案件，也應(yīng)當(dāng)參照這一規(guī)定執(zhí)行。針對錄音、錄像、照片證據(jù)，為調(diào)取取證方便，可以采取暗錄、暗拍的形式進(jìn)行。但應(yīng)當(dāng)防止侵犯被告的合法權(quán)益，否則，上述通過暗錄、暗拍方式取得的錄音、錄像、照片證據(jù)有可能被人民法院撤銷。三、損失證據(jù)損失證據(jù)關(guān)系到當(dāng)事人的賠償金額。侵犯商標(biāo)專用權(quán)的賠償數(shù)額，為侵權(quán)人在侵權(quán)期間因侵權(quán)所獲得的利益，或者被侵權(quán)人在被侵權(quán)期間因被侵權(quán)所受到的損失，包括被侵權(quán)人為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支。侵權(quán)人因侵權(quán)所得利益，或者被侵權(quán)人因被侵權(quán)所受損失難以確定的，由人民法院根據(jù)侵權(quán)行為的情節(jié)判決給予300萬元以下的賠償。律師調(diào)查收集的損失證據(jù)既可以針對原告的損失來搜集，也可以針對被告的獲利來組織，還可以針對可用第三方許可使用費(fèi)來提供。侵權(quán)人或權(quán)利人的財務(wù)報表、顯示侵權(quán)產(chǎn)品價格的發(fā)票或收據(jù)、與第三人的商標(biāo)許可合同及許可費(fèi)支付憑證等都可以用作這方面的證據(jù)。另外，律師應(yīng)告知當(dāng)事人，為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支也可以依法主張。制止侵權(quán)行為所支付的合理開支，包括權(quán)利人或者委托代理人對侵權(quán)行為進(jìn)行調(diào)查、取證的合理費(fèi)用。人民法院根據(jù)當(dāng)事人的訴訟請求和案件具體情況，可以將符合國家有關(guān)部門規(guī)定的律師費(fèi)用計算在賠償范圍內(nèi)。需要明確的是，律師費(fèi)用得以支持的一般條件需要提供律師費(fèi)發(fā)票及委托代理合同等。四、程序類證據(jù)程序類證據(jù)主要包括主體資格、授權(quán)委托書及訴訟時效相關(guān)的證據(jù)材料。例如境外當(dāng)事人需經(jīng)公證認(rèn)證的授權(quán)委托書、訴訟時效的中斷證明、以前發(fā)給被告要求其停止侵權(quán)的函件等等。上述程序類證據(jù)的搜集主要在第一階段的程序性事項審