專利審查指南－第三部分－2章節(jié)-國際實審

專利審查指南第三部分                      第二章   進入國家階段的國際申請的實質(zhì)審查   - 239 -第二章 進入國家階段的國際申請的實質(zhì)審查1.引 言進入國家階段的國際申請的實質(zhì)審查，是指對符合專利法及其實施細則的規(guī)定進入國家階段要求獲得發(fā)明專利保護的國際申請的實質(zhì)審查。進入國家階段的國際申請，可以是根據(jù)專利合作條約第 22 條未經(jīng)國際初步審查的國際申請，也可以是根據(jù)專利合作條約第 39 條經(jīng)過國際初步審查的國際申請。2.實質(zhì)審查原則2.1 實質(zhì)審查的基本原則根據(jù)專利合作條約第 27 條(1) 的規(guī)定，任何締約國的本國法不得對國際申請的形式或內(nèi)容提出與專利合作條約及其實施細則的規(guī)定不同的或其他額外的要求。專利合作條約第 27 條(5) 又規(guī)定，專利合作條約及其實施細則中，沒有一項規(guī)定的意圖可以解釋為限制任何締約國按其意志規(guī)定授予專利權的實質(zhì)條件的自由。尤其是專利合作條約及其實施細則關于現(xiàn)有技術的定義的任何規(guī)定是專門為國際程序使用的，因而各締約國在確定國際申請中請求保護的發(fā)明是否可以被授予專利權時，可以自由適用本國法關于現(xiàn)有技術的標準?；趯＠献鳁l約的規(guī)定，對于進入國家階段的國際申請，應當根據(jù)以下原則進行審查：(1) 申請的形式或內(nèi)容，適用專利法及其實施細則和審查指南的規(guī)定，但上述規(guī)定與專利合作條約及其實施細則的規(guī)定不同的，以專利合作條約及其實施細則的規(guī)定為準。(2) 授予專利權的實質(zhì)條件，適用專利法及其實施細則和審查指南的規(guī)定。2.2 與授予專利權的實質(zhì)條件有關的條款本章第 2.1 節(jié)(2) 中規(guī)定的“授予專利權的實質(zhì)條件”涉及專利法及其實施細則中的以下條款：專利法第二條第二款：發(fā)明的定義；專利法第五條：違反法律、社會公德或者妨害公共利益的發(fā)明創(chuàng)造，以及違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定獲取或者利用遺傳資源并依賴該遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造；專利法第九條第一款及專利法實施細則第四十一條：避免重復授權；專利法第九條第二款：先申請原則；專利法第二十條：保密審查；專利法第二十二條：新穎性、創(chuàng)造性和實用性；專利法第二十五條第一款第(一) 項至第(五) 項：不授予專利權的客體；專利法第二十六條第三款：發(fā)明的充分公開；專利法第二十六條第四款：權利要求書以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍；專利法第二十六條第五款及專利法實施細則第二十六條和第一百零九條：遺傳資源來源的披露；專利法第二十九條：優(yōu)先權；專利審查指南第三部分                      第二章   進入國家階段的國際申請的實質(zhì)審查   - 240 -專利法第三十一條及專利法實施細則第三十四條和第四十二條：單一性；專利法第三十三條及專利法實施細則第四十三條第一款：修改及分案申請不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍；專利法實施細則第二十條第二款：獨立權利要求應當包括發(fā)明的全部必要技術特征。3.實質(zhì)審查依據(jù)文本的確認3.1 申請人的請求在進入國家階段時，國際申請的申請人需要在書面進入聲明中確認其希望專利局依據(jù)的審查文本。國際申請國家階段的實質(zhì)審查，應當按申請人的請求，依據(jù)其在書面聲明中確認的文本以及隨后提交的符合有關規(guī)定的文本進行。3.2 審查依據(jù)的文本作為實質(zhì)審查基礎的文本可能包括：(1) 對于以中文作出國際公布的國際申請，原始提交的國際申請；對于使用外文公布的國際申請，原始提交的國際申請的中文譯文。(2) 對于以中文作出國際公布的國際申請，根據(jù)專利合作條約第 19 條提交的修改的權利要求書；對于使用外文公布的國際申請，根據(jù)專利合作條約第 19 條提交的修改的權利要求書的中文譯文。(3) 對于以中文作出國際公布的國際申請，根據(jù)專利合作條約第 34 條提交的修改的權利要求書、說明書和附圖；對于使用外文公布的國際申請，根據(jù)專利合作條約第 34 條提交的修改的權利要求書、說明書和附圖的中文譯文。(4) 根據(jù)專利法實施細則第四十四條和或第一百零四條提交的補正文本。(5) 根據(jù)專利法實施細則第一百一十二條第二款或第五十一條第一款提交的修改文本。根據(jù)專利合作條約第 28 條或第 41 條提交的修改的權利要求書、說明書和附圖視為根據(jù)專利法實施細則第一百一十二條第二款或第五十一條第一款提交的修改文本。作為審查基礎的文本以審查基礎聲明中指明的為準。審查基礎聲明包括：進入國家階段時在進入國家階段的書面聲明(以下簡稱進入聲明) 規(guī)定欄目中的指明，以及進入國家階段之后在規(guī)定期限內(nèi)以補充聲明的形式對審查基礎的補充指明。后者是對前者的補充和修正。如果申請人在進入聲明中指明申請文件中含有援引加入的項目或部分，并且在初步審查階段已經(jīng)重新確定了該國際申請相對于中國的申請日，則援引加入的項目或部分應當是原始提交的申請文件的一部分。實質(zhì)審查過程中，不允許申請人通過修改相對于中國的申請日而保留援引加入的項目或部分。對于國際階段的修改文件，進入國家階段未指明作為審查基礎的，或者雖指明但未按規(guī)定提交中文譯文的，不作為實質(zhì)審查的基礎。此外，申請人在國際申請進入國家階段后提出實質(zhì)審查請求時，或者在收到專利局發(fā)出的發(fā)明專利申請進入實質(zhì)審查階段通知書之日起三個月內(nèi)，可以根據(jù)專利法實施細則第五十一條第一款的規(guī)定對申請文件進行修改。有關審查依據(jù)文本的確認，適用本指南第二部分第八章第 4.1 節(jié)的規(guī)定。細則 112.2專利審查指南第三部分                      第二章   進入國家階段的國際申請的實質(zhì)審查   - 241 -上述修改文本以及按照專利法實施細則第五十一條的規(guī)定提交的修改文本的審查，適用本指南第二部分第八章第 5.2 節(jié)的規(guī)定。3.3 原始提交的國際申請文件的法律效力對于以外文公布的國際申請，針對其中文譯文進行實質(zhì)審查，一般不需核對原文；但是原始提交的國際申請文件具有法律效力，作為申請文件修改的依據(jù)。對于國際申請，專利法第三十三條所說的原說明書和權利要求書是指原始提交的國際申請的權利要求書、說明書及其附圖。4.實質(zhì)審查中的檢索4.1 一般原則對于進入國家階段實質(zhì)審查的國際申請，一般應當作全面檢索。有關檢索的要求適用本指南第二部分第七章的規(guī)定。4.2 節(jié)約原則從節(jié)約原則上考慮，審查員應當參考國際檢索報告和專利性國際初步報告所提供的信息。但是需要注意，申請人要求作為審查依據(jù)的文本與作出國際檢索報告和專利性國際初步報告所依據(jù)的文本是否一致，以及要求保護的主題在國際階段是否已被全面檢索。申請人要求作為審查依據(jù)的文本，其要求保護的主題已經(jīng)在作出國際檢索報告和專利性國際初步報告所依據(jù)的文本基礎上進行了修改的，或者要求保護的主題在國際階段未被全面檢索的，審查中不能簡單地使用國際檢索報告和專利性國際初步報告的結果，而需要對檢索結果重新分析，并根據(jù)需要作出補充檢索。國際檢索報告中所列出的對比文件和專利性國際初步報告中引入的對比文件足以破壞專利申請的新穎性和創(chuàng)造性的，則無需對該專利申請做進一步的檢索。需要注意的是，國際檢索報告中所列出的某些文件類型與中國國家階段實質(zhì)審查的檢索報告中所列出的相應文件類型含義不同，例如類文件和類文件。在國際檢索報告中， “”表示公布日先于國際申請的申請日但遲于其所要求的優(yōu)先權日的文件， “” 表示申請日或優(yōu)先權日早于國際申請的申請日(非優(yōu)先權日)，公布日在該國際申請日的當天或之后且其內(nèi)容涉及國際申請的新穎性的專利文件。在國際檢索報告中出現(xiàn)的類文件可能成為國家階段檢索報告中的類或類文件。5.實質(zhì)審查所涉及的內(nèi)容和審查要求本節(jié)重點說明進入國家階段的國際申請的實質(zhì)審查與國家申請實質(zhì)審查的區(qū)別之處，對于相同之處則僅僅簡單列舉和指引參照相應的章節(jié)。5.1 專利性國際初步報告的使用國際申請的國際初步審查是根據(jù)專利合作條約第 33 條(1) 的規(guī)定對請求保護的發(fā)明看起來是否有新穎性、是否有創(chuàng)造性(非顯而易見性) 和是否有工業(yè)實用性提出初步的無約束力的意見。專利合作條約第 33 條(2) (4) 對于新穎性、創(chuàng)造性和工業(yè)實用性的判斷標準提出了具體要求，同時專利合作條約第 33 條(5) 說明，該條(2) (4) 所述標準只供國際初步審查使用。專利審查指南第三部分                      第二章   進入國家階段的國際申請的實質(zhì)審查   - 242 -任何締約國為了決定請求保護的發(fā)明在該國是否可以獲得專利，可以采用附加的或不同的標準。對附有專利性國際初步報告的國際申請，從節(jié)約原則上考慮，審查員應當參考專利性國際初步報告中所提供的意見。但是需要注意，申請人要求作為審查依據(jù)的文本與作出專利性國際初步報告所依據(jù)的文本是否一致。如果在申請人要求作為審查依據(jù)的文本中所要求保護的主題已經(jīng)在作出專利性國際初步報告所依據(jù)的文本基礎上進行了修改，則通?？梢圆粎⒖紝＠試H初步報告中對發(fā)明是否滿足新穎性、創(chuàng)造性、工業(yè)實用性和其他授權條件所作出的判斷。需要強調(diào)的是，不能簡單地將專利性國際初步報告中所給出的參考性意見作為國家階段實質(zhì)審查的結論性意見。審查員還應當注意在專利性國際初步報告中是否引用了未列入國際檢索報告中的其他現(xiàn)有技術。對于進入國家階段的國際申請的實質(zhì)審查，審查員應當對該專利申請是否符合專利法及其實施細則的實質(zhì)要求作出獨立的判斷。5.2 審查申請是否屬于不授予專利權的發(fā)明創(chuàng)造對進入國家階段的國際申請進行實質(zhì)審查時，首先應當對該申請的主題是否屬于專利法第五條和第二十五條規(guī)定的情形、是否符合專利法第二條第二款的規(guī)定進行審查。進入國家階段的國際申請屬于專利法第五條或?qū)＠ǖ诙鍡l規(guī)定不授予專利權的發(fā)明創(chuàng)造(例如賭博工具、原子核變換方法)的，即使其申請主題不屬于專利合作條約實施細則第 39 條規(guī)定所排除的內(nèi)容，也不能被授予專利權。有關這方面的審查要求，適用本指南第二部分第一章的規(guī)定。5.3 優(yōu)先權的審查國際檢索報告中列出了、類對比文件的，審查員應當對國際申請的優(yōu)先權進行核實。國際申請的優(yōu)先權不能成立的，審查員應當通知申請人。在這種情況下，這些標有、的對比文件在對國際申請進行新穎性、創(chuàng)造性審查時可作為評價其新穎性、創(chuàng)造性的現(xiàn)有技術。國際申請的優(yōu)先權成立的，則應當對其中標有的對比文件進行核查。若標有的對比文件是中國的專利申請(或?qū)＠?，或者是指定中國的國際申請，且其申請日早于該國際申請的優(yōu)先權日，則在對該國際申請進行新穎性審查時，應當判斷該對比文件是否構成抵觸申請。國際檢索報告中列出了類對比文件，且對比文件是中國的專利申請(或?qū)＠?，或者是進入中國國家階段的國際申請，并且其申請日介于該國際申請的優(yōu)先權日和申請日之間的，則也應當核實國際申請的優(yōu)先權。國際申請的優(yōu)先權不能成立的，在對國際申請進行新穎性審查時，應當判斷該對比文件是否構成抵觸申請。在進入國家階段的國際申請的實質(zhì)審查中檢索到了在國際申請的優(yōu)先權日與申請日之間公開，并影響其新穎性、創(chuàng)造性的對比文件，或者檢索到了在國際申請的優(yōu)先權日與申請日之間由任何單位或者個人向?qū)＠痔岢錾暾埐⒁压_的、影響其新穎性的在先申請或在先專利，審查員應當對國際申請的優(yōu)先權進行核實。需要注意的是，由于專利局對專利合作條約及其實施細則的某些規(guī)定作出了保留，例如，涉及國際申請在國際階段恢復的優(yōu)先權和援引加入的條款專利審查指南第三部分                      第二章   進入國家階段的國際申請的實質(zhì)審查   - 243 -(參見本部分第一章第 5.2.1 節(jié)和第 5.3 節(jié))，國際申請在國際階段被認可的優(yōu)先權有可能在該國際申請進入國家階段后不被接受。5.4 新穎性和創(chuàng)造性的審查對于專利性國際初步報告中列出、但沒有被國際初步審查意見考慮的某些已公布的文件和非書面公開，在進入國家階段的國際申請的實質(zhì)審查中，對發(fā)明的新穎性和創(chuàng)造性進行判斷時應予考慮。專利性國際初步報告中列出的非書面公開是指：在國際申請的申請日或者有效的優(yōu)先權日之前，通過口頭公開、使用、展覽或者其他非書面方式向公眾公開，而且這種非書面公開的日期記載在與國際申請的申請日或者有效的優(yōu)先權日同日或者在其之后公眾可以得到的書面公開之中。這種非書面公開在國際初步審查階段不構成現(xiàn)有技術。專利性國際初步報告中列出的某些已公布的文件是指：在國際申請的申請日或者有效的優(yōu)先權日之前提出申請、并且是在該日期之后或與該日期同日公布的專利申請文件或?qū)＠募?，或者要求享有一項在該日期之前提出的在先申請?yōu)先權的專利申請公布文件。這類已公布的申請或者專利在國際初步審查階段不構成現(xiàn)有技術。對進入國家階段的國際申請的新穎性和創(chuàng)造性的審查，分別適用本指南第二部分第三章和第四章的規(guī)定。5.5 單一性的審查審查員應當注意，在申請人提出的作為審查基礎的申請文件中，要求保護的發(fā)明是否存在缺乏單一性的多項發(fā)明。對于缺乏單一性的多項發(fā)明，需要核實以下內(nèi)容：(1) 缺乏單一性的多項發(fā)明中是否包含了在國際階段由于申請人沒有應審查員要求繳納因缺乏單一性所需的附加檢索費或附加審查費，而導致未做國際檢索或國際初步審查的發(fā)明。(2) 缺乏單一性的多項發(fā)明是否包含了申請人在國際階段未繳納附加檢索費或附加審查費而表示放棄的發(fā)明(例如申請人在國際階段選擇對某些權利要求加以限制而舍棄的發(fā)明)。(3) 對于存在上述(1) 或(2) 中的情形，國際單位作出的發(fā)明缺乏單一性的結論是否正確。經(jīng)審查認定國際單位所作出的結論是正確的，審查員應當發(fā)出繳納單一性恢復費通知書，通知申請人在兩個月內(nèi)繳納單一性恢復費。如果申請人在規(guī)定期限內(nèi)未繳納或未繳足單一性恢復費，并且也沒有刪除缺乏單一性的發(fā)明的，審查員應當發(fā)出審查意見通知書，通知申請人國際申請中上述未經(jīng)國際檢索的部分將被視為撤回，并要求申請人提交刪除這部分內(nèi)容的修改文本。審查員將以刪除了該部分內(nèi)容的文本繼續(xù)審查。對于申請人因未繳納單一性恢復費而刪除的發(fā)明，根據(jù)專利法實施細則第一百一十五條第二款、第四十二條第一款的規(guī)定，申請人不得提出分案申請。除此情形外，國際申請包含兩項以上發(fā)明的，申請人可以依照專利法實施細則第一百一十五條第一款的規(guī)定提出分案申請。經(jīng)審查認定申請人提出的作為審查基礎的申請文件中要求保護的主題不存在缺乏單一性問題，但是與國際單位所作出的結論不一致的，則應當對所有要求保護的主題進行審查。在國際階段的檢索和審查中，國際單位未提出單一性問題，而實際上申細則 115.2專利審查指南第三部分                      第二章   進入國家階段的國際申請的實質(zhì)審查   - 244 -請存在單一性缺陷的，參照本指南第二部分第六章的規(guī)定進行處理。5.6 避免重復授權的審查如果進入國家階段的國際申請要求的是在中國提出的在先申請的優(yōu)先權，或者要求的是已經(jīng)進入中國國家階段的在先國際申請的優(yōu)先權，則可能造成重復授權。為避免重復授權，對此兩件專利申請的審查，適用本指南第二部分第三章第 6 節(jié)的規(guī)定。需要注意的是，在上述兩種情形中，如果出現(xiàn)了視為未要求優(yōu)先權或優(yōu)先權不成立的情況，則在先申請可能成為破壞該國際申請新穎性的現(xiàn)有技術或抵觸申請。5.7 改正譯文錯誤申請人自己發(fā)現(xiàn)提交的權利要求書、說明書及其附圖中文字的中文譯文存在錯誤，可以在下述期限內(nèi)提出改正請求：(1)在專利局作好公布發(fā)明專利申請的準備工作之前；(2) 在收到專利局發(fā)出的發(fā)明專利申請進入實質(zhì)審查階段通知書之日起三個月內(nèi)。申請人改正譯文錯誤，應當提出書面請求，同時提交譯文的改正頁和繳納規(guī)定的改正譯文錯誤手續(xù)