商標(biāo)法講座第三講

商標(biāo)法系列講座

第三講商標(biāo)確權(quán)案件（二）趙克峰律師第四章節(jié)損害在先權(quán)利的認(rèn)定第四章節(jié)損害在先權(quán)利的認(rèn)定商標(biāo)確權(quán)案件（二）一、法律規(guī)定：《商標(biāo)法》第三十一條申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，……?！渡虡?biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)》（《商標(biāo)法》第三十一條）規(guī)定的在先權(quán)利是指在系爭商標(biāo)申請注冊日之前已經(jīng)取得的，除商標(biāo)權(quán)以外的其他權(quán)利，包括商號權(quán)，著作權(quán)，外觀設(shè)計專利權(quán)，姓名權(quán)，肖像權(quán)等。

商標(biāo)法系列講座第四章節(jié)損害在先權(quán)利的認(rèn)定商標(biāo)確權(quán)案件（二）二、屬于在先權(quán)利的類型化權(quán)利：1、商號權(quán)指商業(yè)主體對其注冊取得的商業(yè)名稱依法享有的專有使用權(quán)?！渡虡?biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)》第三大點2.2——適用要件：（1）商號的登記、使用日應(yīng)當(dāng)早于系爭商標(biāo)注冊申請日；（2）該商號在中國相關(guān)公眾中具有一定的知名度；（3）系爭商標(biāo)的注冊與使用容易導(dǎo)致相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆，致使在先商號權(quán)人的利益可能受到損害。案例：KEFICO案

商標(biāo)法系列講座第四章節(jié)損害在先權(quán)利的認(rèn)定商標(biāo)確權(quán)案件（二）二、屬于在先權(quán)利的種類化權(quán)利：2、著作權(quán)指作者對其作品依法享有的專有使用權(quán)，包括發(fā)表權(quán)、署名權(quán)等著作人身權(quán)和復(fù)制權(quán)、發(fā)行權(quán)等著作財產(chǎn)權(quán)?！渡虡?biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)》第三大點3.2——適用要件：（1）系爭商標(biāo)與他人在先享有著作權(quán)的作品相同或者實質(zhì)性相似。（2）系爭商標(biāo)注冊申請人接觸過或者有可能接觸到他人享有著作權(quán)的作品。（3）系爭商標(biāo)注冊申請人未經(jīng)著作權(quán)人的許可。案例：ACORN及圖案商標(biāo)案

商標(biāo)法系列講座第四章節(jié)損害在先權(quán)利的認(rèn)定商標(biāo)確權(quán)案件（二）二、屬于在先權(quán)利的種類化權(quán)利：3、外觀設(shè)計專利權(quán)外觀設(shè)計是對產(chǎn)品的形狀、圖案、色彩或者其結(jié)合所做出的富有美感并適于工業(yè)上應(yīng)用的新設(shè)計。外觀設(shè)計專利權(quán)是權(quán)利人對該等設(shè)計享有的專利專用權(quán)?！渡虡?biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)》第三大點4.2——適用要件：（1）外觀設(shè)計專利的授權(quán)公告日早于系爭商標(biāo)申請注冊日及使用日；（2）系爭商標(biāo)與外觀設(shè)計使用于相同或者類似商品；（3）系爭商標(biāo)與外觀設(shè)計相同或者近似。

商標(biāo)法系列講座第四章節(jié)損害在先權(quán)利的認(rèn)定商標(biāo)確權(quán)案件（二）二、屬于在先權(quán)利的種類化權(quán)利：4、姓名權(quán)、肖像權(quán)姓名權(quán)是公民依法享有的決定、使用、變更自己的姓名并要求他人尊重自己姓名的權(quán)利。是指自然人對自己的肖像享有再現(xiàn)、使用并排斥他人侵害的權(quán)利。兩者均屬于人格權(quán)。《商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)》第三大點5.2、6.2——適用要件：（1）系爭商標(biāo)與他人姓名相同，或與他人肖像相同或者近似；（2）系爭商標(biāo)的注冊給他人姓名權(quán)、肖像權(quán)造成或者可能造成損害。案例：易建聯(lián)案

商標(biāo)法系列講座第四章節(jié)損害在先權(quán)利的認(rèn)定商標(biāo)確權(quán)案件（二）三、其他應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定的在先權(quán)利：問題：未被類型化的權(quán)利是否可以成為本條所保護(hù)之“在先權(quán)利”？例如知名商品特有的名稱和包裝裝潢，特殊標(biāo)志等？

商標(biāo)法系列講座第四章節(jié)損害在先權(quán)利的認(rèn)定商標(biāo)確權(quán)案件（二）三、其他應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定的在先權(quán)利：1、知名商品特有包裝裝潢獲得保護(hù)的三個要件：（1）“知名商品”，即具有一定知名度，為公眾所知悉的商品。（2）“特有”，即具有區(qū)別商品來源的顯著特征。（3）該等知名商品特有包裝裝潢應(yīng)當(dāng)在先使用。認(rèn)定為在先權(quán)利的意義：防止他人將包裝圖案、形狀（如費列羅球形）搶注為商標(biāo)。

商標(biāo)法系列講座第四章節(jié)損害在先權(quán)利的認(rèn)定商標(biāo)確權(quán)案件（二）三、其他應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定的在先權(quán)利：2、特殊標(biāo)志全國性或國際性的文化、教育、科學(xué)研究及其他社會公益活動所使用的由文字、圖形組成的名稱及縮寫、徽記、吉祥物等標(biāo)志。問題：私權(quán)還是公益？十條第一款絕對禁注事項還是三十一條相對禁注事項？商標(biāo)法系列講座第四章節(jié)損害在先權(quán)利的認(rèn)定商標(biāo)確權(quán)案件（二）四、對“在先權(quán)利”的“損害”一般民法意義上的損害后果，指：（1）財產(chǎn)價值之減少、喪失；（2）構(gòu)成對行使權(quán)利和實現(xiàn)利益的阻礙；（3）產(chǎn)生影響財產(chǎn)價值的危險和威脅。問題：商標(biāo)法意義上的“損害”和侵權(quán)法意義上的“侵權(quán)”的關(guān)系？禁止侵犯在先權(quán)利的商標(biāo)注冊的原因在于：1、商標(biāo)將來投入使用可造成侵權(quán)，認(rèn)定存在“損害”？還是2、商標(biāo)注冊本身就是一種損害？（結(jié)合商標(biāo)權(quán)的特點：公權(quán)機(jī)關(guān)授予私權(quán)）

商標(biāo)法系列講座第四章節(jié)損害在先權(quán)利的認(rèn)定商標(biāo)確權(quán)案件（二）五、證據(jù)的收集與整理1、證明商號權(quán)的證據(jù)：（1）商品上：需區(qū)別商標(biāo)性使用與商號性使用（2）交易文書（3）宣傳材料（4）第三方報道注意：以上材料需要帶有明確的商號、使用時間和使用的商品/服務(wù)。

商標(biāo)法系列講座第四章節(jié)損害在先權(quán)利的認(rèn)定商標(biāo)確權(quán)案件（二）五、證據(jù)的收集與整理2、證明著作權(quán)的證據(jù)：（1）著作權(quán)登記證書；（2）在先公開發(fā)表該作品的證據(jù)材料（如首次發(fā)表刊物，出版合同）；（3）在先創(chuàng)作完成該作品的證據(jù)材料（如設(shè)計底稿等）。注意：我國著作權(quán)法規(guī)定，作品自創(chuàng)作完成之時自動獲得著作權(quán)，如無相反證據(jù)，署名者為作者。但如需要在確權(quán)程序中確立在先著作權(quán)，需要更為堅實的證據(jù)，著作權(quán)登記證作用比較重要。

商標(biāo)法系列講座第四章節(jié)損害在先權(quán)利的認(rèn)定商標(biāo)確權(quán)案件（二）五、證據(jù)的收集與整理3、證明姓名權(quán)的證據(jù)：證明目的：公眾將某一特定符號與某一特定自然人之間建立起長期穩(wěn)定的直接對應(yīng)的聯(lián)系。（1）該特定自然人知名度的證據(jù)（證明請求保護(hù)的姓名的保護(hù)外延的擴(kuò)大以及系爭商標(biāo)的注冊和使用易誤導(dǎo)公眾）（2）公眾看到某一符號會聯(lián)想到此特定自然人的證據(jù)（證明該等符號的特定化）（3）公眾將系爭商標(biāo)誤認(rèn)為與該特定自然人有聯(lián)系的證據(jù)（證明公眾認(rèn)知以及損害結(jié)果）商標(biāo)法系列講座第四章節(jié)損害在先權(quán)利的認(rèn)定商標(biāo)確權(quán)案件（二）五、證據(jù)的收集與整理4、證明知名商品特有名稱和包裝裝潢：（1）在先使用的證據(jù)（2）知名商品的證據(jù)（3）“特有”的證據(jù)

商標(biāo)法系列講座第五章節(jié)搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響商標(biāo)第五章節(jié)搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響商標(biāo)商標(biāo)確權(quán)案件（二）一、概述法律依據(jù)：《商標(biāo)法》第三十一條——申請商標(biāo)注冊……也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。立法目的：（1）保護(hù)誠實勞動，避免產(chǎn)源誤認(rèn)（2）防止利用先申請原則鉆商標(biāo)法二十八條漏洞（只針對已注冊商標(biāo)）之行為（3）承認(rèn)未注冊商標(biāo)的法律地位并給予一定保護(hù)適用要件：（1）在先使用（2）有一定影響（3）惡意商標(biāo)法系列講座第五章節(jié)搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響商標(biāo)商標(biāo)確權(quán)案件（二）二、適用要件1、在先使用的認(rèn)定——何為商標(biāo)法意義上的使用？

《商標(biāo)法實施條例》第三條：商標(biāo)法和本條例所稱商標(biāo)的使用，包括將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中。我國對商標(biāo)使用做了極為寬泛的界定，商標(biāo)的使用方式可以為其中一種，也可以為幾種，而且對使用的數(shù)量、范圍、規(guī)模均沒有門檻要求。

商標(biāo)法系列講座第五章節(jié)搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響商標(biāo)商標(biāo)確權(quán)案件（二）二、適用要件1、在先使用的認(rèn)定——商標(biāo)使用三要素（1）使用在一定類別的商品上，如判定在后商標(biāo)構(gòu)成搶注需與該等商品為相同類似商品；（2）使用固定的商標(biāo)標(biāo)識，如判定在后商標(biāo)構(gòu)成搶注需要該等商標(biāo)標(biāo)識構(gòu)成標(biāo)識相同或近似；（3）使用的時間為在后商標(biāo)搶注前的持續(xù)的時間內(nèi)。

問題：1、使用在不類似商品上是否仍可主張？

2、使用在不類似但相“關(guān)聯(lián)”的產(chǎn)品上是否可主張？商標(biāo)法系列講座第五章節(jié)搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響商標(biāo)商標(biāo)確權(quán)案件（二）二、適用要件1、在先使用的認(rèn)定——研討一：被動使用是否構(gòu)成三十一條的“使用”？

小調(diào)查一：我們都把索尼愛立信公司的產(chǎn)品稱為“索愛手機(jī)”、“索愛XX”，索尼愛立信公司是否在先使用了“索愛”商標(biāo)？

or路虎？or陸虎？or羅孚？小調(diào)查二：英國路虎公司在先使用了哪個商標(biāo)？商標(biāo)法系列講座第五章節(jié)搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響商標(biāo)商標(biāo)確權(quán)案件（二）二、適用要件1、在先使用的認(rèn)定——研討：被動使用是否構(gòu)成三十一條的“使用”？案例：“索愛”商評委：索尼愛立信（中國）公司提供的證據(jù)不足以支持其“索愛”商標(biāo)已經(jīng)為一定地域范圍內(nèi)的相關(guān)公眾所知曉。一審：索愛已被廣大消費者和媒體認(rèn)可并使用，具有了區(qū)分商品來源的作用。第三方媒體報道等同于索尼愛立信的使用。二審：索尼愛立信并未進(jìn)行有關(guān)“索愛”產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售及宣傳等商業(yè)活動。

商標(biāo)法系列講座第五章節(jié)搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響商標(biāo)商標(biāo)確權(quán)案件（二）二、適用要件

2、“有一定影響”的認(rèn)定《商標(biāo)審查標(biāo)準(zhǔn)》第四條3.1：已經(jīng)使用并有一定影響商標(biāo)是指在中國已經(jīng)使用并為一定地域范圍內(nèi)相關(guān)公眾所知曉的未注冊商標(biāo)。（1）“一定地域”是多大?（2）“相關(guān)公眾所知曉”得多知曉?（3）“有一定影響”的時間界限?結(jié)論：31條不是13條，要求不應(yīng)過高?！坝幸欢ㄓ绊憽辈灰蟮今Y名的程度。商標(biāo)法系列講座第五章節(jié)搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響商標(biāo)商標(biāo)確權(quán)案件（二）二、適用要件

3、“惡意”的判定《商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)》第四條之4：（1）系爭商標(biāo)申請人與在先使用人曾有貿(mào)易往來或者合作關(guān)系；（2）系爭商標(biāo)申請人與在先使用人共處相同地域或者雙方的商品/服務(wù)有相同的銷售渠道和地域范圍；（3）系爭商標(biāo)申請人與在先使用人曾發(fā)生過其他糾紛，可知曉在先使用人商標(biāo)；（4）系爭商標(biāo)申請人與在先使用人曾有內(nèi)部人員往來關(guān)系；（5）系爭商標(biāo)申請人注冊后具有以牟取不當(dāng)利益為目的，利用在先使用人有一定影響商標(biāo)的聲譽(yù)和影響力進(jìn)行誤導(dǎo)宣傳，脅迫在先使用人與其進(jìn)行貿(mào)易合作，向在先使用人或者他人索要高額轉(zhuǎn)讓費、許可使用費或者侵權(quán)賠償金等行為；(6)他人商標(biāo)具有較強(qiáng)獨創(chuàng)性；商標(biāo)法系列講座第五章節(jié)搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響商標(biāo)商標(biāo)確權(quán)案件（二）二、適用要件

3、“惡意”的判定討論：（1）申請人有惡意而后將商標(biāo)轉(zhuǎn)讓，無法證明受讓人有惡意的情形下，如何處理？（2）大批量的申請他人商標(biāo)是否構(gòu)成惡意？商標(biāo)法系列講座第五章節(jié)搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響商標(biāo)商標(biāo)確權(quán)案件（二）三、證據(jù)收集與整理1、“使用在先”的證據(jù)2、“有一定影響”的證據(jù)（參照馳名商標(biāo)證據(jù)要求盡可能收集）3、“惡意”的證據(jù)（KEFICO案）商標(biāo)法系列講座第六章節(jié)注冊商標(biāo)連續(xù)停止使用三年案件第六章節(jié)注冊商標(biāo)連續(xù)停止使用三年案件商標(biāo)確權(quán)案件（二）一、法律規(guī)定《商標(biāo)法》第四十四條：使用注冊商標(biāo)，有下列行為之一的，由商標(biāo)局責(zé)令限期改正或者撤銷其注冊商標(biāo)：

……（四）連續(xù)三年停止使用的?！渡虡?biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)》：

連續(xù)三年停止使用注冊商標(biāo)，是指一個注冊商標(biāo)在其有效期內(nèi)停止使用，且該行為不間斷地持續(xù)三年以上。連續(xù)三年停止使用注冊商標(biāo)的時間起算，應(yīng)當(dāng)自申請人向商標(biāo)局申請撤銷該注冊商標(biāo)之日起，向前推算三年。商標(biāo)法系列講座第六章節(jié)注冊商標(biāo)連續(xù)停止使用三年案件商標(biāo)確權(quán)案件（二）二、“使用”的界定1、真實的商業(yè)活動中的使用（1）商品、商品包裝、容器、標(biāo)簽等上，或者使用在商品附加標(biāo)牌、產(chǎn)品說明書、介紹手冊、價目表等上的使用；（2）在與商品銷售有聯(lián)系的交易文書上的使用；（3）在廣播、電視等媒體上，或者在公開發(fā)行的出版物中發(fā)布，以及以廣告牌、郵寄廣告或者其他廣告方式的使用；（4）在展覽會、博覽會上使用特別不包括：（1）商標(biāo)注冊信息的公布（2）商標(biāo)注冊人關(guān)于對其注冊商標(biāo)享有專用權(quán)的聲明商標(biāo)法系列講座第六章節(jié)注冊商標(biāo)連續(xù)停止使用三年案件商標(biāo)確權(quán)案件（二）二、“使用”的界定2、“不合法的使用”是否構(gòu)成商標(biāo)使用：康王案（1）案情：注冊：1995年北京康麗雅健康科技總公司(以下稱康麗雅公司)取得第3類化妝品商品上“康王”商標(biāo)的注冊。許可：2001年4月25日，康麗雅公司將“康王”商標(biāo)許可給云南滇虹藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下稱云南滇虹公司)使用。轉(zhuǎn)讓：2003年5月15日，康麗雅公司將將“康王”商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給云南滇虹公司。撤三：2002年l0月18日，汕頭市康王精細(xì)化工實業(yè)有限公司(以下稱汕頭康王公司)的前身對“康王”商標(biāo)提起三年不適用撤銷。

商標(biāo)法系列講座第六章節(jié)注冊商標(biāo)連續(xù)停止使用三年案件商標(biāo)確權(quán)案件（二）二、“使用”的界定2、“不合法的使用”是否構(gòu)成商標(biāo)使用：康王案（2）行政程序：商標(biāo)局：撤銷“康王”商標(biāo)。商評委復(fù)審：昆明滇虹公司對“康王”商標(biāo)的使用應(yīng)視作云南滇虹公司的使用。依照云南滇虹公司提交的證據(jù)，昆明滇虹公司委托他人生產(chǎn)“康王”牌防裂護(hù)膚霜的包裝材料，以及委托他人定牌加工并生產(chǎn)(發(fā)用類)“康王洗劑”的事實。結(jié)合云南滇虹公司最終受讓取得“康王”商標(biāo)專用權(quán)這一事實，可以認(rèn)定云南滇虹公司對“康王”商標(biāo)存在真實的使用意圖以及實際的使用行為。因此“康王”商標(biāo)應(yīng)予以維持。商標(biāo)法系列講座第六章節(jié)注冊商標(biāo)連續(xù)停止使用三年案件商標(biāo)確權(quán)案件（二）二、“使用”的界定2、“不合法的使用”是否構(gòu)成商標(biāo)使用：康王案（3）行政訴訟程序一審：包裝盒上未標(biāo)注化妝品生產(chǎn)許可證和衛(wèi)生許可證，這違反了行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，為非法使用，而商標(biāo)法所保護(hù)的商標(biāo)使用權(quán)僅適用于合法使用，故不能認(rèn)定“康王”商標(biāo)已被使用。二審：鑒于云南滇虹公司與昆明滇虹公司存在較為緊密的關(guān)系，后者的使用可以認(rèn)定為是云南滇虹公司的使用。但是因涉案化妝品的生產(chǎn)行為違反了行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，因此不能發(fā)生商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用行為，也就不能認(rèn)定昆明滇虹公司已在商業(yè)活動中實際使用了“康王”商標(biāo)，故判決維持一審判決。商標(biāo)法系列講座第六章節(jié)注冊商標(biāo)連續(xù)停止使用三年案件商標(biāo)確權(quán)案件（二）二、“使用”的界定2、“不合法的使用”是否構(gòu)成商標(biāo)使用：康王案（3）行政訴訟程序再審：商標(biāo)法第四十四條第(四)項規(guī)定的“使用”，應(yīng)該是在商業(yè)活動中對商標(biāo)進(jìn)行公開、真實、合法的使用。從商標(biāo)法第四十五條的規(guī)定來看，判斷商標(biāo)使用行為合法與否的法律依據(jù)。并不限于商標(biāo)法及其配套法規(guī)。對于違反法律法規(guī)強(qiáng)制性、禁止性規(guī)定的生產(chǎn)經(jīng)營活動中的商標(biāo)使用行為，如果認(rèn)定其法律效力，則可能鼓勵、縱容違法行為，與商標(biāo)法有關(guān)商標(biāo)使用行為規(guī)定的本意不符。由于2002年10月18日之前，云南滇虹公司及昆明滇虹公司均沒有生產(chǎn)、銷售化妝品所必需的生產(chǎn)許可證和衛(wèi)生許可證，不能認(rèn)定其在爭議期內(nèi)合法使用了“康王”商標(biāo)。商標(biāo)法系列講座第六章節(jié)注冊商標(biāo)連續(xù)停止使用三年案件商標(biāo)確權(quán)案件（二）二、“使用”的界定2、“不合法的使用”是否構(gòu)成商標(biāo)使用：康王案討論：違反行政強(qiáng)制性法規(guī)，“違法違規(guī)使用商標(biāo)”，是否不構(gòu)成商標(biāo)使用，不產(chǎn)生商標(biāo)使用之效果？判決是否合理？分析：（1）商標(biāo)私權(quán)和衛(wèi)生監(jiān)管保護(hù)的公共利益性質(zhì)一樣嗎？（2）衛(wèi)生監(jiān)管方面的行政處罰法律關(guān)系和商標(biāo)行政授權(quán)確權(quán)法律關(guān)系一樣嗎？（3）“違法違規(guī)”使用商標(biāo)是否同樣發(fā)揮了商標(biāo)的識別商品來源的基本功能？商標(biāo)法系列講座第六章節(jié)注冊商標(biāo)連續(xù)停止使用三年案件商標(biāo)確權(quán)案件（二）三、“使用”證據(jù)的收集1、商業(yè)交易：合同、訂單、付款、交貨、進(jìn)出口、納稅、產(chǎn)品包裝或?qū)嵨?、廣告：合同、訂單、付款、廣告樣本、監(jiān)播證明、報刊雜志原件、公證拍照（戶外廣告）3、防御商標(biāo)的維持：每年一定數(shù)量的商標(biāo)使用，注意證據(jù)的收集與保全，必要時要進(jìn)行公證保全。注意：上述證據(jù)要形成完整的證據(jù)鏈，相互之間能夠相互印證。商標(biāo)法系列講座第六章節(jié)注冊商標(biāo)連續(xù)停止使用三年案件商標(biāo)確權(quán)案件（二）四、撤三程序的靈活應(yīng)用1、在駁回復(fù)審案件中2、在商標(biāo)購買案件中3、在商標(biāo)共存案件中商標(biāo)法系列講座第七章節(jié)商標(biāo)搶注案件的綜合解決第七章節(jié)商標(biāo)搶注案件的綜合解決商標(biāo)確權(quán)案件（二）一、分析思路1、系爭商標(biāo)是否已經(jīng)注冊？如果尚未注冊，則應(yīng)注意異議期限限制，及時提出異議。如果已經(jīng)注冊，則需考慮客戶在中國的使用是否有侵權(quán)之虞。2、客戶在相同、類似、關(guān)聯(lián)的類別上是否有在先的注冊