馬佰剛律師解讀《商標法》

1、馬佰剛律師解讀商標法修訂草案征求意見稿熱點問題我國現(xiàn)行商標法于 1982 年 8 月 23 日制定， 1993 年 2 月和 2001 年 10 月進行了兩次修訂。 2003 年，工商總局正式啟動商標法第三次修訂，今年 9 月 2 日，國務院法制辦公布了商標法修訂草案征求意見稿（以下簡稱征求意見稿 ），公開征求社會各界意見。本次商標法修訂主要為了解決商標確權程序繁瑣、 商標注冊周期長； 惡意搶注、異議濫用；商標侵權處罰力度不夠等方面的問題。同時將聲音商標納入可注冊商標范圍，明確馳名商標的被動認定原則， 加強對商標代理機構管理的管理等。本次商標法修改立足于當前經濟社會中有關商標的確權與保護亟待解

2、決的問題，引起了廣泛社會反響。 下面筆者就本次商標法修改的幾個熱點問題，談一下粗淺的認識。1、加大了對商標侵權行為的打擊力度。征求意見稿 對現(xiàn)行商標法規(guī)定的侵權賠償責任進行了重大修改， 加重了處罰力度。首先，本次修改擴大了商標專用權保護范圍。 征求意見稿將原來規(guī)定在商標法實施條例中的侵權行為，如：在同一種或者類似商品上，將與他人注冊商標相同或者近似的標志作為商品名稱或者商品裝潢使用， 誤導公眾的； 以及故意為侵犯他人商標專用權行為提供倉儲、運輸、郵寄、隱匿等便利條件的等，本次修改以直接列舉的方式規(guī)定在商標法 中，對這兩類爭議較多的侵權行為的認定更加明確。征求意見稿 規(guī)定，將他人馳名商標作為企業(yè)

3、名稱中的字號使用的侵權行為，可以要求責令停止使用該企業(yè)名稱或者責令辦理企業(yè)名稱變更登記。 雖然本條規(guī)定是為了解決馳名商標與企業(yè)名稱沖突問題， 但也為解決企業(yè)名稱權與普通商標權沖突問題提供了具體的可操作方式。 也就是說，如果企業(yè)字號侵犯普通商標權，法院也可以判令停止使用企業(yè)名稱或者責令辦理企業(yè)名稱變更登記。 解決了目前存在雖然可認定使用企業(yè)字號侵犯了商標權， 但法院卻不能直接判令企業(yè)停止使用或變更企業(yè)字號的尷尬問題。本次商標法修改， 加大了侵權行政處罰力度和損害賠償責任。 征求意見稿規(guī)定，工商部門查處商標侵權時， 對 5 年內兩次以上侵權的加重處罰； 法定賠償上限由現(xiàn)有的 50 萬元以下提高到

4、100 萬元以下。加大商標侵權懲罰力度，有利于維護商標權人的合法權益。同時，我們還應注意到，征求意見稿第六十六條規(guī)定， “注冊商標專用權人請求賠償時，應當提供此前三年內使用該注冊商標的證據(jù)和其他相關證據(jù)。 ”。根據(jù)這一規(guī)定，注冊商標被侵權時， 商標權人如果請求賠償， 還符合在被侵權前三年內使用該商標的條件， 而且使用強度也是核算賠償額的重要依據(jù)。 此項規(guī)定也與制止“惡意搶注”或“注而不用”的修改宗旨相一致。本次修改還明確商標的使用方式。規(guī)定： “本法所稱商標的使用，是指為生產、經營目的將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上， 或者將商標用于廣告宣傳、 展覽以及其他商業(yè)活動中，足以使

5、相關公眾認為其作為商標使用的行為。 ”這一規(guī)定構成了在商標行政管理、 商標侵權損害計算以及撤銷連續(xù)三年未使用商標等程序中，對于商標使用行為認定的法律依據(jù)。2、擴大了惡意搶注商標的制止范圍。據(jù)中國商標戰(zhàn)略發(fā)展年度報告 （2010 年）， 2009 年，商標局共受理商標注冊申請 83.05 萬件，同比增長 18.96%，超過歷史最高水平 2006 年的 6.42 萬件。隨著商標注冊申請數(shù)量的增長， 商標搶注行為也越來嚴重， 商標搶注糾紛接連不斷。對此，征求意見稿在現(xiàn)行商標法的基礎上，擴大了惡意搶注商標的制止范圍。方案二規(guī)定： 申請商標在相同或者類似商品上與他人在中國在先使用的商標相同或者近似，申請

6、人因與該他人間具有合同、業(yè)務往來、 地域關系或者其他關系而明知該他人商標存在的，不予注冊。 而現(xiàn)有商標法只是禁止搶注 “他人使用并有一定影響的商標” 。同時，方案二還規(guī)定，“申請注冊的商標是抄襲他人在不相同或者不相類似商品上有較強顯著性且具有一定影響的注冊商標， 容易導致混淆的，不予注冊。 ”現(xiàn)有商標法對跨類搶注的禁止僅限于對馳名商標的搶注。對于這一規(guī)定，筆者認為，對于“惡意”認定范圍過大，鼓勵市場主體更加怠于申請注冊商標，容易造成商標管理和保護混亂。 征求意見稿通過列舉的方式，開放式規(guī)定只要是在明知他人商標存在的情況下， 申請注冊商標均視為惡意注冊，特別是把地域關系明確列為應知他人商標， 對

7、使用未注冊商標的保護范圍顯然過大，實踐中也難以操作。首先是地域關系是生產企業(yè)所在地的地域關系，還是產品銷售范圍的地域關系； 地域關系是根據(jù)行政區(qū)劃確定， 還是根據(jù)企業(yè)影響的自然區(qū)域確定等等， 這些問題在實踐中均難以準確把握。 而在不相同或者不相類似商品上申請認定商標的制止范圍，擴大到了與未注冊馳名商標等同的高度，保護強度顯然過高。 所以，筆者認為還是現(xiàn)行商標法對惡意的確定依據(jù)更為科學合理，也更具可操作性。本次修改的商標法第十一條對商標 “后發(fā)顯著性”（或“獲得性顯著性”）問題做了修改?，F(xiàn)行商標法規(guī)定，對于僅有本商品通用名稱、圖形、型號的標志，如果經過使用取得顯著特征，并便于識別，可以作為商標注

8、冊。本次修改取消了這一規(guī)定，也就是說，本商品通用名稱、圖形、型號已成為絕對禁止注冊為商標的標志。第十條也直接將 “帶有欺騙性， 容易使公眾對商品的質量或者產地等特點產生誤認的”標志列為禁止作為商標使用的標志。3、取消商標異議復審程序目前我國注冊商標的周期長很大程度上與異議程序設置相關，特別一些企業(yè)因商標被惡意異議遲遲不能拿到注冊證。征求意見稿取消了異議復審程序，規(guī)定：對初步審定、予以公告的商標提出異議的，如果商標局做出準予注冊的決定，即發(fā)給被異議人商標注冊證，并予以公告。如果異議人不服的，可以向商標評審委員會請求撤銷該注冊商標。也就是說，如果商標局認為異議不成立，便核準注冊。而異議人如果不服，

9、 可通過評審程序， 對已經注冊的商標提出撤銷申請。這點是商標法的又一次突破性修改，會引起商標確權程序的重大變化。征求意見稿明確異議人必須是在先權利人或者利害關系人，而異議理由也限于申請注冊的商標違反商標法第十三條、第十五條、第十六條、第三十一條、第三十三條、第三十四條規(guī)定。 這一規(guī)定，符合制止惡意異議的修改宗旨，將在很大程度上遏制惡意異議，保證了商標申請人的合法利益。本次修改增加了商標申請審查過程中的說明、 修正環(huán)節(jié)和商標局可撤銷初審公告商標的規(guī)定。 上述規(guī)定可進一步提供商標注冊審查質量， 便于注冊人或商標局修正商標注冊審查期間的錯誤。4、明確馳名商標被動認定原則征求意見稿規(guī)定：馳名商標應當在

10、商標注冊、評審、管理等行政處理程序和商標民事糾紛訴訟程序中，根據(jù)案件當事人的請求進行認定。這一規(guī)定明確了“馳名商標”被動原則。這也是本次商標法修改一個亮點。但意見稿沒有明確馳名商標認定的“個案處理原則” 。也就是說，馳名商標仍會被異化為商業(yè)廣告宣傳資本。5、把具有可區(qū)別性的聲音納入可注冊為商標范圍。把聲音納入注冊商標范圍是一種創(chuàng)新，從傳統(tǒng)意義上的“可視商標”發(fā)展到“可聽商標”。目前，聲音商標在美國、法國、澳大利亞、土耳其和俄羅斯等許多國家也得以廣泛注冊。 但如何確定聲音商標的顯著性及可區(qū)別性、與其他在先合法權利的沖突與界定， 以及如何確定兩聲音商標的相同或近似性等問題，仍需在實踐中進一步探討和

11、完善。本次修改還將加強對商標代理組織的管理進行專門規(guī)定， 解決目前商標代理組織良莠不齊，欺騙和損害申請人利益的事件大量出現(xiàn)的問題。規(guī)定：商標代理組織應當遵守法律、 行政法規(guī)，按照被代理人的委托辦理商標注冊申請或者其他商標事宜，不得損害被代理人的利益。 工商行政管理部門應當加強對商標代理組織的監(jiān)督管理。 根據(jù)這一規(guī)定，工商部門可能會對目前業(yè)務水平低、嚴重損害申請人利益的商標代理組織進行清理和整頓。北京安峰律師事務所律師馬佰剛2011 年 9 月 8 日出師表兩漢：諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報之

12、于陛下也。誠宜開張圣聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費祎、董允等，此皆良實，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下：愚以為宮中之事，事無大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補闕漏，有所廣益。將軍向寵，性行淑均，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱之曰愚以為營中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所。“能 ”，是以眾議舉寵為督：親賢臣， 遠小人， 此先漢所以興隆也； 親小人， 遠賢臣， 此后漢所以傾頹也。 先帝在時，每與臣論此事， 未嘗不嘆息痛恨于桓、 靈也。 侍中、尚書、 長史、 參軍，此悉貞良死節(jié)之臣，愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計日而待也。臣本布衣，躬耕于南陽，茍全性命于亂世，不求聞達于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當世之事，由是感激，遂許先帝以驅馳。后值傾覆，受任于敗軍之際，奉命于危難之間，爾來二十有一年矣。先帝知臣謹慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來，夙夜憂嘆，恐托付不效，以