從專利創(chuàng)造性角度看發(fā)明專利申請文件撰寫的誤區(qū)和注意事項(xiàng)

1、從專利創(chuàng)造性角度看發(fā)明專利申請文件撰寫的誤區(qū)和注意事項(xiàng)楊 杰摘要 ：本文從專利創(chuàng)造性的角度出發(fā)，分別從檢索、權(quán)利要求和說明書的撰寫方面分析了發(fā)明專利申請文件撰寫中容易出現(xiàn)的誤區(qū)和應(yīng)注意的事項(xiàng)，以 期能幫助申請人更加合理地撰寫發(fā)明專利申請，節(jié)約審查程序的同時也使申請 人的利益得到更好地保護(hù)。關(guān)鍵詞 ：創(chuàng)造性檢索發(fā)明點(diǎn)技術(shù)效果本文作者：楊杰發(fā)明專利申請文件是以文字撰寫的兼具技術(shù)性和法律性的文件，是確定專利權(quán)保護(hù)范圍的唯一法律文 件，申請文件的質(zhì)量直接影響到專利法對發(fā)明創(chuàng)造的保 護(hù)，高質(zhì)量的申請文件能夠幫助申請人恰當(dāng)?shù)乇Ｗo(hù)其專 利權(quán)。發(fā)明專利申請文件的撰寫在一件發(fā)明專利申請的 整個歷程中占據(jù)著極其重

2、要的地位，它對該申請的授權(quán) 前景將產(chǎn)生重大影響，也與申請人的利益息息相關(guān)。本 文從專利創(chuàng)造性的角度討論了在發(fā)明專利申請文件撰寫 中非常重要然而卻容易被申請人忽略的幾點(diǎn)問題。中華人民共和國專利法規(guī)定 ：發(fā)明的創(chuàng)造性， 是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn) 和顯著的進(jìn)步。從中可以解讀出，為滿足發(fā)明專利的 創(chuàng)造性，在申請文件撰寫中需注意 ：充分檢索和分析 現(xiàn)有技術(shù)、權(quán)利要求撰寫要提煉發(fā)明點(diǎn)、說明書撰寫應(yīng)證明發(fā)明創(chuàng)造性的證據(jù)。查指南第二部分第三章第 2.1 節(jié)指出 ：現(xiàn)有技術(shù)包括在申請日（有優(yōu)先權(quán)的，指優(yōu)先權(quán)日）以前在國內(nèi) 外出版物上公開發(fā)表、在國內(nèi)外公開使用或者以其他 方式為公眾所知的技術(shù)

3、 1。申請人在專利撰寫過程中， 必不可少地應(yīng)對擬請求保護(hù)的技術(shù)方案進(jìn)行檢索和分 析，尋找與確定專利申請技術(shù)與現(xiàn)有技術(shù)之間的聯(lián)系 和區(qū)別，進(jìn)而判斷其是否能滿足專利法創(chuàng)造性的需要。對于檢索時間，在尚無依法確定的專利申請日的情 況下，暫時以檢索日為界限，除享有優(yōu)先權(quán)的以優(yōu)先權(quán)日 為界之外，專利撰寫檢索都以專利檢索日之前已經(jīng)公開（享 有寬限期的技術(shù)除外）的在先已有技術(shù)為評價(jià)依據(jù)。對于檢索范圍，需要考慮檢索者的角色和檢索領(lǐng) 域、對象等。由于發(fā)明創(chuàng)造性的判斷是基于本領(lǐng)域的 技術(shù)人員的知識和能力進(jìn)行評價(jià)，而這種假設(shè)的“人” 知曉申請日或者優(yōu)先權(quán)日之前發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域所有 的普通技術(shù)知識，能夠獲知該領(lǐng)域中所有

4、的現(xiàn)有技術(shù)， 并且具有應(yīng)用該日期之前常規(guī)實(shí)驗(yàn)手段的能力，如果 所要解決的技術(shù)問題能夠促使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在其他技術(shù)領(lǐng)域?qū)ふ壹夹g(shù)手段，他也應(yīng)具有從該其他技術(shù)一、充分檢索和分析現(xiàn)有技術(shù)發(fā)明創(chuàng)造性的概念中的比較對象是“現(xiàn)有技術(shù)”， 即申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)，專利審106 中國發(fā)明與專利 2014年第10期CHINA INVENTION & PATENT審查實(shí)踐與研究Patent Examination Practice & Research領(lǐng)域中獲知該申請日或優(yōu)先權(quán)日之前的相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)、普通技術(shù)知識和常規(guī)實(shí)驗(yàn)手段的能力 1?？梢?，專利 檢索應(yīng)以“本領(lǐng)域的技術(shù)人員”為出發(fā)點(diǎn)

5、，在所屬技 術(shù)領(lǐng)域和相關(guān)的其他技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行全面檢索，一般常 用的檢索資源包括專利和非專利數(shù)據(jù)庫，利用檢索要 素例如擬請求保護(hù)的技術(shù)方案中的結(jié)構(gòu)特征、效果特 征等進(jìn)行表達(dá)，檢索相關(guān)的專利文獻(xiàn)、專業(yè)文章、專著、 教科書等。在充分檢索和分析現(xiàn)有技術(shù)資料的基礎(chǔ)上 重點(diǎn)對比分析闡述擬提交的專利技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù) 方案的區(qū)別，確定發(fā)明解決的技術(shù)問題，克服現(xiàn)有技 術(shù)的缺陷或改變目前技術(shù)人員的偏見。一般而言，專利發(fā)明人在研發(fā)過程中已經(jīng)對先期 技術(shù)有了一定的檢索和了解，然而在專利撰寫過程中 仍有必要進(jìn)一步全面檢索，并深入分析現(xiàn)有技術(shù)，看 在研發(fā)過程中是否有相關(guān)文獻(xiàn)披露，是否仍然對現(xiàn)有 技術(shù)具有貢獻(xiàn)點(diǎn)，這不僅讓撰

6、寫者更全面和客觀地理 解現(xiàn)有技術(shù)，更能讓撰寫者明白專利申請相對現(xiàn)有技 術(shù)的改進(jìn)之處即發(fā)明點(diǎn)，這有利于后續(xù)的權(quán)利要求書和說明書撰寫中對核心內(nèi)容的把握。把說明書中公開的優(yōu)選技術(shù)方案以從屬權(quán)利要求的形式要求保護(hù)，這樣為可能的后續(xù)審查等程序留退路。一般情況下，申請人為了獲得更大的保護(hù)范圍， 在獨(dú)立權(quán)利要求書的撰寫中使用過于寬泛的上位概念 概括或功能性限定，導(dǎo)致保護(hù)范圍與現(xiàn)有技術(shù)公開的 內(nèi)容接近，這樣帶來創(chuàng)造性缺陷的問題，在實(shí)審階段 審查員通常會發(fā)出關(guān)于創(chuàng)造性的審查意見，相應(yīng)地， 專利申請人也需要對該種質(zhì)疑從技術(shù)角度闡述，而后 再繼續(xù)審查，這顯然增加了審查時間，對于此類情況， 建議專利申請人在撰寫時對說

7、明書中的技術(shù)方案進(jìn)行 合理有度的概括，不要一味追求大的保護(hù)范圍而過度 地抽象概括，使方案本身發(fā)生畸變，從而影響對整個 方案的理解和技術(shù)性的判斷，為其后續(xù)審查以及專利 申請人的利益帶來不必要的麻煩。例如，申請?zhí)枮?CN200780045683.0 的發(fā)明專利 申請，涉及使用高產(chǎn)率的半乳糖異構(gòu)化來制造塔格糖 的方法，原始權(quán)利要求書包括 1 項(xiàng)獨(dú)立權(quán)利要求和 3 項(xiàng)從屬權(quán)利要求，內(nèi)容為 ：1. 一種通過半乳糖異構(gòu)化生產(chǎn)塔格糖的方法，其 特征在于，包括添加硼酸鹽的步驟。2. 根據(jù)權(quán)利要求 1 所述的制造塔格糖的方法，其 特征在于，向每 100mol 的半乳糖中加入 1 80mol 的 硼酸鹽。3. 根

8、據(jù)權(quán)利要求 1 所述的生產(chǎn)塔格糖的方法，其 特征在于，異構(gòu)化在 8.5 9 的 pH 范圍內(nèi)進(jìn)行。4. 根據(jù)權(quán)利要求 1 所述的制造塔格糖的方法，其 特征在于，異構(gòu)化在 60 70的溫度范圍內(nèi)進(jìn)行。該專利申請的發(fā)明點(diǎn)在于 ：該方法中利用阿拉伯 糖異構(gòu)酶催化進(jìn)行反應(yīng)。然而由于撰寫的獨(dú)立權(quán)利要 求概括過于寬泛且從屬權(quán)利要求內(nèi)容過于簡單，存在 多篇現(xiàn)有技術(shù)影響其新穎性和創(chuàng)造性。在實(shí)審階段， 審查員在第一次審查意見通知書中利用對比文件 1、2 分別評述了權(quán)利要求 1 4 不具備新穎性的理由 ；申 請人答復(fù)一通修改權(quán)利要求克服了不具備新穎性的缺 陷，然而因未將發(fā)明點(diǎn)限入權(quán)利要求中，審查員利用對比文件 1

9、 作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)評述了權(quán)利要求 1、二、權(quán)利要求撰寫應(yīng)提煉發(fā)明點(diǎn)權(quán)利要求書是申請人對所保護(hù)的技術(shù)內(nèi)容和保護(hù) 范圍給出清楚、準(zhǔn)確限定的法律文件，是發(fā)明專利申 請文件中最重要的組成部分。權(quán)利要求的撰寫應(yīng)注意 表達(dá)具有創(chuàng)造性的發(fā)明創(chuàng)造的內(nèi)容與范圍，在撰寫中 需提煉發(fā)明點(diǎn)，即為專利申請的技術(shù)帶來創(chuàng)造性的技 術(shù)特征或者技術(shù)特征的組合。首先，依據(jù)檢索結(jié)果從相關(guān)的在先已有技術(shù)中選 擇確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)，以此作為劃界點(diǎn)，找出發(fā) 明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)之間所共有的技術(shù)特征和區(qū)別 技術(shù)特征，提煉出專利申請的發(fā)明點(diǎn)，在獨(dú)立權(quán)利要 求的前序部分寫明要求保護(hù)的發(fā)明與最接近的一份現(xiàn) 有技術(shù)文件中所共有的技術(shù)特征，在

10、特征部分撰寫發(fā) 明的必要技術(shù)特征中與最接近的現(xiàn)有技術(shù)不同的區(qū)別 技術(shù)特征，由此限定權(quán)利要求的保護(hù)范圍。對從屬權(quán)利要求撰寫中，應(yīng)采用扒洋蔥皮似的手法層層限定，2014年第10期 中國發(fā)明與專利 107CHINA INVENTION & PATENT審查實(shí)踐與研究Patent Examination Practice & Research3 的創(chuàng)造性，同時結(jié)合對比文件 2 評述了權(quán)利要求 2的創(chuàng)造性 ；申請人答復(fù)二通修改權(quán)利要求，同樣未將 發(fā)明點(diǎn)限入權(quán)利要求中，也未提供充分的理由和證據(jù) 證明修改后的權(quán)利要求相對現(xiàn)有技術(shù)具備創(chuàng)造性，因 此，二通后審查員以權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性駁回 ；在

11、 后續(xù)的復(fù)審請求和復(fù)審后繼續(xù)審查過程中，通過分析 申請人遞交的試驗(yàn)證據(jù)和專利申請說明書實(shí)施例記載 的內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)該專利申請的發(fā)明點(diǎn)在于酶催化進(jìn)行反 應(yīng)，最后申請人通過修改將技術(shù)特征“利用阿拉伯糖 異構(gòu)酶的”限定入權(quán)利要求 1，才最終因克服不具備 創(chuàng)造性的缺陷而授權(quán)。由本案得到的啟示是，申請人未根據(jù)最接近的現(xiàn) 有技術(shù)找到專利申請的核心發(fā)明點(diǎn)，也未及時將提煉 的發(fā)明點(diǎn)撰寫入權(quán)利要求中，導(dǎo)致了實(shí)審 - 復(fù)審 - 實(shí) 審的多次審查程序，雖然本案最終因修改權(quán)利要求將 發(fā)明點(diǎn)限入獨(dú)立權(quán)利要求克服不具備創(chuàng)造性的缺陷而 授權(quán)，然而復(fù)雜的審查過程不利于程序節(jié)約，同時也造成了申請成本的浪費(fèi)。重要作用。實(shí)際操作中，申

12、請人出于維護(hù)自己利益的考慮， 撰寫申請時，常常需要保留一些技術(shù)訣竅，隱去一些 最佳實(shí)施例 / 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，或者夸張描述其技術(shù)手段 / 效果，同時為爭取保護(hù)范圍最大化，讓權(quán)利要求得到 說明書的支持，往往申請人愿意在技術(shù)方案的概述或 具體實(shí)施方式內(nèi)容上不吝筆墨，而對于實(shí)施效果則簡 單概述性地一筆帶過或根本不提及，對于發(fā)明的技術(shù) 效果經(jīng)常采用類似“發(fā)現(xiàn)比現(xiàn)有化合物活性更高的藥 物”“克服了現(xiàn)有技術(shù)的缺陷，產(chǎn)率高、成本低、環(huán)保， 適于工業(yè)化生產(chǎn)”等泛泛的描述，而未提供具體的效 果實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，導(dǎo)致在針對創(chuàng)造性陳述時由于缺乏可靠 的對比數(shù)據(jù)來源而無法克服不具備創(chuàng)造性的缺陷從而 失去授權(quán)前景的嚴(yán)重后果。因?yàn)獒槍?/p>

13、創(chuàng)造性進(jìn)行爭辯 的過程中，如果“預(yù)料不到的技術(shù)效果”是證明發(fā)明 具備創(chuàng)造性的唯一途徑，尤其是在一些可預(yù)測水平低、 實(shí)驗(yàn)依賴性強(qiáng)的領(lǐng)域例如化學(xué)領(lǐng)域，一般需要申請人 提供與最接近的現(xiàn)有技術(shù)的對比實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。在（2012) 知行字第 41 號）關(guān)于“用于治療糖尿病的藥物組合物” 發(fā)明專利權(quán)行政糾紛案中，最高人民法院指出 ：創(chuàng)造 性判斷中，當(dāng)專利申請人或?qū)＠麢?quán)人在申請日后補(bǔ)充 對比試驗(yàn)數(shù)據(jù)以證明專利技術(shù)方案產(chǎn)生了意料不到的 技術(shù)效果時，接受該實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的前提是用以證明的技 術(shù)效果在原申請文件中有明確記載。如果所屬領(lǐng)域的 技術(shù)人員根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)不能預(yù)期該技術(shù)方案所聲稱的 治療效果時，說明書還應(yīng)當(dāng)給出足以證明所

14、述技術(shù)方 案能夠產(chǎn)生所聲稱效果的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。沒有在專利說明 書中公開的技術(shù)方案、技術(shù)效果等，一般不得作為評 價(jià)專利權(quán)是否符合法定授權(quán)確權(quán)標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)。申請日 后補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)不屬于專利原始申請文件記載和公 開的內(nèi)容，公眾看不到這些信息，如果這些實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù) 也不是本申請的現(xiàn)有技術(shù)內(nèi)容，在專利申請日之前并 不能被所屬領(lǐng)域技術(shù)人員所獲知，則以這些實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù) 為依據(jù)認(rèn)定技術(shù)方案能夠達(dá)到所述技術(shù)效果，有違專 利先申請制原則，也背離專利權(quán)以公開換保護(hù)的制度 本質(zhì)，在此基礎(chǔ)上對申請授予專利權(quán)對于公眾來說是 不公平的。當(dāng)專利申請人或?qū)＠麢?quán)人欲通過提交對比三、說明書撰寫應(yīng)證明發(fā)明創(chuàng)造性的證據(jù)在發(fā)明創(chuàng)造性的定義中，有兩個

15、條件 ：“突出的實(shí) 質(zhì)性特點(diǎn)”和“顯著的進(jìn)步”。其中，突出的實(shí)質(zhì)性特 點(diǎn)，是指發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)，對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技 術(shù)人員來說，是非顯而易見的 ；顯著的進(jìn)步，是指發(fā) 明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比能夠產(chǎn)生有益的技術(shù)效果。 當(dāng)發(fā)明內(nèi)容與現(xiàn)有技術(shù)非常接近或落入現(xiàn)有技術(shù)范圍 內(nèi)例如選擇發(fā)明，則需要提供可靠的對比試驗(yàn)證據(jù)證 明發(fā)明相對最接近的現(xiàn)有技術(shù)具有預(yù)料不到的技術(shù)效 果，而該證據(jù)來源需要說明書提供，用以證明說明本 專利技術(shù)方案產(chǎn)生的“預(yù)料不到的技術(shù)效果”，表明本 發(fā)明同現(xiàn)有技術(shù)相比其技術(shù)效果產(chǎn)生了“質(zhì)”的變化， 具有新的性能，或者產(chǎn)生了“量”的變化，超出了人 們預(yù)期的想象，如果說明書記載了相對現(xiàn)有技術(shù)

16、產(chǎn)生 預(yù)料不到的技術(shù)效果的直接證據(jù)，則足以作為證據(jù)用 來證明發(fā)明具備創(chuàng)造性。由此可見，發(fā)明專利說明書 的撰寫尤其是對核心技術(shù)方案產(chǎn)生的技術(shù)效果例如活 性、性能、功效等實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，對證明發(fā)明創(chuàng)造性具有108 中國發(fā)明與專利 2014年第10期CHINA INVENTION & PATENT審查實(shí)踐與研究Patent Examination Practice & Research試驗(yàn)數(shù)據(jù)證明其要求保護(hù)的技術(shù)方案相對于現(xiàn)有技術(shù)具備創(chuàng)造性時，接受該數(shù)據(jù)的前提必須是針對在原申 請文件中明確記載的技術(shù)效果 1。在國家知識產(chǎn)權(quán)局評選的 2012 年度十大案件之 一就因?yàn)榇嬖谏鲜鰡栴}導(dǎo)致專利被駁

17、回失效。根據(jù)國 家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會（以下簡稱復(fù)審委）第48444 號復(fù)審請求審查決定，本案涉及丙型肝炎抑制 劑化合物，申請人貝林格爾 . 英格海姆國際有限公司 于 2004 年向 PCT 國際局提出專利申 請，2005 年進(jìn) 入中國國家階段，2009 年因部分權(quán)利要求不具備創(chuàng) 造性被實(shí)質(zhì)審查部門駁回。申請人不服，于 2009 年 向?qū)＠麖?fù)審委提出復(fù)審請求，對權(quán)利要求書作出修 改，提交了對比實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。復(fù)審合議組經(jīng)仔細(xì)比對 后，認(rèn)為對比文件從整體上已經(jīng)給出了制備本案權(quán)利 要求所述化合物的技術(shù)啟示，本申請對于最接近的現(xiàn) 有技術(shù)是顯而易見的，而復(fù)審請求人提供的對比實(shí)驗(yàn) 數(shù)據(jù)在原始申請文件中并未

18、記載，本申請說明書雖然 記載了本發(fā)明化合物的優(yōu)異性質(zhì)，但是，這種缺乏實(shí) 驗(yàn)數(shù)據(jù)作為依據(jù)的斷言性結(jié)論不能被予以認(rèn)可。具體 理由是 ：本申請的藥理學(xué)測試實(shí)驗(yàn)方案記載于說明書 第 129 136 頁，其中記載了 N S3- N S4A 的蛋白酶測 定、以細(xì)胞為基礎(chǔ)的 HCV RNA 復(fù)制檢測、特異性檢 測、藥物動力學(xué)性質(zhì)檢測 ；本申請說明書第 97 98 頁的實(shí)施例 21 記載了 ：當(dāng)于前述篩檢中檢測時，已發(fā) 現(xiàn)本發(fā)明的一些化合物，在口服給藥后的 1 小時與 2 小時的時間點(diǎn)，血漿中血漿含量高達(dá) 1.5M ；本申請 的說明書第 137 頁第 3 4 行記載了 ：根據(jù)本發(fā)明的 化合物通常顯示低于約 200nM 的 IC50 值，與低于約300nM 的 EC50 值 ；但是，本申請的說明書中始終沒 有記載任何具體化合物的藥理學(xué)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，本領(lǐng)域技 術(shù)人員難以確定上述的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)所對應(yīng)的化合物的具體類型 ；雖然附件 1 中的藥理學(xué)實(shí)驗(yàn)方案中測定了本發(fā)明具體化合物 1007、1008、1055、1111 和對比文件1 中具體化合物 334、719、722、733 的藥代動力學(xué)實(shí) 驗(yàn)數(shù)據(jù)，但是，附件 1 中的藥代動力學(xué)測定實(shí)驗(yàn)方案 并非記載于本申請?jiān)忌暾埼募械膶?shí)驗(yàn)方案，其中 所示的效果數(shù)據(jù)也并未記載于本申請?jiān)忌暾埼募校?因此，附件 1 所記載的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)和復(fù)審請求人所陳述 的本申請化合物所顯