禁止重復授權相關法規(guī)的研究

1、禁止重復授權相關法規(guī)的研究一、相關法律法規(guī)專利權是一種獨占權，未經專利權人許可，任何人不得以生產經營 為目的實施該專利。 為了保證專利權的獨占性， 不得重復授權就成為 專利制度的一項基本原則。 事實上， 容易造成重復授權的情形有以下 四種：不同的人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造先后提出兩份以上專利申請;同一人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造先后提出兩份以上專利申請;不同的人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造同日提出兩份以上專利申請;同一人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造同日提出兩份以上專利申請。對于第種情形，可以根據中華人民共和國專利法（以下簡稱專 利法）第九條第二款進行處理：兩個以上的申請人分別就同樣的發(fā)明 創(chuàng)造申請專利的，專利權授予最先申請的人。對于第

2、種情形，可以 根據專利法第二十二條第二款有關抵觸申請的含義做出處理： 新穎性， 是指該發(fā)明或者實用新型不屬于現有技術;也沒有任何單位或者個人 就同樣的發(fā)明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提 出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利 文件中。也就是說，如有第種情形，對于在后申請，可以依據專利 法第二十二條第二款的規(guī)定， 以在后申請相對于在先申請不具備新穎 性為由駁回該申請。對于以上兩種情況，均有可能存在特殊情形，比如在先申請為發(fā)明 專利申請，在后申請為實用新型申請，在后申請先被授予專利權，授 權時在先申請尚未公布， 因此會造成同樣的發(fā)明創(chuàng)造先授予了在后的 專利申請

3、。 此時在先申請在符合授權條件下也應該授權， 對于同樣的 在后申請，可以通過無效程序來宣告該專利權無效。當然，對于第種情形，申請人可以通過優(yōu)先權制度使得在后申請 享受在先申請的申請日， 其前提是在先、 在后申請符合優(yōu)先權制度所 必須的條件。對于第種情形的處理方式，可以根據專利法實施細則第四十一條 第一款進行處理：兩個以上的申請人同日（指申請日;有優(yōu)先權的， 指優(yōu)先權日）分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的， 應當在收到國務院 專利行政部門的通知后自行協商確定申請人。遇到該種情況，應當通 知申請人自行協商確定申請人。申請人期滿不答復的， 其申請被視為 撤回;協商不成，或者經申請人陳述意見或進行修改后仍

4、不符合專利 法第九條第一款的規(guī)定，兩件申請均予以駁回。對于該種處理方式，比較現實的問題是國務院專利行政部門如何得 知有此種情況發(fā)生， 以及其中一項專利申請授權后另一項專利申請的 處理。例如，兩個不同申請人同日分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請實用新 型專利， 在未授權公告之前其技術方案不可得知， 因此可能造成某案 先審查而得到授權，或者兩項申請都被授權。遇到該種情況，可以通 知申請人或專利權人自行協商確定申請人或專利權人， 協商后做著錄 項目變更。申請人期滿不答復的或者協商不成，已授權的專利通過無 效程序來宣告該專利權無效，未授權專利申請被視為撤回。對于第種情形，可以根據專利法第九條第一款的規(guī)定進行處理

5、：同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權。 但是，同一申請人同日對同樣 的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利， 先獲得的實用新型 專利權尚未終止， 且申請人聲明放棄該實用新型專利權的， 可以授予 發(fā)明專利權。 由于前述三種情形在現實中發(fā)生的幾率較少，且處理 方式在審查實踐中較少有爭議， 在此不做過多討論。 下面僅就專利法 第九條及其對應處理的第種情形進行分析。二、對同一申請人同日提出的同樣發(fā)明創(chuàng)造的處理1.相關法條含義解析專利法第九條規(guī)定如下：同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權。但 是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā) 明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止， 且申請人聲

6、明放棄該實 用新型專利權的，可以授予發(fā)明專利權。兩個以上的申請人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的，專利權授予 最先申請的人。該法條實際上包含三層含義。第一款第一句首先明確了不得重復授 權的總原則， 即同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權。 第一款第二句 對于前述第種情況的處理方式進行了規(guī)定， 即同一申請人就同樣的 發(fā)明創(chuàng)造同日提出兩份以上專利申請的處理方式。 第二款是根據我國 適用的在先申請原則， 明確了不同的人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造先后提出兩 份以上專利申請的處理原則，也就是對前述第種情況的處理方式。該法條首先允許同一申請人同日就同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型 專利，又申請發(fā)明專利， 但實用新型授權后，

7、發(fā)明專利申請授權的須 滿足兩個前提條件，即先獲得的實用新型專利權尚未終止， 以及申請 人聲明放棄該實用新型專利權，兩者缺一不可。首先，先獲得的實用 新型專利權尚未終止，能避免出現先授予的實用新型專利權已終止，隨后又有同樣保護范圍的發(fā)明被授權的情況發(fā)生。 這會使得社會公眾 因在先授予的實用新型專利權終止而誤以為該技術為社會公眾所有 因而隨意使用，卻因隨后授予的發(fā)明專利權而產生侵犯專利權的行為， 從而使公眾利益不當受損。 再者，申請人聲明放棄該實用新型專利權，原則上保證了專利法第九條同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權的 基本原則，也就是同樣的發(fā)明創(chuàng)造不能有兩項有效的專利權同時存在。為了保證專利法第九

8、條能以更合理的方式實施，我國專利法實施細 則第四十一條第二款至第五款還做了進一步的規(guī)定： 同一申請人在同日（指申請日）對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型 專利又申請發(fā)明專利的， 應當在申請時分別說明對同樣的發(fā)明創(chuàng)造已 申請了另一專利;未作說明的，依照專利法第九條第一款關于同樣的 發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權的規(guī)定處理。國務院專利行政部門公告授予實用新型專利權，應當公告申請人已 依照本條第二款的規(guī)定同時申請了發(fā)明專利的說明。發(fā)明專利申請經審查沒有發(fā)現駁回理由，國務院專利行政部門應當 通知申請人在規(guī)定期限內聲明放棄實用新型專利權。 申請人聲明放棄 的，國務院專利行政部門應當作出授予發(fā)明專利權的決定， 并

9、在公告 授予發(fā)明專利權時一并公告申請人放棄實用新型專利權聲明。 申請人不同意放棄的，國務院專利行政部門應當駁回該發(fā)明專利申請;申請人期滿未答復的，視為撤回該發(fā)明專利申請。實用新型專利權自公告授予發(fā)明專利權之日起終止。我們知道，專 利權終止包括未繳納年費終止， 主動放棄專利權終止和期限屆滿終止。 其中，主動放棄專利權終止的終止日為放棄專利權手續(xù)合格日， 期限 屆滿終止日為申請日起第10年或20年的相應日，而未繳納年費終 止其終止日為上一年度繳費期滿日， 未繳納年費終止之前還有等待年 費滯納金的階段，也就是說未繳年費終止是相對滯后的審查結論。2.審查實例解讀為了更清楚說明按照現行相關專利法和細則，

10、審查同一人就同樣的 發(fā)明創(chuàng)造同日既提出實用新型專利申請又提出發(fā)明專利申請時可能 會遇到的問題，下面僅舉一例詳述。例如，某發(fā)明專利申請A,于2011年10月28日提出申請，申請人同日提交了同樣的實用新型申請B， 該申請B于2012年9月5日授權公告。該實用新型專利B授權后， 專利權人未繳納下一年度（第二年度）的年費，專利局于2012年12月4日發(fā)出繳費通知書，告知專利權人應繳納相應的年費，此時該 專利B處于等年費滯納金狀態(tài)。2013年1月3日，申請A的審查員發(fā)出審查意見通知書，告知申 請人，其于本申請A同日提出的實用新型專利申請B已經被授予專 利權。該實用新型專利的權利要求的保護范圍1-2與本申

11、請權利要 求完全相同， 屬相同主題和內容的發(fā)明創(chuàng)造。 依據專利法第九條第一 款有關同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能被授予一項專利權的規(guī)定， 申請人應當在 該實用新型專利和本發(fā)明專利申請中進行選擇， 保留其中的一項專利。 申請人可以放棄上述實用新型專利權，也可以撤回本發(fā)明專利申請。根據該審查意見通知，申請人提交了放棄實用新型專利權聲明，根 據該聲明，A案審查員對A案發(fā)出授予專利權通知書，授予發(fā)明專利 權。該發(fā)明專利申請于2013年6月5日授權公告。 根據專利法實施 細則第四十一條第第五款的規(guī)定， 實用新型專利B于2013年6月5日起終止。 上述審查過程看似符合專利法及實施細則的規(guī)定， 實際上 其中隱含弊端。首

12、先，在實審審查員發(fā)出審查意見通知書的時候，同樣的申請B處 于等待年費滯納金狀態(tài)，該狀態(tài)屬于不穩(wěn)定狀態(tài)，或者稱待定狀態(tài)。此狀態(tài)下案件既可能因專利權人補繳了年費及滯納金而使專利狀態(tài) 恢復為專利權維持狀態(tài)， 也有可能因專利權人未補繳年費及滯納金而 使專利狀態(tài)變成專利權終止。此時審查員要求申請人放棄專利權B，有所不妥。 放棄專利權的前提應該是該專利權處于有效狀態(tài)， 而該案 當時案件處于待定狀態(tài)， 在這種情況下， 審查員應在審查意見通知書 中告知申請人應繳納專利B的相應年費和滯納金，使得專利B處于 專利權維持狀態(tài)，此時該專利權才具備放棄的基本條件。再者，該專利權B自公告授予發(fā)明專利權之日起終止，該終止日

13、期 客觀上也造成了專利權人有一段時間的不當獲利。該專利B自授權 之后未繳納后續(xù)年費，按照規(guī)定， 其應于上一年度繳費期滿日而終止，也就是其終止日應為2012年10月28日，而不是等到同樣的發(fā)明 專利申請授權公告日2013年6月5日終止。如是，會造成該專利 權人在2012年10月28日至2013年6月5日期間，仍享有實用 新型專利權B,而該專利并未繳納第二年年費，因此在這段時間內不 應享有專利權，屬不當獲利，對于社會公眾是不公平的。三、小結和建議通過上述分析， 筆者對目前禁止重復授權的處理方式提出一些建議， 不盡成熟，供業(yè)內同事探討。1.審查實踐 對于前述容易造成重復授權的前三種情形的處理方式，在前面已經 討論，不再贅述。對于同一人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造同日提出兩份以上專利申請。按照目 前的審查周期， 通常情況下發(fā)明專利申請在實審的時候， 相同的實用 新型專利申請已經授權。 在發(fā)明專利申請滿足授權的前提下， 如果該 實用新型專利處于專利權維持狀態(tài)， 審查員應通知申請人在該實用新 型專利和本發(fā)明專利申請中進行選擇， 保留其中的一項專利， 申請人 可以放棄上述實用新型專利權，也可以撤回本發(fā)明專利申請;如果該 實用新型專利處