一種答復(fù)發(fā)明專利實(shí)質(zhì)審查意見的方法

1、一種答復(fù)發(fā)明專利實(shí)質(zhì)審查意見的方法來源： 作者：日期：2011-06-30發(fā)明專利申請(qǐng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查程序后，審查員在第一次審查意見通知書中，通常給出三種結(jié)論性意見，一是只提出申請(qǐng)文件中的形式錯(cuò)誤，假如申請(qǐng)人遵循審查員的意見或建議做出修改后，可望授權(quán)；二是經(jīng)過檢索，引用對(duì)比文件，對(duì)專利申請(qǐng)文件的新奇性或者創(chuàng)造性提出質(zhì)疑，要求申請(qǐng)人陳述該專利申請(qǐng)可以授權(quán)的理由，否則將不能授予專利權(quán)；三是審查員認(rèn)為專利申請(qǐng)中沒有可以被授予專利權(quán)的實(shí)質(zhì)內(nèi)容，假如申請(qǐng)人沒有陳述理由或者陳述理由不充分，該申請(qǐng)將被駁回。對(duì)于上述第一種類型，申請(qǐng)人只要按照審查員的要求克服申請(qǐng)文件的缺陷即可， 對(duì)第三種類型，由于涉及專利撰寫時(shí)的

2、失誤，比如公開不充分等，很難在實(shí)質(zhì)審查程序中得到補(bǔ)救。 本文著重討論針對(duì)第二種類型，假 如不同意審查員的意見，如何撰寫出一份邏輯嚴(yán)謹(jǐn)、說理清楚并令審查員信服的意見陳述書。一、“特征比較”法“特征比較”法在專利侵權(quán)訴訟中，得到普遍運(yùn)用和認(rèn)可。但在 實(shí)質(zhì)審查程序中，是否有必要運(yùn)用以及如何運(yùn)用“特征比較”法，還鮮見文章論述。由于專利審查程序和 審查標(biāo)準(zhǔn)的非凡性，還需要仔細(xì)研究和探索如何將“特征比較”法運(yùn)用到專利實(shí)質(zhì)審查程序中。本文以一個(gè)實(shí)際案例為例，說明“特征比較”法的基本思路。案例介紹題為“單板大容量數(shù)字時(shí)分交換網(wǎng)絡(luò)”的中國發(fā)明專利申請(qǐng)99109931，在實(shí)質(zhì)審查程序中，審查員以兩份對(duì)比文件相結(jié)合

3、為證據(jù)，認(rèn)為該發(fā)明專利申請(qǐng)的權(quán)利要求1不具 備創(chuàng)造性，并接著指出，權(quán)利要求 2、6和7無創(chuàng)造性。筆者運(yùn)用“特征比較”法，將該專利申請(qǐng)的權(quán)利要求1與對(duì)比文件1、2披露的技術(shù)特征相對(duì)照，逐一比較分析，得出該發(fā)明專利申請(qǐng)具備創(chuàng)造性的結(jié)論，審查員對(duì)筆者的分析表示認(rèn)可，最終授予了專利權(quán)。運(yùn)用“特征比較”法撰寫意見陳述書的步驟借助于方法發(fā)明的獨(dú)立權(quán)利要求的撰寫格式， 介紹運(yùn)用“特征比較”法撰寫意見陳述書的步驟：首先，開宗明義地提出申請(qǐng)人不同意申請(qǐng)員的意見 ；將審查員的審查意見要點(diǎn)歸納后，一一列出；將對(duì)比文件的公開號(hào)（或者出版刊物），公開日期列出將專利申請(qǐng)權(quán)利要求1的技術(shù)特征，對(duì)比文件1、2披露的技術(shù)特征列

4、出，對(duì)應(yīng)地創(chuàng)建一個(gè)表格，對(duì)應(yīng)地填入技術(shù)特征；通過表格，對(duì)照說明，專利申請(qǐng)權(quán)利要求1的哪些技術(shù)特征與對(duì) 比文件相同，哪些特征與對(duì)比文件不同，不同的理由是什么二、“特征比較”法在發(fā)明專利申請(qǐng) 99109931 案的具體運(yùn)用。根據(jù)上述的“特征比較”法，將審查員的審查意見要點(diǎn)歸納后一 一列出，并將對(duì)比文件的公開號(hào)（或者出版刊物），公開日期列出后，分析了本發(fā)明專利申請(qǐng)的技術(shù)特征 和對(duì)比文件1、2所披露的技術(shù)特征。本申請(qǐng)的技術(shù)特征是：串并轉(zhuǎn)換模塊、并串轉(zhuǎn)換模塊、1X n數(shù)據(jù)存儲(chǔ)單元壓縮矩陣、地址比較模塊、控制存儲(chǔ)模塊；對(duì)比文件1所披露的技術(shù)特征為：多個(gè)串/并轉(zhuǎn)換單元、多個(gè)并/ 串轉(zhuǎn)換單元、多個(gè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)單元

5、、多個(gè)控制存儲(chǔ)單元；對(duì)比文件2所披露的技術(shù)特征為：地址控制存儲(chǔ)單元下來，用列表的形式，將上述技術(shù)特征進(jìn)行對(duì)比，便于直觀分析， 表格如下：權(quán)利要求1的創(chuàng)造性分析：本申請(qǐng)的權(quán)利要求1對(duì)比文件1對(duì)比文件21串并轉(zhuǎn)換模塊 多個(gè)串/并轉(zhuǎn)換單元2并串轉(zhuǎn)換模塊 多個(gè)并/串轉(zhuǎn)換單元3 1 x n數(shù)據(jù)存儲(chǔ)單元壓縮矩陣 多個(gè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)單元4地址比較模塊地址控制存儲(chǔ)單元5控制存儲(chǔ)模塊多個(gè)控制存儲(chǔ)單元在意見陳述書中指出：“申請(qǐng)人認(rèn)為，即使在權(quán)利要求 1的特征1、2、3和5與對(duì)比文件1公開的技術(shù)特征相同的情況下，對(duì)比文件2中的“地址控制存儲(chǔ)單元”并沒有公開址比較模塊與地址控制存儲(chǔ)單元的作用是不同的?！敝档米⒅氐氖?，通過列

6、表分析，實(shí)際上申請(qǐng)人已經(jīng)默認(rèn)了對(duì)比文 件1所披露的技術(shù)特征已經(jīng)覆蓋了本申請(qǐng)的相應(yīng)技術(shù)特征，只是從對(duì)比文件 2中的“地址控制存儲(chǔ)單元” 并沒有公開本申請(qǐng)的“地址比較模塊”方面來證實(shí)自己的主張。申請(qǐng)人接著分析了對(duì)比文件2的“地址控制存儲(chǔ)單元”與本申請(qǐng) 的“地址比較模塊”的不同之處，申請(qǐng)人認(rèn)為：“對(duì)比文件2中的地址控制存儲(chǔ)單元包括讀和寫存儲(chǔ)器， 用于存 儲(chǔ)數(shù)據(jù)（存儲(chǔ)地址可控制）。而權(quán)利要求1明確指出其地址比較模塊，“是用來控制數(shù)據(jù)存儲(chǔ)單元壓縮矩陣的”。二者的功能是根本不同的。審查員既沒有說明對(duì)比文件 2中的地址控制存儲(chǔ)單元是如何與 本申請(qǐng)中的地址比較模塊相同的，又沒有說明將兩份對(duì)比文件的結(jié)合對(duì)本領(lǐng)域

7、普通技術(shù)人員是顯而易見的 理由。由于兩者的上述作用的區(qū)別，將對(duì)比文件1和對(duì)比文件2結(jié)合起來，并不能得到本發(fā)明?！睘榱耸股暾?qǐng)人的意見陳述能夠更有說服力，申請(qǐng)人接著引用了 審查指南的有關(guān)規(guī)定，申請(qǐng)人指出審查指南第二部分第四章中，對(duì)創(chuàng)造性提出了明確的判定方法，其中的第三個(gè)步驟要求判定這種對(duì)比文件的結(jié)合“對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。判定過程中，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別特征應(yīng)用到該最接近現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題的啟示”。下述情況，審查指南認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)存在上述“技術(shù) 啟示”：“所述區(qū)別特征為另一篇對(duì)比文件中披露的相關(guān)技術(shù)手段，該技術(shù)手段在對(duì)比文件中所起的作用與該區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中為解決該重新確定的技術(shù)問題所起的 作用相同”。（見審查指南2-54頁）在本發(fā)明中，對(duì)比文件二中披露的相關(guān)技術(shù)手段與地址比較模塊 的名稱和作用均不相同，即使“所述區(qū)別特征為另一篇對(duì)比文件中披露的相關(guān)技術(shù)手段”，但是由于該技 術(shù)手段與本發(fā)明的地址比較模塊所起的作用的本質(zhì)不同，并沒有給出上述的“技術(shù)啟示”，明顯不符合上 述審查指南的規(guī)定?！弊詈?，申請(qǐng)人總結(jié)了對(duì)比文件2的“地址控制存儲(chǔ)單元”與本申 請(qǐng)的“地址比較模塊”的不同之處,“由于本發(fā)明地址比較模塊的作用是用來控制數(shù)據(jù)存儲(chǔ)單元壓縮矩陣，所以，其結(jié)構(gòu)也有顯著特點(diǎn)，說明書附圖的圖4,給出了本發(fā)明