淺談PCT申請中對修改超范圍的認(rèn)定問題

1、淺談pct申請中對修改超范圍的認(rèn)定問題discussion on the identification of amendment in pct application孫興春 作者單位：國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心 摘要本文以一個pct申請，申請?zhí)枮?00780037736.4的實際案例為例，針對代理人對申請 文件的修改是否符合專利法第三十三條的規(guī)定問題展開論述，初步探討了關(guān)于pct申請修 改是否超范i韋i的認(rèn)定問題。關(guān)鍵詞pct申請 修改超范圍 審查基準(zhǔn) 專利代理一、引言根據(jù)專利法第三十三條的規(guī)定：“申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發(fā) 明和實用新型專利申請文件的修改不得

2、超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，對外觀設(shè)計 專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范i韋i。”，但是在實際審查工作屮，由于 pct申請的特殊性，往往由于其公開語言的不同，在進入中國國家階段的中文譯文中通常 很難做到與原文保持一致，即從表達形式到實際含義的完全一致，因此，在實際審查工作中, 代理人通常會協(xié)助申請人，根據(jù)國際公開文本的內(nèi)容對申請文件進行進一步修改，而由于審 查員自身也不大可能對各國語言都有較深入的了解，對于申請人陳述的修改理由往往難以做 出準(zhǔn)確的判斷，這就給審查員認(rèn)定相關(guān)修改是否符合專利法第三十三條的規(guī)定帶來一定困 難。目前比較通行的做法是根據(jù)實際案情，具體情況具體分析

3、，通過修改后的申請文件與進 入中國國家階段的中文譯文以及國際公開文本相互比對，并通過與熟悉相關(guān)領(lǐng)域并具備相應(yīng) 語言知識的專家進行討論，以確定相關(guān)修改是否符合專利法第三十三條的規(guī)定。下面就通過 一個實際案例來進行討論。二、案例簡介本文采用的實際案例是申請人“科萊恩金融(bvi)有限公司”的申請?zhí)枮?“200780037736.4”，發(fā)明名稱為“用于制備穩(wěn)定化的耐光塑料的基于茂金屬聚烯炷蠟的活 性物質(zhì)組合物”的pct發(fā)明屮請，審查員在第一次審查意見通知書屮評述了全部權(quán)利要求 的新穎性和創(chuàng)造性，在答復(fù)第一次審查意見通知書的過程中，代理人協(xié)助巾請人對權(quán)利要求 1進行了修改，將原始權(quán)利要求1中的表述“任

4、選一種”修改為“任選地，一種. ”， 修改依據(jù)為本申請對應(yīng)的pct國際公開文本中的德語措辭“optional”，在此翻譯為“任選 地”更準(zhǔn)確和清楚。并認(rèn)為由以上陳述可以看出，上述修改沒有超出原始說明書和權(quán)利要求 書中記載內(nèi)容的范圍，符合專利法第三十三條的規(guī)定。針對上述修改，審查員在第二次審查意見通知書中指出：“屮請人將權(quán)利要求1屮記載 的“諭任選一種或多種選自極性和非極性非茂金屬聚烯桂蠟的蠟”，修改為“任選地,一種 或多種選自極性和非極性非茂金屬聚烯炷蠟的蠟”。修改前的含義為：任意選擇一種或多種 選自極性和非極性非茂金屬聚烯燒蠟的蠟，也就是說，至少要選擇一種后面的組分，而修改 后的含義為：一種

5、或多種選自極性和非極性非茂金屬聚烯坯蠟的蠟屬于非必需的組分，可以 有，也可以沒有。顯然，修改前后的含義并不相同。同時，在本申請對應(yīng)的pct國際公開 文本中的權(quán)利要求1中出現(xiàn)的德語措辭“optional",只表示“任選”，其并沒有明確記載“任 選地,一-種或多種選自極性和非極性年茂金屬聚烯繪蠟的蠟”，即并沒有記載一種或多種選 自極性和非極性非茂金屬聚烯炷蠟的蠟屬于非必需的組分，可以有，也可以沒有這層含義。 因此，修改后的權(quán)利要求1在原屮請文件中沒有記載，也無法根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文 字記載的內(nèi)容直接地、毫無疑義地確定，因此該修改超出了原說明書和權(quán)利要求書記載的范 圍，不符合專利法第

6、三十三條的規(guī)定?！贬槍Φ诙螌彶橐庖娡ㄖ獣?，代理人協(xié)助申請人在意見陳述書中對所述修改進行了進一 步說明：“首先，根據(jù)審查指南第三部分第二章第3.3節(jié)的規(guī)定，對于以外文公布的國際申 請，原始提交的國際申請文件具有法律效力，作為申請文件修改的法律依據(jù)，如申請人在答 復(fù)第一次審查意見通知書時所述，所述修改的依據(jù)為本申請對應(yīng)的pct國際公開文本中的 德語措辭“optional”，修改后的表述將其原始中譯文“任選”修改為“任選地”，更準(zhǔn)確和 清楚地反映了該徳語單詞的含義，具體地說，從pct國際公開文本的權(quán)利要求1可以看出， 其中德語單詞“optional”為原形，沒有根據(jù)其后面修飾的名詞的性、數(shù)、格進行

7、詞尾變化, 并且該單詞位于修飾所述名詞的冠詞的前面,因此該德語單詞在此不是作定語的形容詞，而 是作狀語的副詞,因此在其中譯文中添加作狀語的副詞常用的助詞“地”是合理和顯然的； 另外，根據(jù)本申請原始說明書笫3頁第89行，所述的本發(fā)明組合物中的蠟含有至少50重 量的聚丙烯-茂金屬蠟，基于總蠟級分的重量計，由此可見聚丙烯-茂金屬蠟的含量可以雖 高為100重量,這樣所述組合物的蠟級分都是聚丙烯-茂金屬蠟,從而在本發(fā)明組合物屮 就不含有一種或多種選自極性和非極性非茂金屬聚烯怪蠟的蠟，即這樣的非茂金屬蠟是任選的，不是必要組分；另外，原始說明書第4頁第14-18行中公開了本發(fā)明的優(yōu)選組合物中非茂金屈蠟的含量

8、 可以為“030重量”，由此可見其下限可以為0,即這樣的非茂金屬蠟是任選的，不是必 要組分；因此，所述修改沒有超出原始說明書和權(quán)利要求書中記載內(nèi)容的范圍，符合專利法第三 十三條的規(guī)定審查員在進一步核對本申請對應(yīng)的pct國際公開文本，并與熟悉德語的相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域 同事進行討論后，接受了申請人的意見陳述，認(rèn)同所述修改符合專利法笫三十三條的規(guī)定。三、案例分析首先，關(guān)于審查基準(zhǔn)的問題。根據(jù)專利法第三十三條的規(guī)定：“申請人可以對其專利申 請文件進行修改，但是，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要 求書記載的范圍?！保簿褪钦f，在判斷申請人對專利申請文件所做的修改是否符合專利法第 三十

9、三條規(guī)定的問題時，首先要確定原說明書和權(quán)利要求書。這對國內(nèi)申請來說相對簡單, 因為國內(nèi)申請往往只有一份原始申請，原說明書和權(quán)利要求書往往就是申請人于申請日提交 的申請文件屮的相應(yīng)部分。而對于pct申請，情況則要復(fù)雜得多，除了在進入國家階段提 交的申請文件的中文譯文外，還有國際階段的公開文本，有優(yōu)先權(quán)的可能還要考慮其優(yōu)先權(quán) 文本，如果是分案申請，則還需考慮母案申請的情況。可見，在確定審查基準(zhǔn)的問題上， pct屮請有其特殊性。那么，針對本案，審查基準(zhǔn)要如何確定呢？雖然專利法第三十三條僅籠統(tǒng)的規(guī)定是依據(jù) “原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”，但是，根據(jù)專利審查指南第二部分第八章第5.2.1.1 節(jié)中的

10、相關(guān)規(guī)定：“原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍包括原說明書和權(quán)利要求書文字記載 的內(nèi)容和根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地 確定的內(nèi)容。屮請人在屮請fi提交的原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，是審查上述修改是 否符合專利法第三十三條規(guī)定的依據(jù)，申請人向?qū)＠痔峤坏纳暾埼募耐馕奈谋竞蛢?yōu)先權(quán) 文件的內(nèi)容，不能作為判斷申請文件的修改是否符合專利法第三十三條規(guī)定的依據(jù)。但進入 國家階段的國際申請的原始提交的外文文本除外，其法律效力參見本指南第三部分第二章第 3.3節(jié)”，在專利審查指南第三部分第二章第3.3節(jié)中有如下說明:"3.3原始提交的國際申請 文件的法律

11、效力對于以外文公布的國際申請，針對其中文譯文進行實質(zhì)審查，一般不需核對原文；但是 原始提交的國際屮請文件具有法律效力，作為屮請文件修改的依據(jù)。對于國際申請，專利法第三十三條所說的原說明書和權(quán)利要求書是指原始提交的國際申 請的權(quán)利要求書、說明書及其附圖。”而針對是否需要核對原文的問題，在審查操作規(guī)程實質(zhì)審查分冊中有更具體的規(guī)定， 在其中的第十一章第1.3節(jié)中有如下說明：“根據(jù)審查指南第三部分第二章3.3的規(guī)定，對于 申請語言為中文以外的其他語言的pct巾請，應(yīng)當(dāng)針對其中文文本進行審查，一般不需核 對原文。紺要核対原文的情況是指：(1) 審查中，如果發(fā)現(xiàn)審查文本中存在的某些缺陷可能是翻譯造成的，如

12、說明書中前 后兩段內(nèi)容明顯不連貫，懷疑可能是中間遺漏了一些內(nèi)容，則需要核對原文以確定是否要求 申請人改正譯文錯誤。(2) 如果修改文本超出了中文文本記載的范圍，則需要進一步依據(jù)原始提交的外文pct 申請文本來判斷修改是否超范圍?！币虼耍槍Ρ景傅膶嶋H情況，通過比較相關(guān)的各種規(guī)定，可以判斷出本案適用所述第(2) 種情況，即依據(jù)原始提交的外文pct屮請文本來判斷修改是否超范|韋|。在確定了審查基準(zhǔn)后，審查員通過核對原始提交的外文pct申請文本，發(fā)現(xiàn)其中相應(yīng) 的記載為：“ 1. wirkstoffzusammensetzung enthaltendi) ein oder mehrere uv-sta

13、bilisatoren5ii) ein oder mehrere metallocen-polyolefinwachse,iii) optional ein oder mehrere wachse ausgewahlt aus polaren und unpolaren nicht-metallocen-polyolefinwachsen sowieiv) gegebenenfalls ein oder mehrere homound/oder copolymere des ethylens und/oder propylens, dadurch gekennzeichnet, dass di

14、ese uv-stabilisatoren in einer menge von wenigstens 10 bis 90 gew.-% und mindeslens 10 gew.-% wachs enthak, bezogen jeweils auf das gesamtgewicht der zusammensetzungo n其中，“optional”并沒有用逗號與其他部分隔開，以強調(diào)其后面的組分是可有可無的， 正如審查員在笫二次審查意見通知書中所述，其中出現(xiàn)的德語措辭“optional”,只表示“任 選”，其并沒有明確記載“任選地,一種或多種選自極性和非極性非茂金屬聚烯桂蠟的蠟”,

15、即并沒有記載一種或多種選自極性和非極性非茂金屬聚烯炷蠟的蠟屬于非必需的組分，可以 有，也可以沒有這層含義。這也是審查員質(zhì)疑該修改不符合專利法第三十三條規(guī)定的原因z 一。但是，在綜合考慮了原中請文件中的相關(guān)內(nèi)容后，審查員與熟悉德語的相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域?qū)?家進行討論后，還是同意了申請人在意見陳述書中陳述的理由，即通過字面本身的含義，以 及其在具體技術(shù)方案中的含義綜合考慮后，認(rèn)定所述修改是符合專利法笫三十三條規(guī)定的。ui由以上實際案例可以概括得出，在判斷對pct申請的修改是否符合專利法第三十三條 規(guī)定的吋候，首先要確定好審查基準(zhǔn)，即以何吋提交的申請文件為準(zhǔn)來進行判斷，如杲在進 入中國國家階段的屮文譯文屮已經(jīng)記載了修改后的內(nèi)容，則不必再核對原文。而對于如審查 操作規(guī)程實質(zhì)審查分冊屮所列舉的具體情況，則可以按照相關(guān)規(guī)定核對原文，以確定所做 修改是否超范圍。同時，在判斷對pct申請的修改是否超范圍的問題上，除了要核對原文, 通過文字對比來判斷是否超范圍外，還要重視結(jié)合申請文件整體進行考慮，站在本領(lǐng)域技術(shù) 人員的角度來判斷在具體的技術(shù)方案中，所做修改是否符合專利法的相關(guān)規(guī)定。最后，本案還有一點值得思索。通過與代理人的交流，審查員得知做出所述修改并不是 應(yīng)屮請人的要求，而是市代理人所做的，其目的也許是為了彌補在翻譯過程屮所造成的權(quán)利 耍求不清楚的問