企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)海外維權(quán)專題.ppt

企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)海外維權(quán)形勢及基本策略 第一節(jié)現(xiàn)狀國際知識產(chǎn)權(quán)糾紛案例 DVD事件 doc技術壁壘案例 溫州打火機事件 doc 1 案件類型絕大部分案件涉及專利糾紛 涉及版權(quán) 商業(yè)秘密 植物新品種糾紛的案件極為罕見 涉及商標糾紛的案件主要為搶注 權(quán)屬糾紛 一般不涉及侵權(quán)訴訟 2 地區(qū)分布絕大部分發(fā)生在美國 發(fā)生在歐洲 日本 韓國的訴訟案件很少 發(fā)生在其他發(fā)展中國家的情況更少 3 發(fā)起情況分類約90 以上是我國企業(yè)首先作為被告進入訴訟 而且往往是作為制造商 OEM商與國外經(jīng)銷商 超市 進口商等作為共同被告進入訴訟4 起因分類在發(fā)展中國家 我國企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)行動主要限于對來自中國大陸 中國香港地區(qū) 中國臺灣地區(qū) 東南亞 非洲 俄羅斯的侵權(quán)產(chǎn)品經(jīng)銷商 或者本地的制造商 組裝企業(yè)等發(fā)送律師函 我國企業(yè)提起的侵權(quán)訴訟很少 在發(fā)達國家 往往是國外企業(yè)對來自中國的產(chǎn)品提起侵權(quán)訴訟后 我國企業(yè)通過抗辯來維護自己的知識產(chǎn)權(quán) 5 案件結(jié)果大部分案件沒有進入實質(zhì)審理程序 絕大部分案件沒有走完全部訴訟程序就已終結(jié) 由于中國企業(yè)不出庭或者不積極配合取證提前終結(jié)的案件約占一半 其余案件也大部分以和解結(jié)案 6 案件影響大部分案件中 中國企業(yè)的產(chǎn)品被禁止繼續(xù)進口 銷售 少部分案件中 中國企業(yè)支付了和解費用 得以繼續(xù)進入國外市場 中國企業(yè)打贏海外知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)訴訟的案例較少 第二節(jié)中國企業(yè)海外維權(quán)的基本條件一 知識產(chǎn)權(quán)的戰(zhàn)略部署 一 專利戰(zhàn)略1 專利申請戰(zhàn)略A 對于核心專利要及時注冊 申請在先原則 發(fā)明在先原則 美國 菲律賓 美國對于外國企業(yè)的在先發(fā)明證明一般是不承認的 充分考慮企業(yè)自身情況 技術本身特點及競爭的需要來選擇技術保護手段 技術專利化 專利標準化 注意對圍繞核心技術的外圍技術 配套措施的開發(fā) 進行商貿(mào)活動前 一定要在該地區(qū)或國家申請專利 確保獲得該國家或地區(qū)的專利權(quán)后才進行貨物貿(mào)易 B 專利公開 當中國企業(yè)與海外競爭對手同時在開發(fā)某項專利技術時 但競爭對手略占優(yōu)勢 專利權(quán)很可能被對手搶先申請并獲得 自己開發(fā)成功的技術 產(chǎn)品若沒有必要獨占 或者沒有把握獲得專利權(quán) 但如果被競爭對手申請了專利會給本企業(yè)帶來威脅時 IBM公司每周都會公開發(fā)布一些相關信息 這些信息他們認為沒有必要申請專利 但又必須防止其他競爭企業(yè)申請專利而妨礙自己使用 寶潔公司在我國公開了大量的專利申請 但是專利公布之后就被放棄了 2 交叉授權(quán)交叉許可的互惠互利策略是指企業(yè)間以專利技術作為對等交換的一種戰(zhàn)略 以復雜的綜合技術為對象的領域中 這種許可作為有力的專利戰(zhàn)略被廣泛運用 二 企業(yè)商標戰(zhàn)略1 及時注冊策略在產(chǎn)品沒有上市之前搶先注冊商標 指的是產(chǎn)品尚未出現(xiàn)在市場上 或尚未出口到他國 應事先在本國或外國申請注冊商標 以防止被競爭對手搶注2 防御商標與聯(lián)合商標策略案例 金帝商標 doc 3 營業(yè)商標策略在市場競爭中為了擴大企業(yè)的影響力 并提高商標的知名度 同時避免他人將自己的企業(yè)字號作為商標注冊 或?qū)⒆约旱纳虡俗鳛槠渥痔柺褂?從而在市場上造成混亂而難以保護 企業(yè)將自己企業(yè)名稱中的字號作為商標進行注冊 或?qū)⒆约旱纳虡嗣Q作為企業(yè)名稱中的字號使用 這種做法稱為使用營業(yè)商標策略 案例 商標和字號 doc 4 商標許可策略5 馳名商標策略目前 我國馳名商標的保護實行 被動保護 一次有效 所謂 被動保護 就是有關司法 行政執(zhí)法機關必須是在執(zhí)法司法過程中應申請人申請而被動進行認定 而不能主動進行認定 所謂 一次有效 就是指馳名商標認定的效力 只針對個案 沒有普遍效力 在其他訴訟中若要獲得馳名商標特殊保護 必須重新認定 6 阻遏他人權(quán)利策略在法律框架的允許之內(nèi) 在初審公告期之前 對競爭企業(yè)的商標注冊提出策略性異議 為自己的企業(yè)爭取時間 也消耗競爭對手的精力 財力 商標局異議 4年 商標評審委員會復議 3 4年 行政訴訟一審 半年 二審 3個月 建議企業(yè)聘請專業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)管理師 CIPM 定期出具商標監(jiān)測報告 一旦發(fā)現(xiàn)可疑商標 立即提出異議 二 必要的國內(nèi)準備工作1 組織配置2 法律分析我國知識產(chǎn)權(quán)實體法規(guī)已經(jīng)與國外高度接軌 國內(nèi)企業(yè)可以先在國內(nèi)開展侵權(quán)檢索和分析 對案件前景有所了解 3 證據(jù)收集自主設計證據(jù) 自主知識產(chǎn)權(quán)證據(jù) 商業(yè)銷售記錄等 4 科技文檔管理草圖 設計圖 計劃書 科研報告 計算機文檔 設計樣品 科研通訊 生產(chǎn)技術文檔 安全標準 技術標準 操作規(guī)范 質(zhì)量標準等信息安全準則 身份與權(quán)限對應 訪問受控制 數(shù)據(jù)可保密 信息完整性可驗證 信息來源不可否認性 科技文檔創(chuàng)建與修改時間不可否認性便利原則 方便檢索 方便調(diào)取 方便使用 5 通訊管理對方當事人往往會要求法院向我方企業(yè)調(diào)取全部相關的通訊資料 如傳真 電子郵件 信函 要約 訂單等 6 合同管理企業(yè)通過各種契約關系預先降低知識產(chǎn)權(quán)風險 知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)豁免條款 知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)擔保條款 知識產(chǎn)權(quán)許可條款 最低知識產(chǎn)權(quán)許可費用擔保條款 7 維權(quán)預算企業(yè)要預先準備知識產(chǎn)權(quán)海外維權(quán)費用 如果不能在產(chǎn)品價格中預先計入該筆費用 則企業(yè)可以投保知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)保險 或者預先加入知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略聯(lián)盟 通過保險公司 聯(lián)盟企業(yè)等分擔維權(quán)費用 8 團隊搭建組建以總經(jīng)理為核心 知識產(chǎn)權(quán)部具體工作的維權(quán)團隊 同時需要配備保護中國知識產(chǎn)權(quán)聯(lián)合會 中國貿(mào)易促進委員會 中華全國律師協(xié)會等這方面有豐富海外應對知識產(chǎn)權(quán)糾紛的外援團隊 9 權(quán)利挖掘我國企業(yè)的專利挖掘能力很低 大部分可以部署知識產(chǎn)權(quán)的技術創(chuàng)新 外觀要素等都被忽略了10 權(quán)利維護對一個重大發(fā)明 一次專利撰寫即使包含大量專利文獻也未必能堵住全部空白點 企業(yè)需要進行大量的后續(xù)申請 不斷封堵新發(fā)現(xiàn)的空白點 11 權(quán)利交易知識產(chǎn)權(quán)交易可以給企業(yè)贏得一些核心專利 這比獨立研發(fā) 挖掘 部署的時間更短 效率更高 12 戰(zhàn)略聯(lián)盟為了維護我國數(shù)字電視產(chǎn)品的國外市場 我國十幾家大企業(yè)組建了知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略聯(lián)盟 13 侵權(quán)預警公司研發(fā)部門工程師去了解市場及產(chǎn)品研發(fā)方向 并有效高速地進行專業(yè)信息搜尋 避免公司因為研發(fā)失誤陷入專利糾紛之中 案例 通領 doc1 萊伏頓起訴通領的直接原因和深層原因 2 萊伏頓起訴策略 通領的對策 3 和解還是應訴 4 被訴侵權(quán)的應對策略 5 啟示和建議 6 如何應對愈演愈烈的知識產(chǎn)權(quán)糾紛案 如何規(guī)避國外企業(yè)利用資本和技術優(yōu)勢構(gòu)建的知識產(chǎn)權(quán)的商業(yè)壁壘 如何禁止競爭對手濫用知識產(chǎn)權(quán) 構(gòu)成不公平競爭并造成社會資源浪費 阻礙社會進步發(fā)展 中國企業(yè)特別是民營企業(yè) 如何才能挺直腰桿應對海外訴訟 中性接地故障斷路器 GFCI 又稱插頭式漏電保護開關 平常住家的應用主要見于廚房 衛(wèi)生間及地下室 根據(jù)美國 國家電氣規(guī)范 NationalElectricalCode 一套中等住宅中需至少安裝八只 而且每兩年去更換一次 GFCI零售價約為12美元一只 依此推算 全國每年需求在2 000多萬以上 也就是其市場價格超過了30億美元 萊伏頓公司20年機電一體化技術通領公司2004年1月永磁式技術1 3售價10 市場份額 在國際市場上 三類產(chǎn)品最有可能成為外國企業(yè)打擊的對象 一是企業(yè)的產(chǎn)品追隨國際主流技術 二是產(chǎn)品占據(jù)了較高的市場份額 三是企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品缺乏核心專利 一旦企業(yè)擁有了這些產(chǎn)品 對外國企業(yè)構(gòu)成威脅 外國企業(yè)就會利用知識產(chǎn)權(quán)這一武器打壓中國競爭對手 搶奪市場利潤 因此 所謂 知識產(chǎn)權(quán)之爭 實為 利益之爭 萊伏頓公司分別在美國的新墨西哥州 佛羅里達州 加州地方法院起訴通領公司的4家美國經(jīng)銷商 并將這四家公司的董事 股東和管理人員的所有私人財產(chǎn)一并訴上了法院 并且揚言要將通領公司美國的30多家經(jīng)銷商全部告上法院 通領公司聘請美國著名的律師事務所 Morris Manning Martin LIP 為訴訟代理人 同年8月通領公司正式介入新墨西哥州地方法院的訴訟 在介入訴訟的同時 通領公司向法院遞交兩項司法動議 一是請求將另外兩個州地方法院的3起同樣權(quán)利要求的訴訟集中到新墨西哥州地方法院統(tǒng)一審理 二是在法院對該案作出終審判決之前 請求法院停止萊伏頓公司利用同一案由起訴通領公司的其他經(jīng)銷商 A 中國法律顧問 中國律師受執(zhí)業(yè)資格所限 無法作為代理人直接參與到美國的知識產(chǎn)權(quán)案件之中 但卻在維權(quán)工作中發(fā)揮無可替代的作用 一名優(yōu)秀的中國法律顧問應當具備如下條件 熟悉中國企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)狀況 了解中國企業(yè)在美國的市場需求和維權(quán)目標 具備在中國國內(nèi)取證支持訴訟的條件和能力 熟悉美國知識產(chǎn)權(quán)法律環(huán)境 具備可靠的法律英語與技術英語語言溝通能力 具備上述條件的中國法律顧問勢必成為中國企業(yè)和美國律師間不可或缺的溝通橋梁和高級參謀 B 美國專利律師 本處所指的專利律師是指具備本領域技術背景及相關專利申請 審查及訴訟材料準備經(jīng)驗的專利律師 專利律師有資格至少在美國的一個州出庭代理訴訟 同時在美國專利和商標局具備業(yè)務代理資格 一個真正合格的美國專利律師不但具備法學背景 還要取得理工類大學學位 如工程學 計算機等 通過美國專利與商標局的嚴格考核 才能獲準執(zhí)業(yè) C 美國出庭辯論律師 即具備法庭陳述和法庭辯論經(jīng)驗的美國專利律師 他們在進行有效的法庭陳述時應當具備如下能力 簡化案情的能力 在壓力下迅速思考問題的能力 能夠抓住或吸引法官和陪審團注意力的能力 法庭上的舞臺表現(xiàn)能力等 中國企業(yè)在美國的專利維權(quán)團隊中至少有一位一流的出庭辯論律師 D 合格的美國律師助理 現(xiàn)實的情況是 在美國 大部分的訴訟準備工作是由美國律師助理來完成的 律師助理的工作質(zhì)量對于整個案件的走向都將產(chǎn)生重要影響 因此 千萬不要忽視對律師助理工作的考察 律師助理的工作經(jīng)驗 與主辦律師的合作年限 工作思路和風格等應成為考察重點 1 通過企業(yè)合作 促成和解2 拖延時間 促成和解3 通過知識產(chǎn)權(quán)合作 促成和解4 通過反訴方式 對抗起訴方 促成和解 反訴的被告必須是本訴的原告 反訴必須是在本訴起訴之后 法庭辯論終結(jié)之前提起 反訴必須是向?qū)徖肀驹V的法院提起 這是對反訴受訴法院的要求 反訴必須與本訴有聯(lián)系 A 由原告 專利權(quán)人 向美國受理法院 聯(lián)邦地方法院 遞交訴狀 Complaint 并將訴狀連同傳票 Summons 送達被告 B 被告在收到訴狀及傳票后一定期間內(nèi) 通常是30天 對原告訴狀中的訴訟請求 Claim 在答辯狀中提出答辯 Defense C 法院收到被告答辯后 召集雙方律師代理人開 審前會議 PretrialConference 裁定訴訟程序時間表 同時了解雙方和解的可能性 D 搜證程序 Discovery 雙方按照法院裁定的搜證時間表開始取證 舉證工作 這一階段 雙方要搜集足以說服庭審陪審團 jury 的所有證據(jù)材料 足見本階段的重要性 中國企業(yè)在此階段可有效評估勝訴的可能性 以決定是否有條件的尋求和解 以避免后續(xù)大量時間和金錢的浪費 提示注意 大量的美國律師代理費均發(fā)生在搜證程序階段 美國知識產(chǎn)權(quán)律師基本上都會按小時來收取律師代理費 E 簡易判決 SummeryJudgment 如原被告雙方就主要事實爭議不大 可請求法官依簡易判決判原告勝訴 F 馬克曼聽證會 MarkmanHearing 在所有的專利訴訟中 在庭審程序開始前 法院都會舉行馬克曼聽證會 即 專利主張界定聽證會 ClaimsConstructionHearing 聽證會目的是對涉案專利權(quán)利要求作出解釋 對雙方主張有爭議的部分作出界定 G 庭審程序 Trial 在搜證程序和馬克曼聽證會結(jié)束后 法院依據(jù)審前會議確定的庭審時間開庭審理案件 注意 與中國不同 美國法律具有的陪審團審訊 JuryTrial 制度 陪審團在庭審程序中扮演著十分重要的角色 在專利案件中 當事人可以申請選擇或不選擇由陪審團來審訊 在訴訟實踐中 建議中國企業(yè)在起訴狀中申請陪審團審訊 陪審團成員很可能并不掌握有關專利的知識 所以更愿意根據(jù)已被大家普遍接受的評判原則來進行道德審判 實際上 通過陪審團審判判決原告勝訴的幾率確實比法官審判更高一些 H 臨時禁令 PreliminaryInjunction 及時阻止侵權(quán)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售是防止侵權(quán)措施中最有效和最直接的方法 因此 為保障產(chǎn)品時效 中國企業(yè)在提起侵權(quán)訴訟的同時 也可依據(jù) 美國聯(lián)邦民事訴訟程序法 第65 a 條及 聯(lián)邦專利法 的規(guī)定 申請法院發(fā)出臨時禁止令 以迅速阻止侵權(quán)產(chǎn)品的銷售 及時保護權(quán)利人的權(quán)利 法院要發(fā)出臨時禁止令 權(quán)利人必須證明自己具備如下4個要件 1 訴訟主體有合理勝訴的可能性 2 若不發(fā)出臨時禁令 權(quán)利人將遭受無可彌補的損害 3 平衡各種狀況均可能對請求人有利 4 禁止令不會對公眾利益產(chǎn)生重大影響 當然 企業(yè)向法院要求臨時禁令時 也必須繳納保證金 Bonds 被訴侵權(quán)的應對策略應當立即采取行動 利用法律賦予的抗辯權(quán)利 積極應戰(zhàn) 占據(jù)有利地位 搶得先機1 挑戰(zhàn)原告主體資格各國有關訴訟的法律法規(guī)及相關程序都對訴訟當事人資格有一定要求 亦即當事人適格的問題 原告應當與訴訟標的具有法律上的利害關系 一旦喪失這種利害關系 起訴方就不具有起訴的原告資格 法院就應當裁定駁回起訴 2 挑戰(zhàn)起訴方訴爭權(quán)利涉案知識產(chǎn)權(quán)是否存在 涉案知識產(chǎn)權(quán)是否已過有效期 涉案知識產(chǎn)權(quán)是否可被推翻 3 靈活利用各種抗辯事由訴訟時效 許可合同 抗辯 啟示及建議 企業(yè)要完善知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)營體制上存在的漏洞 制定和實施知識產(chǎn)權(quán)保護的整體戰(zhàn)略 從而提高中國企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)出能力 管理能力 實施能力和自我保護能力 企業(yè)要充分了解和掌握競爭對手的知識產(chǎn)權(quán)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢 競爭對手所屬國家在該行業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)保護現(xiàn)狀和法律法規(guī) 知識產(chǎn)權(quán)貿(mào)易相關的國際條約 標準和慣例 企業(yè)要加強知識產(chǎn)權(quán)的風險管理 減少遭受知識產(chǎn)權(quán)風險所帶來的損失 規(guī)避由此給企業(yè)造成的毀滅性打擊 大多數(shù)企業(yè)總是等到被起訴時 才與律師聯(lián)系 而此時已經(jīng)十分被動 一些企業(yè)能夠在商業(yè)計劃階段咨詢律師 并根據(jù)律師出具的律師意見書綜合考慮法律方面的風險 往往取得令人滿意的效果 產(chǎn)品在進入美國市場之前 通領公司將試制產(chǎn)品送美國律師事務所做專利侵權(quán)分析 在取得了針對萊伏頓公司專利的6項非侵權(quán)律師評定文書之后 通領公司的接地故障斷路器產(chǎn)品開始大批量地進入美國市場 構(gòu)建中國知識產(chǎn)權(quán)訴訟保險體系引進美國知識產(chǎn)權(quán)社會保險體系的市場商業(yè)化運作模式 構(gòu)建中國知識產(chǎn)權(quán)的社會保險體系 建立以行業(yè)為主體的知識產(chǎn)權(quán)訴訟風險基金 抗衡海外企業(yè)濫用知識產(chǎn)權(quán)的惡意訴訟 提高企業(yè)整體抗風險能力 建議我國政府為我國企業(yè)在國外申請發(fā)明專利的費用和申請UL認證的費用 給予財政補貼 最大限度地減輕具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高新專利企業(yè)的經(jīng)濟負擔 營造有利于企業(yè)創(chuàng)新的環(huán)境 使其健康 快速的發(fā)展 2004年以來 美國的專利和商標申請費用都大幅上調(diào) 尤其是專利申請費 由原來數(shù)千美金 提高至現(xiàn)在的兩三萬美金 而美國企業(yè)申請發(fā)明專利由政府全買單 另外 美國國家安全試驗室UL認證機構(gòu) 也提高了UL認證費用標準 而美國企業(yè)在本土申請UL認證 可得到減免的優(yōu)惠待遇 按發(fā)明專利項目申報 通領科技集團須向美國專利和商標局申請10項發(fā)明專利 因費用太高 僅申報了4項 在缺乏專利實力的情況下 我國企業(yè)可以聯(lián)合國內(nèi)外企業(yè)共同組建專利聯(lián)盟 聯(lián)合締造行業(yè)標準 從而制約 抗衡某些競爭對手 美國沒有統(tǒng)一的知識產(chǎn)權(quán)管理機關 最核心的管理職能主要由以下幾個機關分別承擔 1 美國專利與商標局 PatentandTrademarkOffice 簡稱PTO 該機構(gòu)隸屬于美國聯(lián)邦商務部 負責美國國內(nèi)商標和專利法律的執(zhí)行 具體管理職能 接受專利和商標的申請 對申請的審核 授權(quán)以及專利文獻的管理等 2 版權(quán)辦公室 CopyrightOffice 該機構(gòu)隸屬于國會圖書館 負責著作權(quán)法及半導體芯片保護法的執(zhí)行 具體管理職能 接受版權(quán)申請 登記 審核 對申請登記的作品進行形式審查后注冊并頒發(fā)證書 3 美國貿(mào)易代表署 USTR 負責知識產(chǎn)權(quán)方面的對外貿(mào)易談判和 特殊301條款 的執(zhí)行 4 美國海關負責知識產(chǎn)權(quán)商品的進出口審查 5 美國兩級法院系統(tǒng) 聯(lián)邦法院系統(tǒng)和州法院系統(tǒng) 分工負責知識產(chǎn)權(quán)相關案件的審理 另外 在司法行政機關及單一企業(yè)自身知識產(chǎn)權(quán)管理之外 美國企業(yè)界的民間組織 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 在自發(fā)的知識產(chǎn)權(quán)保護方面發(fā)揮著重要作用 代表性的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟包括 國際知識產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟 IPA 商業(yè)軟件聯(lián)盟 BSA 國際反仿冒陣線 LACC 信息技術協(xié)會 ITAA 商標協(xié)會 USTA 等 案例 華為 doc 案例 勁量 doc1 案件背景介紹2 美國 337條款 調(diào)查及應對 勁量公司起訴的企業(yè) 富士 金山集團 Maxell Monster等都是電池行業(yè)或下游產(chǎn)品的大腕 Atico是貿(mào)易公司 而被訴的中國企業(yè)也基本上是國內(nèi)電池行業(yè)的前10位 其品牌都是電池工業(yè)協(xié)會推薦品牌之一 我國是世界上最大的鋅錳 堿錳電池生產(chǎn)國 2006年上半年 我國堿錳電池出口22 1億只 出口金額1 53億美元 普通鋅錳電池 二氧化錳 出口70億只 出口金額3 65億美元 高速的增長 必然會影響其他電池企業(yè)的利益 尤其是勁量公司 全球最大的電池生產(chǎn)企業(yè) 永備公司在美國有400多項專利 這些專利的申請和維持費用可不是一個小數(shù)目 這些專利是真正拿來劃分勢力范圍的利器 從1986年針對中國企業(yè)第一起337調(diào)查開始 截至到2007年2月 涉及中國產(chǎn)品的美國337調(diào)查已達72起 在涉及中國企業(yè)的美國337調(diào)查中 涉案產(chǎn)品范圍較廣 主要有電子游戲機 斷路器 電腦 半導體芯片 西地那非 復合木地板 墨盒 賴氨酸 電池 橡膠防老劑 塑料袋和標記筆等 提起337調(diào)查的條件337調(diào)查得名于1930年美國 關稅法 第337節(jié) 所謂337調(diào)查是指美國針對進口貿(mào)易中不公平的競爭行為 主要是知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)采取的一種措施 知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)中涉及專利侵權(quán)的尤多 1 知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利申請人須有一項有效的可執(zhí)行的美國知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利 專利 包括方法專利 登記的版權(quán) 注冊商標或注冊的掩膜作品 集成電路布圖設計 2 國內(nèi)產(chǎn)業(yè)與相關專利 版權(quán) 商標或掩膜作品所保護產(chǎn)品有關的美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)須已經(jīng)存在或正在建立過程中 3 侵權(quán)侵權(quán)是否成立必須基于美國侵權(quán)法和專利 商標 版權(quán)等法律的規(guī)定 在美國 除聯(lián)邦注冊商標外 未注冊的商標也受保護 美國337調(diào)查的主管機構(gòu)主管機構(gòu)為美國國際貿(mào)易委員會 可能涉及到美國總統(tǒng)和聯(lián)邦巡回上訴法院 美國國際貿(mào)易委員會 ITC 是一個獨立的 沒有黨派之分的準司法性質(zhì)的聯(lián)邦機構(gòu) 由美國國會于1916年設立 當時名為美國關稅委員會 1974年貿(mào)易法將之改為現(xiàn)在的名稱 該機構(gòu)在與貿(mào)易相關事項上有著廣泛的調(diào)查權(quán) 包括反傾銷 反補貼調(diào)查 337調(diào)查 此外 美國國際貿(mào)易委員會還是全國收集分析貿(mào)易數(shù)據(jù)的信息中心 不是制定政策的機構(gòu) 不是法院 不參與貿(mào)易協(xié)定的談判 工作人員300多個 國際貿(mào)易分析者 國際經(jīng)濟學者 律師 技術職員 總統(tǒng) 在337調(diào)查歷史上 鮮有總統(tǒng)不批準ITC終裁的 337調(diào)查的時限有關法律僅僅要求337調(diào)查案件應在實際可行的最早時間內(nèi)審結(jié) 并沒有明確的時限 但規(guī)定提起調(diào)查后45天內(nèi)行政法官應確定結(jié)案的目標日期 實務中 整個337調(diào)查一般在12到15個月內(nèi)結(jié)案 個別337調(diào)查案件的審理可能會拖得長一些 另外 被訴企業(yè)應在收到訴狀后20天內(nèi)答辯 如無正當理由而被申請人拒絕證據(jù)展示 拒絕出庭抗辯和拒絕答辯都可能導致缺席判決 則ITC可推定申請人指控成立 從而導致各種救濟措施的實施 相關人員 行政法官 337調(diào)查程序中的主持人國際貿(mào)易委員會委員ITC不公平進口調(diào)查辦公室 QUII 聯(lián)邦巡回上訴法院 行政法官 每個案件由一個行政法官審理國際貿(mào)易委員會共有4名行政法官 從全美大約1400名行政法官中選出行政法官一般按順序輪流審理案件 保羅 盧克恩 PaulJ Luckern 化學理科學士 有機化學理科碩士 法學碩士 法學博士柯達公司 南加州大學美國專利商標局專利審查員瑞士巴塞爾任制藥公司專利審查員聯(lián)邦巡回上訴法院法官技術顧問知識產(chǎn)權(quán)律師事務所合伙人美國聯(lián)邦司法部美國社會安全署 國際貿(mào)易委員會委員 6位委員 其中有1名主席和1名副主席委員由總統(tǒng)提名 參議院通過不得有3個以上同屬同一政黨任期9年 輪流替換 每18個月有一個新委員進入主席和副主席必須來自不同政黨 ITC不公平進口調(diào)查辦公室 QUII 1 審查337調(diào)查申請受理條件 建議是否啟動2 指定一政府律師擔任代表公共利益的調(diào)查律師參與3 監(jiān)督當事人是否遵守ITC發(fā)布的命令 驅(qū)逐令 制止令 調(diào)解令 聯(lián)邦巡回上訴法院 建于1982年 由關稅與專利上訴法院和索賠法院合并 共12名法官對所有涉及專利法的上訴案件進行獨家上訴審理案源 1 聯(lián)邦法院審理的專利糾紛案件不服提起的上訴2 對專利復審委員會決定不服提起的上訴3 對ITC的最終裁決不服的上訴 337調(diào)查的救濟 1 驅(qū)逐令和制止令 1 驅(qū)逐令 ExclusionOrder 驅(qū)逐令主要是由美國海關把關 禁止侵犯申請人知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品人關 有限驅(qū)逐令 LimitedExclusionOrder 該驅(qū)逐令禁止被訴企業(yè)所有未經(jīng)許可的侵犯了申請人知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品進入美國 被訴企業(yè)的關聯(lián)公司及其權(quán)利繼承人或被轉(zhuǎn)讓人等也不得幫助被訴企業(yè)在國外制造和將前述產(chǎn)品輸入美國 普遍驅(qū)逐令 UnlimitedExclusionOrder 申請人可以要求ITC裁決 所有侵犯本案知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品將不問來源地被排除在美國市場之外 也就是說 普遍驅(qū)逐令是一個針對全世界的禁令 2 制止令 CeaseandDesistOrder 由ITC自行實施 因為制止令主要針對美國企業(yè) 尤其是被訴企業(yè)在美國的分支機構(gòu) 制止令通常是禁止企業(yè)進口涉案產(chǎn)品到美國 在美國為涉案產(chǎn)品進行市場營銷 分銷 尋找代理商或分銷商 銷售 尋求銷售或轉(zhuǎn)讓侵權(quán)產(chǎn)品等 而且 制止令還禁止企業(yè)在美國銷售在調(diào)查前已經(jīng)進口到美國的涉案產(chǎn)品 違反制止令的行為將導致沒收侵權(quán)產(chǎn)品 民事罰款或其他制裁 2 臨時措施申請人在要求ITC啟動337調(diào)查的同時還可以要求ITC采取臨時措施 包括臨時的制止令和驅(qū)逐令 3 保證金臨時的驅(qū)逐令簽發(fā)后 涉嫌侵權(quán)的產(chǎn)品仍然可以進入美國 前提是被申請人交納了保證金 并且保證金的數(shù)額應當足以保護申請人的利益 如果案件裁決被訴企業(yè)確實侵犯了申請人的知識產(chǎn)權(quán) 被訴企業(yè)先前繳納的保證金將歸申請人所有 ITC也可以要求申請人交納保證金以保護被申請人在臨時驅(qū)逐令實施期間的利益 與前述保證金不同 美國有關法律法規(guī)沒有強制性要求申請人在提交臨時措施申請時同時繳納保證金 當然 如果案件裁決被申請人并沒有違反 337條款 申請人的保證金將歸被申請人所有 類似的機制也用于針對美國國內(nèi)廠商的臨時制止令 4 和解問題 1 協(xié)議終止調(diào)查程序337調(diào)查過程中當事人可以協(xié)議終止調(diào)查程序 這類協(xié)議包括許可協(xié)議或其他和解協(xié)議以及仲裁協(xié)議 但是 協(xié)議不能自動終止調(diào)查程序 通常 當事人在達成協(xié)議后 申請人可提交動議申請終止調(diào)查程序 如果ITC認為協(xié)議不損害公共利益 則調(diào)查程序?qū)⒒趧幼h而終止 2 和解令雙方當事人經(jīng)協(xié)商后同意和解并要求ITC簽發(fā)和解令結(jié)案 美國337調(diào)查的平行訴訟 在實踐中 原告在發(fā)起美國337調(diào)查的同時 往往在美國法院啟動知識產(chǎn)權(quán)訴訟 除了應對337調(diào)查之外 外國出口商可能還不得不同時面對在美國聯(lián)邦地區(qū)法院的知識產(chǎn)權(quán)訴訟 但美國本地產(chǎn)品則不存在這種問題 故而 各國曾反復指責美國337調(diào)查背離了WTO原則 因此 美國被迫在1994年修訂了有關立法 修訂后的法律規(guī)定 如果337調(diào)查的被申請人同時也是民事訴訟的當事人 并且民事訴訟的訴訟請求與337調(diào)查事項相同 那么 被申請人可以要求強制性中止法院訴訟 337調(diào)查裁決完畢后 法院將恢復訴訟 法院是否會將ITC已裁決事項視為既判案件 對于商標侵權(quán)案件 美國聯(lián)邦法院將認同ITC的裁決 不再就巳裁事項重新裁決 美國聯(lián)邦法院對于專利有效性問題具有專門的管轄權(quán) 而且 337條款 的立法本意顯示 ITC對于專利事項的裁決不是對美國專利法的有約束力的解釋 因此 ITC對于專利事項的裁決不能作為既判事項約束聯(lián)邦法院 337調(diào)查和法院訴訟的比較1 針對范圍知識產(chǎn)權(quán)訴訟的裁決只能針對有限的被訴企業(yè) 而337調(diào)查的裁決有可能驅(qū)逐所有涉嫌侵犯申請人知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品 不分來源地 2 訴訟時間美國法院程序冗長 拖個三五年是常事 根據(jù)1988年GATT專家小組的報告 美國聯(lián)邦法院完成一例專利訴訟通常需要31個月 但是337調(diào)查通常在12 15個月內(nèi)結(jié)案 3 金錢賠償337調(diào)查是一種更為便捷的救濟方式 而且 在制止侵權(quán)貨物入境及銷售方面 救濟的力度更大 針對的對象更為廣泛 法院可以提供金錢賠償給知識產(chǎn)權(quán)人 有時是巨額的賠償 在美國337調(diào)查的商業(yè)秘密保護問題 美國337調(diào)查要求當事人披露的信息 無論是深度還是廣度 遠遠超過了中國企業(yè)熟悉的國內(nèi)民事訴訟程序的要求 我必須提供嗎 如果提供 商業(yè)秘密能否得到保護 一 法律依據(jù)美國 關稅法 第337 n 條規(guī)定了商業(yè)秘密保護的問題 向ITC提供的或者當事人之間交換的涉及本條規(guī)定的審理案件的信息 如果根據(jù)ITC規(guī)則被適當?shù)卮_定為機密商業(yè)信息的 未經(jīng)提供人同意不得向任何人披露 例外是政府工作人員 包括參與調(diào)查的ITC工作人員 政府官員以及執(zhí)行有關命令的海關工作人員等 及按照ITC規(guī)則受保護令約束的人員 具體保護商業(yè)秘密的規(guī)則 詳見于ITC的程序規(guī)則 比較重要的條款主要包括 規(guī)則 第201 6 201 8 207 7 210 5 210 34 210 39和210 72條等 其中 規(guī)則 第201 6條界定了商業(yè)秘密的概念 規(guī)則 第201 6 a 條規(guī)定的商業(yè)秘密基本要素如下 1 沒有公開 2 具有商業(yè)價值 3 與以下任何因素有關 行業(yè)秘密 工藝 運營 工作方式 設備或者生產(chǎn) 銷售 裝運 購買 轉(zhuǎn)讓 客戶身份 存貨目錄或任何人 商號 合伙 公司或其他經(jīng)濟組織的收入 利潤 虧損或花費的數(shù)額與來源 以及其他類似信息 4 未依法律規(guī)定披露該信息將導致如下后果 損害ITC對實現(xiàn)法定職能所需信息的獲取能力或者對提供信息的人 商號 合伙 公司或其他組織的競爭力造成嚴重損害 特別是數(shù)值性機密商業(yè)信息的非數(shù)值性部分 如趨勢討論 只有在提交者基于正當理由提出請求 才能視為商業(yè)秘密 二 調(diào)查程序中的商業(yè)秘密保護1 商業(yè)秘密待遇限制商業(yè)秘密公開 337調(diào)查程序中商業(yè)秘密只有進入商業(yè)秘密保護令名單的人員和特定政府官員能夠接觸 規(guī)則 第210 39條規(guī)定 1 有關商業(yè)秘密的內(nèi)容不在公開的記錄中出現(xiàn) 只是作為委員會秘密記錄的一部分2 商業(yè)秘密只有在特定的情況下 才在聯(lián)邦地區(qū)法院的民事訴訟中使用3 律師在提交文件時 應善意地盡量避免披露保密狀態(tài)中的文件和證言中的具體細節(jié) 如果確實有必要披露引用其中一些商業(yè)秘密 則律師所提交的文件也應該作為保密文件 成為委員會秘密記錄的一部分 平行訴訟 規(guī)則 第210 5 c 條規(guī)定 在地區(qū)法院認為必要并發(fā)布保護令的情況下 在337調(diào)查中獲取的商業(yè)秘密可移交給法院 在民事訴訟中使用并認定為證據(jù) 2 保護令制度在調(diào)查開始后不久 行政法官一般發(fā)布一個商業(yè)秘密的保護令 其主要內(nèi)容是規(guī)定有權(quán)獲取該337調(diào)查的商業(yè)秘密的人員 以及詳細規(guī)定這些商業(yè)秘密的處理等 一般而言 有權(quán)進入保護令名單可接觸商業(yè)秘密的人員主要包括當事人的外聘律師和當事人的專家證人及翻譯 以上人員需向秘書處遞交一份愿意受保護令約束的信函 實踐中 該信函內(nèi)容主要包括 1 接受該保護令的約束 2 不向其他人泄露經(jīng)保護令授權(quán)才能獲得的商業(yè)秘密3 只能為本337調(diào)查案的目的使用該商業(yè)秘密 特定情況除外 根據(jù) 規(guī)則 第207 7 d 條 進人保護令名單的人員違反保護令將導致嚴重的后果 例如 違反者及其合伙人 律師 雇員和雇主在ITC案件中執(zhí)業(yè)的權(quán)利會被取消 禁入期可高達7年 對于違反保護令的專業(yè)人員如律師和會計師等 ITC向他們各自的職業(yè)協(xié)會通報該事件 以及委員會認為合適的其他制裁 例如警告信 對于外國律師而言 由于制裁很難落實 因此 美國國際貿(mào)易委員會一般不允許外國律師接觸337調(diào)查程序中的商業(yè)秘密 中國企業(yè)如何應對美國337調(diào)查 一 應訴模式行業(yè)協(xié)會或進出口商會 聯(lián)絡協(xié)調(diào)各方 協(xié)助聘請律師 建立應訴費用共同基金等等以及協(xié)調(diào)費用分攤糾紛 幫助應訴企業(yè)處理其在應訴期間與上下游企業(yè)的關系 對會員企業(yè)的宣傳 指導 培訓以及預警機制的建立由于337調(diào)查是一個準司法程序 中國的政府部門直接地介入個案并非好事 其定位應是宏觀政策方面的調(diào)控 作為針對外國廠商知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為的進口救濟措施 中國版337調(diào)查對于國內(nèi)工業(yè)而言有其獨特的價值 二 中國企業(yè)應訴的具體問題1 是否應訴 2003年3月 美國ITC應美國輝瑞制藥公司的申請 對包括7家中國企業(yè)在內(nèi)的15家企業(yè)提起337調(diào)查 因天津帥克化學有限公司等中國企業(yè)沒有應訴 美國ITC遂作出缺席裁決 判定被訴中國企業(yè)出口到美國的產(chǎn)品侵犯輝瑞公司就西地那非 Sildenafil 享有的專利權(quán) 并發(fā)布了普遍驅(qū)逐令 從企業(yè)個體利益來講 應訴與否純屬成本效益分析 但是 對于一個行業(yè)和一個國家的對外利益 應訴常常是唯一的選項 為鼓勵企業(yè)應訴 有關部門應有一整套激勵機制 應訴有獎 搭便車不易 應該是這套機制的核心 2000年到2006年8月之間涉及中國企業(yè)的337調(diào)查案件的有關情況一覽表 2 聯(lián)合應訴還是分別應訴 有些337調(diào)查涉及了整個行業(yè)的對美出口 如果