在美專利訴訟制勝：策略、實踐與案例解析

202X在美專利訴訟制勝策略、實踐與案例解析主講人：時間：CONTNETScontents目錄識別威脅：訴訟類型與動因01應對總綱：冷靜分析與“邊打邊談”策略02防患未然：前瞻性的專利布局與核心資產(chǎn)保護03組建精銳：構建內(nèi)外結合的專業(yè)應對團隊04基礎工作：全面分析與評估侵權和專利有效性05制定與執(zhí)行應訴策略：多維度抗辯與反擊06外部機構的協(xié)作與管理：選聘、溝通與監(jiān)督07案件事實的厘清與證據(jù)管理08團隊成員的專業(yè)背景與高效協(xié)作09風險管理與決策制定10總結11202X01識別威脅訴訟類型與動因NPEs不生產(chǎn)銷售產(chǎn)品，主要通過購買專利權發(fā)起訴訟，以獲取許可費或損害賠償。其訴訟具有批量化、策略性特點，常對被告施壓迫使其支付許可費以避免冗長且昂貴的訴訟過程。例如，許多科技公司曾遭遇NPEs訴訟，NPEs可能手握大量基礎通信或軟件專利，向產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)發(fā)起訴訟，尋求普遍性許可。非專利實施實體（NPEs）訴訟主體分類與特點競爭對手之間的專利訴訟動因復雜，不僅為經(jīng)濟賠償，更可能試圖削弱對手市場份額，阻止特定產(chǎn)品銷售，甚至打擊企業(yè)聲譽和運營。這類訴訟與市場競爭策略緊密相連，對抗性強。如蘋果與三星的智能手機專利大戰(zhàn)，涉及巨額賠償，深刻影響雙方產(chǎn)品設計、市場策略及全球智能手機產(chǎn)業(yè)格局。競爭對手訴訟主體分類與特點經(jīng)濟利益驅(qū)動對于NPEs而言，專利訴訟是其獲取經(jīng)濟利益的主要手段。通過訴訟，他們可以向被告企業(yè)索取高額的許可費或賠償金，從而實現(xiàn)商業(yè)利益的最大化。例如，一些NPEs通過收購大量專利，然后針對眾多涉嫌侵權的企業(yè)發(fā)起訴訟，最終通過和解或判決獲得可觀的經(jīng)濟收益。訴訟動因與影響市場競爭策略競爭對手之間的專利訴訟往往與市場競爭策略密切相關。企業(yè)可以通過專利訴訟來限制競爭對手的發(fā)展，鞏固自身的市場地位。例如，一家企業(yè)可能會通過訴訟阻止競爭對手推出類似產(chǎn)品，或者迫使競爭對手在產(chǎn)品設計上做出讓步，從而削弱其市場競爭力。訴訟動因與影響企業(yè)聲譽與品牌形象專利訴訟不僅涉及經(jīng)濟利益和市場競爭，還可能對企業(yè)的聲譽和品牌形象產(chǎn)生重大影響。一場不利的訴訟結果可能會導致企業(yè)在市場上失去信譽，影響其品牌形象和客戶忠誠度。例如，一些企業(yè)在面臨專利訴訟時，可能會被媒體曝光，從而引發(fā)公眾對其產(chǎn)品和技術的質(zhì)疑，進而影響其市場份額和銷售業(yè)績。訴訟動因與影響202X02應對總綱冷靜分析與“邊打邊談”策略保持冷靜與理性當企業(yè)在美國遭遇專利訴訟時，切忌慌亂。保持冷靜與理性是應對訴訟的第一步，有助于深入分析訴訟的性質(zhì)、原告的背景及其可能的真實訴求。例如，企業(yè)可以通過內(nèi)部團隊的初步評估，了解訴訟的基本情況，避免因情緒化決策而導致不必要的失誤。深入分析訴訟背景企業(yè)需要對訴訟的背景進行全面分析，包括原告的訴訟歷史、專利的來源和價值、以及訴訟的可能動機等。例如，通過研究原告過去的訴訟案例，可以了解其訴訟策略和偏好，從而為制定應對策略提供參考。冷靜分析與初步判斷企業(yè)在積極準備應訴的同時，展現(xiàn)自身捍衛(wèi)權益的決心與實力。這包括組織專業(yè)團隊、收集證據(jù)、制定應訴策略等。例如，企業(yè)可以委托專業(yè)的律師事務所進行案件分析和證據(jù)收集，確保在庭審中能夠有力地維護自身權益。積極應訴與準備企業(yè)不關閉與對方溝通的大門，持續(xù)探尋和評估通過商業(yè)談判解決糾紛的可能性。通過積極應訴積累談判籌碼，同時通過溝通談判了解對方核心訴求。例如，在一些標準必要專利糾紛中，企業(yè)可以在法庭上激烈交鋒的同時，在庭外進行頻繁的許可談判，最終可能達成專利交叉許可協(xié)議。開放溝通與談判“邊打邊談”策略202X03防患未然前瞻性的專利布局與核心資產(chǎn)保護企業(yè)應在日常經(jīng)營中高度重視知識產(chǎn)權保護，深入剖析自身業(yè)務，明確核心利益所在及主要市場范圍。例如，企業(yè)可以通過市場調(diào)研和競爭對手分析，確定自身的核心技術和主要市場，從而有針對性地進行專利布局。01明確核心利益與市場范圍企業(yè)需要精準識別“王牌專利”，即對企業(yè)技術創(chuàng)新和市場競爭具有關鍵支撐作用、技術價值高、穩(wěn)定性強且難以被無效的核心專利技術。例如，華為等中國科技企業(yè)在經(jīng)歷了一系列海外知識產(chǎn)權挑戰(zhàn)后，越發(fā)重視全球?qū)＠季?，通過在包括美國在內(nèi)的多個司法管轄區(qū)提交大量高質(zhì)量的專利申請并獲得授權，構建了強大的專利壁壘。02識別“王牌專利”前瞻性專利布局針對王牌專利，企業(yè)需要在主要的經(jīng)濟發(fā)達國家和產(chǎn)品銷售地進行重點布局，特別是美國、德國等專利訴訟活躍的國家。例如，企業(yè)可以通過在這些國家提交專利申請并獲得授權，增強自身在當?shù)氐膶＠Ｗo力度，為應對可能的訴訟做好準備。重點布局與專利申請核心資產(chǎn)保護擁有在美國有效的專利權，意味著企業(yè)在面臨訴訟時，能夠在當?shù)負碛杏辛Φ姆粗莆淦骰蛘勁谢I碼。這種防御性的專利組合可以在遭遇NPEs時提供許可談判的基礎，在遭遇競爭對手時提供提起反訴的可能性。例如，華為通過在包括美國在內(nèi)的多個司法管轄區(qū)提交大量高質(zhì)量的專利申請并獲得授權，不僅為其在國際市場的擴張?zhí)峁┝吮Ｗo，也在面對外部知識產(chǎn)權壓力時提供了重要的戰(zhàn)略支撐和談判資本。防御性專利組合核心資產(chǎn)保護202X04組建精銳構建內(nèi)外結合的專業(yè)應對團隊01內(nèi)部團隊成員構成內(nèi)部團隊成員憑借對公司業(yè)務、產(chǎn)品技術和發(fā)展戰(zhàn)略的深入了解，能夠把控訴訟的整體方向，確保應訴策略與公司的商業(yè)目標一致。例如，內(nèi)部團隊通常包括企業(yè)的法務人員、知識產(chǎn)權部門負責人、研發(fā)人員以及相關業(yè)務部門的高管，他們負責協(xié)調(diào)內(nèi)外部資源，及時提供技術細節(jié)和商業(yè)信息，并對外部團隊的工作提出合理要求。企業(yè)內(nèi)部團隊02內(nèi)部團隊職責內(nèi)部團隊負責協(xié)調(diào)內(nèi)外部資源，及時提供技術細節(jié)和商業(yè)信息，并對外部團隊的工作提出合理要求。例如，法務人員負責制定應訴策略和協(xié)調(diào)外部律師的工作，知識產(chǎn)權部門負責人負責專利技術的分析和評估，研發(fā)人員負責提供技術細節(jié)和證據(jù)支持，業(yè)務部門高管負責從商業(yè)角度評估訴訟的影響和制定應對方案。企業(yè)內(nèi)部團隊01外部團隊由具備豐富美國專利訴訟經(jīng)驗的專業(yè)人士組成，包括首席庭審律師、專利律師、無效專家、損害賠償專家和技術專家證人。例如，首席庭審律師具有豐富的美國聯(lián)邦地區(qū)法院或國際貿(mào)易委員會（ITC）的庭審經(jīng)驗，能夠設計并執(zhí)行庭審策略，進行庭審辯論和證據(jù)呈現(xiàn)。外部團隊成員構成外部專業(yè)團隊02專利律師負責案件的技術分析、法律論證、起草法律文件等；無效專家專注于對涉訴專利的有效性進行挑戰(zhàn)，可能包括負責向?qū)＠麑徖砗蜕显V委員會（PTAB）提起無效程序；損害賠償專家能夠依據(jù)美國法律和經(jīng)濟學原理，精確計算潛在的損害賠償數(shù)額，并就對方提出的賠償主張進行反駁；技術專家證人在涉訴技術領域具有深厚的專業(yè)知識，能夠向法庭和陪審團解釋復雜的技術概念，并對侵權或無效問題提供專家意見。例如，在涉及復雜生物技術專利的訴訟中，企業(yè)會尋找既懂專利法又具有生物技術背景的律師團隊，在涉及軟件專利的案件中，則需要對軟件架構、算法有深入理解的律師和技術專家。外部團隊職責外部專業(yè)團隊01選聘外部機構在選擇外部律師事務所或服務機構時，需要綜合考量其專業(yè)資質(zhì)、在目標法院處理同類技術領域案件的經(jīng)驗、歷史應訴成功率以及業(yè)界口碑等因素。例如，可以通過同行推薦、國內(nèi)長期合作且有口碑的機構推薦的海外所、公開信息檢索等方式，了解律所的專業(yè)領域、處理重要案件的經(jīng)驗、特定律師的專長以及是否有負面評價。選聘與管理外部機構02企業(yè)需要建立有效的監(jiān)督和溝通機制，明確目標與期望，制定時間表與預算，保持高效溝通，進行質(zhì)量控制與反饋。例如，在委托之初，企業(yè)必須清晰地向外部律師傳達訴訟的目標和期望結果，與外部律師共同制定詳細的訴訟時間表和預算，并定期召開會議討論案件進展、下一步計劃、潛在風險和應對方案。管理外部機構選聘與管理外部機構202X05基礎工作全面分析與評估侵權和專利有效性將被訴侵權產(chǎn)品或服務與涉訴專利的權利要求書進行細致的技術特征比對，分析產(chǎn)品或服務是否落入了權利要求的保護范圍（字面侵權或等同侵權）。例如，在進行侵權分析時，需要對專利權利要求的每個技術特征進行逐一比對，確定被訴產(chǎn)品是否完全滿足權利要求中的所有限定條件。技術特征比對侵權分析在美國，權利要求解釋（Claim

Construction）是侵權判斷的基礎，可能需要進行MarkmanHearing。企業(yè)需要準確理解專利文本，確保在侵權分析中采用正確的權利要求解釋。例如，在Phillipsv.AWHCorp.案中，美國聯(lián)邦巡回上訴法院強調(diào)了在進行權利要求解釋時，應首先參考專利文本本身（權利要求、說明書、附圖）以及審查歷史文件（FileHistory），外部證據(jù)（如字典、專家證言）應處于次要地位。權利要求解釋侵權分析對涉訴專利的權利穩(wěn)定性進行評估，進行全面的現(xiàn)有技術檢索，查找在專利申請日之前已經(jīng)公開的技術文獻、專利、產(chǎn)品銷售或公開使用等證據(jù)。例如，企業(yè)可以通過專業(yè)的專利檢索機構或數(shù)據(jù)庫，查找與涉訴專利相關的現(xiàn)有技術文獻，分析這些現(xiàn)有技術是否能夠?qū)е律嬖V專利的權利要求被無效。01現(xiàn)有技術檢索有效性分析分析現(xiàn)有技術是否能夠證明涉訴專利缺乏新穎性或創(chuàng)造性/非顯而易見性。如果發(fā)現(xiàn)涉訴專利存在有效性問題，企業(yè)可以準備無效抗辯或向PTAB提起無效程序。例如，在一些軟件專利案件中，被告成功找到了早期的技術文獻或產(chǎn)品，證明涉訴專利的技術在申請日之前已經(jīng)被公開，從而導致專利被無效。02無效抗辯準備有效性分析202X06制定與執(zhí)行應訴策略多維度抗辯與反擊在案件初期，審查原告是否具備在美國提起訴訟的資格（Standing），選擇的法院是否具有對被告的管轄權（Jurisdiction），以及訴訟是否超過了法定訴訟時效（StatuteofLimitations）。例如，根據(jù)美國最高法院的TCHeartland案判決，美國專利侵權訴訟地通常只能在被告注冊地或有實際營業(yè)地點并發(fā)生侵權行為地。被告可以據(jù)此挑戰(zhàn)管轄地，將案件轉(zhuǎn)移到對其更有利的法院。審查訴訟資格與管轄權程序性抗辯”如果在程序上存在缺陷，企業(yè)可以提出動議（MotiontoDismiss），爭取在程序上駁回對方的訴訟。例如，如果原告的訴訟超過了法定訴訟時效，或者選擇的法院不具有管轄權，企業(yè)可以通過提出動議來爭取案件的駁回。提出動議駁回訴訟程序性抗辯證明被訴侵權產(chǎn)品或服務的技術特征沒有完全滿足涉訴專利權利要求中的所有限定條件。這需要依賴精確的權利要求解釋和細致的技術比對，并提供充分的證據(jù)。例如，在大量的侵權案件中，被告通過詳細的技術比對，證明其產(chǎn)品缺少了涉訴專利權利要求中的某個關鍵技術特征，從而成功主張不侵權。證明技術特征不符通過精確的權利要求解釋，縮小專利權的保護范圍，從而證明被訴產(chǎn)品或服務不構成侵權。例如，如果在權利要求解釋中，將某個技術特征解釋得更為狹窄，那么被訴產(chǎn)品即使具有類似的技術特征，也可能不構成侵權。利用權利要求解釋不構成侵權抗辯利用專利審查過程中的歷史文件（File

History），援引禁止反言原則（FileHistoryEstoppel）或捐獻原則（Dedication

Rule），限制權利要求的保護范圍。例如，如果在專利申請過程中，申請人通過修改權利要求或提交陳述意見的方式明確限定了權利范圍，那么后續(xù)在侵權訴訟中，即使被訴產(chǎn)品落入修改前的權利范圍，但屬于修改時被放棄的部分，也不能被認定為侵權。通過合理的權利要求解釋，將權利要求的保護范圍限制在合理的范圍內(nèi)，從而減少被訴產(chǎn)品或服務構成侵權的可能性。例如，在進行權利要求解釋時，可以參考專利說明書、附圖以及審查歷史文件等，確保權利要求的解釋符合專利法的要求和專利申請的初衷。禁止反言與捐獻原則限制權利要求解釋縮小專利權保護范圍1提供現(xiàn)有技術證據(jù)提供證據(jù)證明被訴技術在涉訴專利的申請日之前已經(jīng)屬于現(xiàn)有技術（Prior

Art），即已經(jīng)被公開、使用或銷售，從而證明被告并未侵犯一項有效的專利權。例如，在KSRInt'lCo.v.TeleflexInc.案中，美國最高法院放寬了對非顯而易見性/創(chuàng)造性的判斷標準，使得結合現(xiàn)有技術進行創(chuàng)造性/非顯而易見性抗辯變得更加有力。被告可以通過現(xiàn)有技術的組合來證明涉訴專利是顯而易見的，從而無效該專利。現(xiàn)有技術抗辯1無效抗辯策略如果現(xiàn)有技術證據(jù)充分，企業(yè)可以提出無效抗辯，或者向PTAB提起無效程序，如IPR或PGR。PTAB的無效程序通常比在地區(qū)法院進行無效抗辯速度更快，且無效的標準（特別是IPR中的“合理可能成功”）對挑戰(zhàn)方相對有利。例如，IPR程序自2012年美國《Leahy-Smith美國發(fā)明法案》（AIA）實施以來，已成為挑戰(zhàn)專利有效性的重要途徑。許多被告在收到專利訴訟后，會同時或優(yōu)先向PTAB提起IPR程序，請求無效涉訴專利的部分或全部權利要求?，F(xiàn)有技術抗辯01分析對方侵權行為分析對方的產(chǎn)品或服務是否落入己方或關聯(lián)企業(yè)的知識產(chǎn)權保護范圍。如果發(fā)現(xiàn)對方也存在侵權行為，可以在美國或其它相關司法管轄區(qū)對原告提起反制性訴訟。例如，在競爭對手之間的專利戰(zhàn)中，提起反訴是常見的策略。如果原告指控被告侵犯其智能手機技術專利，被告可能會分析原告的智能手機產(chǎn)品，并如果發(fā)現(xiàn)其侵犯了被告持有的通信、軟件或硬件專利，則可以在同一訴訟中提起反訴。提起反制性訴訟02增加談判籌碼通過提起反制性訴訟，增加談判籌碼，甚至可能通過專利交叉許可等方式促成更有利于己方的和解。例如，雙方可以通過專利交叉許可協(xié)議，允許彼此在各自的產(chǎn)品中使用對方的專利技術，實現(xiàn)資源共享和優(yōu)勢互補，避免了兩敗俱傷的結局。提起反制性訴訟202X07外部機構的協(xié)作與管理選聘、溝通與監(jiān)督同行推薦擁有類似訴訟經(jīng)驗的同行企業(yè)或其法務/IP部門的推薦通常具有較高的參考價值。例如，企業(yè)可以通過行業(yè)協(xié)會或?qū)I(yè)論壇，與同行企業(yè)交流訴訟經(jīng)驗，獲取推薦的律師事務所或?qū)I(yè)機構信息。國內(nèi)合作機構推薦如果國內(nèi)合作的律師事務所在國際知識產(chǎn)權領域有良好的合作網(wǎng)絡和口碑，其推薦的海外律所通常也比較可靠。例如，國內(nèi)長期合作的律師事務所可以根據(jù)企業(yè)的具體需求，推薦在專利訴訟領域有豐富經(jīng)驗的海外合作律所。公開信息檢索通過律所官網(wǎng)、法律排名（如Chambers,Legal500）、行業(yè)新聞以及專業(yè)數(shù)據(jù)庫（如DocketNavigator追蹤訴訟案件信息）等公開渠道，了解律所的專業(yè)領域、處理重要案件的經(jīng)驗、特定律師的專長以及是否有負面評價。例如，企業(yè)可以通過Chambers法律排名，查找在專利訴訟領域排名靠前的律所和律師，了解其專業(yè)能力和成功案例。選聘外部機構在委托之初，企業(yè)必須清晰地向外部律師傳達訴訟的目標（是爭取徹底勝訴、爭取和解、還是拖延時間等）以及期望達到的結果。例如，企業(yè)可以與外部律師共同制定訴訟目標，明確是通過和解解決糾紛，還是爭取在庭審中獲得勝訴。明確目標與期望協(xié)作與管理與外部律師共同制定詳細的訴訟時間表（包括各個階段的關鍵節(jié)點，如提交答辯狀、證據(jù)交換截止日期、專家報告提交日期、庭審日期等）和預算，并進行嚴格的跟蹤和控制。例如，企業(yè)可以要求外部律師定期報告訴訟進度和費用支出情況，確保訴訟按照預定的時間表和預算進行。制定時間表與預算協(xié)作與管理定期（如每周或每兩周）與外部團隊召開會議，討論案件進展、下一步計劃、潛在風險和應對方案。建立便捷的溝通渠道，確保信息傳遞的及時性和準確性。例如，企業(yè)可以與外部律師建立專門的溝通群組或郵件列表，確保雙方能夠及時交流信息和解決問題。保持高效溝通協(xié)作與管理對外部機構提交的法律文件（如答辯狀、證據(jù)清單、專家報告草稿等）進行仔細審查，確保內(nèi)容準確、論點清晰且符合公司的策略。若不滿意，應明確指出問題并要求修改。例如，企業(yè)可以指定內(nèi)部法務人員或知識產(chǎn)權專家對法律文件進行審核，提出修改意見和建議，確保文件質(zhì)量符合要求。質(zhì)量控制與反饋協(xié)作與管理202X08案件事實的厘清與證據(jù)管理對于接收或提交的各類文件證據(jù)（如技術文檔、銷售記錄、郵件、合同等），必須仔細核查其來源的真實性、完整性和可靠性，并進行相互比對，防止出現(xiàn)矛盾和漏洞。例如，在美國復雜的證據(jù)披露（Discovery）階段，需要投入大量資源進行電子證據(jù)的收集、審查和管理（eDiscovery）。核查文件證據(jù)文件證據(jù)管理在電子證據(jù)管理方面，企業(yè)需要采用專業(yè)的電子證據(jù)管理系統(tǒng)，確保電子證據(jù)的完整性和可追溯性。例如，企業(yè)可以使用電子證據(jù)管理軟件，對電子證據(jù)進行分類、標記和存儲，便于在訴訟中快速查找和使用。電子證據(jù)管理文件證據(jù)管理對于證人（包括事實證人和專家證人）的證言，需要從其與案件整體背景的邏輯一致性進行判斷。如果證言與其他證據(jù)看似吻合但仍存在疑點，需要進一步深入調(diào)查取證。例如，企業(yè)可以通過尋找更多相關證人、查閱其他關聯(lián)資料，甚至進行背景調(diào)查，以驗證證言的可靠性。證人證言可靠性證人證言管理庭外取證（Depositions）是美國訴訟中獲取證人證言的重要方式。企業(yè)需要確保證人在庭外取證過程中提供準確、可靠的證言。例如，企業(yè)可以安排律師對證人進行庭前輔導，確保證人了解訴訟程序和證言的重要性，避免在庭外取證過程中出現(xiàn)不利證言。庭外取證證人證言管理202X09團隊成員的專業(yè)背景與高效協(xié)作在團隊內(nèi)部，需要建立明確的溝通規(guī)則。例如，在重要的團隊會議前，明確會議議程并提前將相關文件分發(fā)給成員，要求成員做好充分準備，避免在會議中花費時間進行基礎性閱讀或討論無法得出結論的問題。例如，企業(yè)可以制定團隊溝通手冊，明確會議流程、文件傳遞規(guī)則和信息共享平臺的使用規(guī)范。明確溝通規(guī)則會議結束后，要立即形成會議紀要，明確行動事項（Action

Items）、責任人（Owner）和截止時間（Deadline），并由專人負責跟進落實情況。例如，企業(yè)可以指定專人負責會議紀要的整理和分發(fā)，并定期跟蹤會議決議的執(zhí)行情況，確保各項任務按時完成。會議紀要與跟進高效溝通機制將專利訴訟作為一個項目進行管理，制定具體流程和規(guī)則保障團隊協(xié)作。例如，規(guī)定文檔的版本控制、文件共享平臺的使用規(guī)范、對外溝通的審批流程等。例如，企業(yè)可以采用項目管理軟件，對訴訟過程中的各項任務進行跟蹤和管理，確保團隊成員之間的協(xié)作高效有序。制定項目流程項目管理與流程建立有效的監(jiān)督機制，確保各項任務按時高質(zhì)量完成。例如，企業(yè)可以定期對團隊成員的工作進行評估和反饋，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。例如，企業(yè)可以設立項目監(jiān)督小組，負責對訴訟項目的整體進度和質(zhì)量進行監(jiān)督，確保項目目標的實現(xiàn)。監(jiān)督機制項目管理與流程202X10風險管理與決策制定如果出現(xiàn)資源臨時缺乏（如關鍵證人無法出庭、外部專家因故退出）等情況，應迅速啟動應急預案，尋找替代資源，并評估對整體訴訟策略的影響。例如，企業(yè)