淺析馳名商標的幾個問題

淺析馳名商標的幾個問題

內(nèi)容摘要——隨著我國加入WTO，馳名商標的保護變得越來越重要。本文探討了有關(guān)馳名商標的概念、認定和保護的幾個問題，并對完善我國馳名商標的法律保護制度提出了建議。

關(guān)鍵詞——馳名商標認定保護

馳名商標是民族工業(yè)精華的集中體現(xiàn)，也是現(xiàn)代企業(yè)形象的象征。馳名商標的有關(guān)問題不僅成為我國企業(yè)界、消費者及立法者關(guān)注的熱點，也是1995年中美知識產(chǎn)權(quán)談判、關(guān)貿(mào)總協(xié)定及世界貿(mào)易組織“知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議”談判爭論的焦點。隨著我國加入世貿(mào)組織，馳名商標的保護也越來越重要。

《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》1925年海牙文本、《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議，包括冒牌貨貿(mào)易協(xié)議》、1993年12月《北美自由貿(mào)易區(qū)協(xié)定》等國際公約對馳名商標問題均有所涉及。在我國，國家工商行政管理局于1996年8月14日發(fā)布了《馳名商標認定與管理暫行規(guī)定》，為我國馳名商標的認定、管理和保護提供了法律依據(jù)；新修訂的《中華人民共和國商標法》也對馳名商標的有關(guān)問題作了初步規(guī)定。但由于以上規(guī)定過于籠統(tǒng)和原則，因此在實踐中不易理解和把握。本文擬就馳名商標的概念、認定和法律保護問題作一些淺顯的探討。

一、馳名商標的概念

馳名商標在英文中表述為“WELL-KNOWNMARK”或“WELL-KNOWNTRADEMARK”，這類表述最早出現(xiàn)于19世紀中葉一些歐洲國家的判例法中。但直到今天，仍然沒有一個關(guān)于馳名商標的確切概念。

國際上，無論是最早規(guī)定保護馳名商標的《巴黎公約》，還是擴大了保護范圍的TRIPS協(xié)議，均未能給馳名商標下一個定義。世界知識產(chǎn)權(quán)組織召集專家會議起草馳名商標保護條約時，曾試圖為馳名商標下個定義，但終未成功。(1)法國學(xué)者YST-GAL將馳名商標定義為“廣大公眾所共知，且享有卓越聲譽的商標?！?2)我國臺灣“司法院”字第一零零八號解釋馳名商標為“系指呈請注冊之地區(qū)一般共知者而言，其已否注冊，自可不問”。(3)

在我國，《暫行規(guī)定》第２條規(guī)定“馳名商標是指在市場上享有較高聲譽并為相關(guān)公眾所熟知的注冊商標?！边@個概念總體上反映了馳名商標的特質(zhì)。但所確定的外延過窄，基于商標權(quán)獨立原則，在某些國家注冊的商標，在其他未進行注冊的國家中不受保護，這是對一般的商標所適用的原則。對于馳名商標，則不應(yīng)局限于注冊商標，未注冊的商標也應(yīng)受保護。保護未注冊的馳名商標是《巴黎公約》和TRIPS協(xié)議的重要精神，這個概念在很大程度上違背了公約的精神，更何況，我國作為《巴黎公約》的參加國，沒有必要再創(chuàng)造一個與國際慣例不同的概念。同時，馳名商標保護中的一項重要內(nèi)容，禁止惡意注冊就是針對未注冊的馳名商標所設(shè)置的重要制度。實際上，未注冊的馳名商標更需要得到馳名商標制度的特殊保護。

基于以上分析，筆者認為，馳名商標是指在一定區(qū)域內(nèi)享有較高聲譽并為相關(guān)公眾所熟知的商標。它具有以下幾個特征：

第一，馳名商標是“馳名”的商標?！榜Y名”即指該商標具有較高的“知名度”，而“知名度”則是指相關(guān)公眾的知曉程度。因此，一個商標是否馳名，取決于相關(guān)公眾對該商標的知曉程度。

第二，馳名商標的知名度并不是絕對的。因此，在判斷馳名商標時，通常一相關(guān)公眾為限。只要求在一定區(qū)域內(nèi)的相關(guān)公眾中馳名即可。

第三，馳名商標并不是商標分類中的一種?！榜Y名商標”這一概念所表明的只是一種事實狀態(tài)，商標法對商標給予特別保護的原因和依據(jù)就是這種事實狀態(tài)。

第四，馳名商標不一定是注冊商標。不論注冊商標還是未注冊商標，只要具有“馳名”這一事實，即為馳名商標。

二、馳名商標的認定

馳名商標的認定機關(guān)

《巴黎公約》將馳名商標的認定權(quán)交給了有關(guān)注冊國或使用國的主管部門。大多數(shù)國家規(guī)定司法部門為馳名商標的認定機關(guān)。我國《暫行規(guī)定》第3條規(guī)定“國家工商行政管理局負責(zé)馳名商標的認定與管理工作。任何組織和個人不得認定或采取其他變相方式認定馳名商標?！贝隧椧?guī)定從法律上明確了馳名商標的認定只能由國家工商行政管理局來認定。但是該規(guī)定只是行政部門的部門規(guī)章，從法理上講，并無權(quán)排除司法機關(guān)的認定權(quán)。因此，筆者認為，除工商行政管理局外，還應(yīng)賦予人民法院認定馳名商標的權(quán)限。因為：

第一，就權(quán)利屬性而言，馳名商標作為一種商標權(quán)利，屬于民事權(quán)利的范圍，人民法院是當然裁判者。任何一種民事權(quán)利在發(fā)生爭議時，都應(yīng)當通過司法程序來獲得保護。而依照《暫行規(guī)定》，商標權(quán)糾紛一旦涉及馳名商標的保護，人民法院就不得不中止訴訟，等待商標局的認定結(jié)果，這極大地妨礙了對馳名商標保護的效率，也在一定程度上削弱了人民法院作為民事權(quán)利裁判者的地位。同時，在處理馳名商標爭議過程中，商標局一旦成為行政訴訟的被告，或馳名商標爭議的當事人直接訴至法院，這個問題就更顯得突出和難以解決。因此，人民法院應(yīng)當是馳名商標的終局裁判機關(guān)，它應(yīng)當有權(quán)對商標局的確認行為作肯定或否定的最終裁判。

目前，我國也已出現(xiàn)了法院認定馳名商標的司法判例。2000年6月20日，就“宜家”狀告北京國網(wǎng)公司搶注“IKEA”為互聯(lián)網(wǎng)域名一案，北京第二人民法院做出一審判決，首次通過司法判例方式認定“IKEA”為馳名商標，判決被告立即停止使用并撤消“IKEA”域名。

第二，就我國馳名商標單純由商標局認定而言，也有值得探討的必要。我國目前馳名商標的認定，往往是應(yīng)企業(yè)的需要而為，在此種缺乏有效的異議人的情況下，認定結(jié)果很難得到保障，而馳名商標的認定只有在發(fā)生糾紛或侵權(quán)時，才具有積極的現(xiàn)實意義。

第三，就與國際慣例接軌，適應(yīng)WTO規(guī)則而言，也有必要授予人民法院認定馳名商標的權(quán)力。在國外，以司法手段認定馳名商標是有明文規(guī)定的，而且TRIPS協(xié)議第41條和第62條也要求一切成員國有關(guān)商標的行政認定權(quán)必須經(jīng)司法當局或準司法當局的司法復(fù)審。作為WTO的成員國，我國也必須遵守這些規(guī)則。

因此，在我國，商標局和人民法院對馳名商標均應(yīng)有認定權(quán)。這是由它們各自的權(quán)限決定的。商標局負責(zé)商標的注冊和管理工作，理所當然是馳名商標的認定機關(guān)。而人民法院是我國的審判機關(guān)，賦予其馳名商標的認定權(quán)是其職能的需要。只不過二者在認定程序、認定效力和認定方式上有所區(qū)別。在認定程序方面，商標局采取的是行政程序，而人民法院則使用司法程序；在認定效力方面，商標局的確認是非終局性的，人民法院的確認則具有終局效力；在認定方式方面,人民法院只能采取“事后認定”的方式認定,而商標局即可采取“事后認定”的方式,亦可采取“事前認定”的方式認定馳名商標。

另外，依商標局[1999]23號《關(guān)于馳名商標認定期滿后有關(guān)問題的通知》的規(guī)定，商標局依“事前認定”的方式認定的馳名商標的有效期為三年，期滿后自動失效。原馳名商標所有人請求保護馳名商標權(quán)益的，需重新依有關(guān)規(guī)定提出申請。

馳名商標的認定標準

馳名商標的認定標準在很大程度上決定了一國對馳名商標的保護范圍，因此是一個十分重要的問題。《巴黎公約》并沒有為馳名商標確定一個標準，TRIPS協(xié)議也僅在第16條作了原則性規(guī)定，1999年世界知識產(chǎn)權(quán)組織通過的《關(guān)于保護馳名商標規(guī)定的聯(lián)合建議》提出了一些參考因素。我國新修訂的商標法也對馳名商標的認定標準作了規(guī)定，即：

第一，相關(guān)公眾對該商標的知曉程度。《聯(lián)合建議》第2款規(guī)定相關(guān)公眾應(yīng)包括但不限于：使用該商標的那些商品或服務(wù)的實際和／或潛在的顧客；使用該商標的那些商品或服務(wù)的銷售渠道中所涉及的人員；經(jīng)營使用的該商標的那些商品或服務(wù)的商業(yè)界。在認定該商標在相關(guān)公眾中的知曉程度時，依《暫行規(guī)定》可參考下列因素：使用該商標的商品在中國的銷售量及銷售區(qū)域；使用該商標的商品近3年來的主要經(jīng)濟指標及其在中國同行業(yè)的排名；使用該商標的商品在外國的銷售額和銷售區(qū)域等。

第二，該商標使用的持續(xù)時間。但實際使用并不是確認馳名的必備條件。

第三，該商標的任何宣傳工作的持續(xù)時間、程度和地理范圍。

第四，該商標作為馳名商標受保護的記錄。

第五，該商標馳名的其他因素?！堵?lián)合建議》第一次明確提出商標是否馳名時可以考慮“與商標有關(guān)的價值”，如果商標的價值可以得到準確的評估和量化，那么價值高的作為商標馳名的一個重要佐證。

以上認定標準是參考《聯(lián)合建議》并結(jié)合我國的具體實際提出的，總結(jié)了各國、各公約立法的先進經(jīng)驗，是一個比較合理的標準。在鄭成思起草的《民法典-知識產(chǎn)權(quán)篇》的專家建議稿中基本上繼承了上述標準。并指出還需考慮是否具有較強的識別作用和表彰作用，并廣為人知。(4)

在認定馳名商標時，質(zhì)量是否為認定的一個因素，曾經(jīng)是世界知識產(chǎn)權(quán)組織于1995年11月在日內(nèi)瓦召開的第一次馳名商標專家委員會討論的焦點之一。我國、俄羅斯、巴西代表團認為高質(zhì)量、高信譽是馳名商標的必備條件。筆者認為，這是沒有必要的?！栋屠韫s》馳名商標進行保護的目的是為了防止搶注，維護公平競爭的市場秩序，因此最關(guān)鍵的是該商標的知名度，至于商品和服務(wù)的質(zhì)量，應(yīng)當有產(chǎn)品質(zhì)量法和消費者權(quán)益保護法等進行調(diào)整。因此，質(zhì)量問題原則上可不予考慮。TRIPS協(xié)議和《聯(lián)合建議》也沒有將質(zhì)量問題作為一個參考因素。實際上，沒有好的質(zhì)量做支撐，一件商標是不可能真正馳名的。參考因素中其他條件的規(guī)定已經(jīng)隱含了質(zhì)量因素，只是不需將質(zhì)量作為單獨的一個因素考慮而已。

三、馳名商標的保護

從《巴黎公約》第一次對馳名商標提供保護，到今天，馳名商標的保護制度已經(jīng)日趨成熟和完善。

國際上有關(guān)公約對馳名商標的保護

《巴黎公約》第6條之二是保護馳名商標的經(jīng)典規(guī)定?！氨韭?lián)盟各國承諾，如本國法律允許，應(yīng)依職權(quán)，或依有關(guān)當事人的請求，對商標注冊國或使用國主管機關(guān)認為在該國已經(jīng)屬于有權(quán)享有本公約利益的人所有而馳名、并且用于相同或類似商品的商標構(gòu)成復(fù)制、仿制或翻譯，易于產(chǎn)生混淆的商標，拒絕或撤消注冊并禁止使用，在商標的主要部分構(gòu)成對馳名商標的復(fù)制或仿制，易于產(chǎn)生混淆時也適用這些規(guī)定。自注冊之日起至少5年的期間內(nèi)，應(yīng)允許提出取消這種商標注冊的請求。本聯(lián)盟各國可以規(guī)定一個期間，在這段期間內(nèi)必須提出禁止使用的請求。對于依惡意取得注冊或使用的商標所提出的撤消或禁止的請求，不應(yīng)有時間限制?！痹撘?guī)定主要賦予了馳名商標所有人三項權(quán)利：請求駁回注冊申請權(quán)；請求撤銷權(quán)；請求禁止使用權(quán)；還明確了行使馳名商標所有權(quán)的條件、馳名商標的保護范圍、保護效力及期限等問題。誠然，公約在保護標準特別是有關(guān)馳名商標自身的問題上還存在很大缺陷，但它畢竟第一次正式提出了對馳名商標的保護問題，并為此進行了一系列的努力。因此，《巴黎公約》的規(guī)定對馳名商標的保護起著不可或缺的重大作用。

TRIPS協(xié)議對馳名商標的保護提高到了一個新的水平。主要表現(xiàn)在：在承認《巴黎公約》對馳名商標保護的基礎(chǔ)上，將保護對象從商品商標擴大到服務(wù)商標；對馳名商標實行“跨類保護”，即使非權(quán)利人將該商標使用于不同的商品或服務(wù)上，只要這種使用具備了一定的條件，也可以行使《巴黎公約》賦予的三項權(quán)利。這些條件是：暗示使用有關(guān)商標的商品與服務(wù)與商標所有人之間存在某種聯(lián)系；有可能使注冊商標所有人的權(quán)益受到損害；同時，該協(xié)議還明確了認定馳名商標的某些條件，如有關(guān)公眾知曉的程度。相比《巴黎公約》，TRIPS協(xié)議對馳名商標的保護有了很大進步，但在馳名商標自身的問題上仍然沒有進展。

我國對馳名商標的保護

現(xiàn)行《商標法》和《暫行規(guī)定》構(gòu)筑了我國對馳名商標的保護制度。

對未在我國注冊的馳名商標的保護?！渡虡朔ā?3條第1款規(guī)定：“就相同或類似商品申請注冊的商標是復(fù)制、模仿或者翻譯他人未在中國注冊的馳名商標，容易導(dǎo)致混淆的，不予注冊并禁止使用。

對已在我國注冊的馳名商標的保護?！渡虡朔ā?3條第2款規(guī)定：“就不相同或不相類似商品申請注冊的商標是復(fù)制、模仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國注冊的馳名商標，誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的，不予注冊并禁止使用。”

對馳名商標實行“跨類保護”。一是拒絕或撤消他人在非類似商品上注冊與馳名商標相同或近似的商標，《暫行規(guī)定》第8條對此做了規(guī)定；二是禁止他人在非類似商品上使用與馳名商標相同或近似的商標，《暫行規(guī)定》第9條對此做了規(guī)定。

禁止他人淡化馳名商標。《暫行規(guī)定》第10條規(guī)定：“自馳名商標認定之日起，他人將與馳名商標相同或近似的文字作為企業(yè)名稱一部分使用，且可能引起公眾誤認的，工商行政管理機關(guān)不予核準登記；已經(jīng)登記的，馳名商標注冊人可以自知道或應(yīng)當知道之日起兩年內(nèi)，請求工商行政管理機關(guān)予以撤銷。

這些規(guī)定，與TRIPS協(xié)議對馳名商標的保護相一致，符合WTO的有關(guān)規(guī)則，而且在禁止馳名商標淡化問題上，比TRIPS協(xié)議更進一步。因此，我國目前對馳名商標的法律保護是相對完善的。但仍有些理論問題需待解決，對其保護也仍需發(fā)展和完善。

對馳名商標保護的幾點建議性思考

在目前的對馳名商標保護的基礎(chǔ)上，為適應(yīng)WTO的有關(guān)規(guī)則，筆者認為，可以從以下幾個方面完善對馳名商標的保護。

健全有關(guān)馳名商標保護的立法。筆者認為，以商標法為主、并以反不正當競爭法為輔來構(gòu)建我國馳名商標保護制度較為妥當。商標法是規(guī)范商標行為的專門法律，無論馳名商標有何特殊性，終究屬于商標范圍，理應(yīng)由商標法來規(guī)范，如果缺少對馳名商標的規(guī)定，商標法必將無法形成完整的體系。其次，將有關(guān)仿冒他人馳名商標的行為列為不正當競爭新行為，可以彌補商標法在保護馳名商標方面的不足和漏洞。最后，以商標法為主、反不正當競爭法為輔的立法模式也符合商標法制的發(fā)展趨勢。法國1991年頒布的新商標法、德國1995年頒布的商標法都對馳名商標特殊保護制度作了系統(tǒng)的規(guī)定。因此，筆者以為，這種建議是可行和必要的。

建立適合我國國情的防衛(wèi)商標制度。防衛(wèi)商標包括聯(lián)合商標和防御商標兩種。前者是指同一企業(yè)在同一或類似商品上申請注冊兩個或兩個以上的近似商標；后者是指注冊的商標馳名后，注冊權(quán)人認為防止他人在該商標核定使用的商品或類似商品以外使用相同的商標，而在其他商品上也加以注冊。聯(lián)合商標可以阻止他人使用注冊商標，在立法上又不與現(xiàn)行有關(guān)法律沖突，筆者以為，我國可以建立聯(lián)合商標制度。防御商標可以防止他人在不同商品上使用同一商標，但是由于防御商標賦予馳名商標權(quán)人以極大的壟斷范圍，對公共利益影響較大，不利于商標制度的健康發(fā)展，并且與我國商標法所要求的實際使用規(guī)范也相抵觸。因此，筆者以為，防御商標制度不適合在我國建立。

對馳名商標司法保護方面。馳名商標知名度高、信譽好、影響大，故侵害馳名商標的后果比侵害普通商標的后果要嚴重的多，侵權(quán)人的非法所得也要大的多。因此，應(yīng)加大司法保護力度。在民事方面，對馳名商標的損害賠償可以采取“懲罰性原則”，適當提高賠償額度，除沒收侵害人非法所得，還可以視情節(jié)的惡劣程度，對侵害認處以賠償受害人損失或非法所得額2-3倍的金額，以達到對馳名商標特殊保護的目的。另外，行政、刑事司法保護也應(yīng)相應(yīng)提高額度、加大刑罰力度等。

完善馳名商標的反淡化制度。所謂“反淡化”是指在非類似的商品或服務(wù)上使用了與馳名商標相同或類似的標志，從而導(dǎo)致其馳名商標的顯著性與吸引力弱化。反淡化是目前國際上流行的一種馳名商標保護理論。在普通法國家，淡化行為被視為一種不正當競爭行為，但與一般不正當競爭行為不同的是，對淡化行為主要通過專門的反淡化的制定法予以規(guī)范；在其他一些國家，有的如日本通過反不正當競爭法，有的如法國通過侵權(quán)行為來制止對馳名商標的淡化行為?！稌盒幸?guī)定》第10條初步規(guī)定了有關(guān)馳名商標的淡化問題，但仍需完善。筆者以為，我國目前沒有必要建立專門的有關(guān)馳名商標的法律，可以將淡化行為視為一種特殊的不正當競爭行為，通過反不正當競爭法來規(guī)范。

加強對互聯(lián)網(wǎng)上馳名商標的域名保護。對于這個問題，將作為第個大問題加以論述。

互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域內(nèi)馳名商標的域名保護

互聯(lián)網(wǎng)日新月異的發(fā)展，尤其是電子商務(wù)的突飛猛進使網(wǎng)上爭奪顧客注意力的競賽迅速變得有些白熱化，已經(jīng)有人將這場戰(zhàn)爭稱為“眼球大戰(zhàn)”，誰能夠鎖定客戶的注意，誰就可以在網(wǎng)絡(luò)時代生存。而在電子空間利用他人商標尤其是馳名商標來招徠注意力，顯然是一條快捷之道。因此，馳名商標的域名保護問題顯得非常重要。

隨著信息技術(shù)的發(fā)展,對他人馳名商標的搶先注冊現(xiàn)象已經(jīng)從傳統(tǒng)的注冊為商標發(fā)展為域名.這種現(xiàn)象稱為域名的“海盜行為”。

目前，人們已經(jīng)開始在這一領(lǐng)域?qū)で髮︸Y名商標的保護方式。1998年10月，美國組建了ICANN，它成為現(xiàn)行及今后互聯(lián)網(wǎng)地址分配和域名管理的最高機構(gòu)。該機構(gòu)于1999年初出臺了《域名爭議解決統(tǒng)一方案》，以解決域名爭端。(5)世界知識產(chǎn)權(quán)組織于1999年6月審議通過了《保護馳名商標條款》，該條款賦予馳名商標所有人禁止他人將其馳名商標作為商號、域名等商業(yè)標記注冊和使用的權(quán)利。(6)我國國務(wù)院有關(guān)部門在1997年6月發(fā)布了《中國互連網(wǎng)絡(luò)域名注冊暫行管理辦法》、2000年11月發(fā)布的《中文域名解決辦法》為被他人將馳名商標搶注為域名者提供了保護