商標權與外觀設計專利權的沖突探討

商標權與外觀設計專利權的沖突探討

商標是由文字、圖形、顏色、三維設計或其組合構成的一種商業(yè)上的標志，其主要作用是為了區(qū)別商品或服務的來源。商標權是商標所有人依法對其商標所享有的專有使用權①。專利法上的外觀設計指產品的形狀、圖案、色彩或者它們的結合作出的富有美感的并適于工業(yè)應用的新設計②，其主要作用是激發(fā)顧客的購買欲。知識產權上的權利沖突，是指由同一知識產權客體依法衍生的兩項或兩項以上相互予盾或抵觸的權利的現(xiàn)象，即同一知識產權客體在某種條件下同時歸屬于多個主體的法律形態(tài)。由于客體的無形性、授權國家機關和確權過程的審查方式的不同，極易導致權利的重疊③。從權利獲得的程序上看，商標專用權是國家商標局依據(jù)商標法經過形式和實質審查授予的權利；專利權是國家知識產權局專利局依據(jù)專利法而授予的權利，外觀設計專利權的獲得是通過形式審查的方式，因此兩者極易發(fā)生權利沖突。

一、沖突的原因

商標權與外觀設計專利權產生沖突的原因有以下幾方面。

第一、從兩者的構成上看，商標和外觀設計的構成上都含有形狀和圖案等諸多重合因素。一方面，當外觀設計具有足以區(qū)別產品來源的區(qū)別性時，毫無疑問可以受到商標法的保護。作為識別商品或服務的提供者的標識，商標注冊的唯一實質性條件就是具備顯著性，申請注冊的商標必須具有足夠的顯著性以至于可以達到區(qū)分不同的商品或服務來源的功能。新商標法允許三維立體商標進行申請注冊，并排除了具有功能性的三維標志注冊的可能性。但在實際過程中，對于三維立體商標是否具有功能性，是否有“商品自身的性質產生的形狀、為獲得技術效果而需要的商品形狀或者使商品具有實質性價值的形狀”等不得注冊的情形，在判定上有較大的主觀性，很可能會成為商標權與外觀設計權發(fā)生沖突的新熱點。最明顯的例子莫過美國作為立體商標保護的可口可樂造型獨特的飲料瓶。另一方面，當商標用于商品上而成為具有美感的新設計時，又可以受到專利法的保護。由體現(xiàn)了獨創(chuàng)性的文字、圖案或符號構成的商標，本身就具有一定的新意，用于商品上就是一種具有美感的新設計，也能夠激發(fā)顧客的購買欲④.所以說，這兩種權利在保護客體上存在一定的重合與交叉，當同一或相近似客體依法衍生的商標權與外觀設計權由不同的權利人所有，并在實際生活中行使時，便會處于相互予盾和抵觸的狀態(tài)。

第二、從保護條件上，專利法第23條規(guī)定：“授予專利權的外觀設計，應當同申請日以前在國內外出版物上公開發(fā)表過或者國內外公開使用過的外觀設計不相同或不相近似，并不得與他人在先取得的合法權利相沖突”，外觀設計專利權的獲得并不要求有顯著的區(qū)別性。而商標的主要作用是區(qū)別商品或服務的來源，商標法第7條規(guī)定：“商標使用的文字、圖形或其組合，應當有顯著特征，便于識別”，因此，商標注冊的唯一條件是顯著性。從這方面看，二者似乎并不沖突，但在申請之時不能滿足商標注冊所要求達到的顯著性的外觀設計，經過在市場上的長期廣泛使用和深入的廣告宣傳，有可能獲得具有體現(xiàn)產品產源的區(qū)別性，從而符合商標注冊的顯著性要求。如果超過了外觀設計專利權保護的期限，該外觀設計有可能被專利權以外的其他人申請注冊為商標。另一方面，因為兩項權利的保護期限不同，商標權可以通過申請續(xù)展而獲得理論上可無限期續(xù)展的商標權，外觀設計人完全可以認為不需要求外觀設計專利權的保護，這也會對我國外觀設計專利權產生負面影響。

第三、從管理機關上看，也存在上述與著作權相似的問題。外觀設計專利權的申請、審查和確權由國務院專利行政部門負責，其下設的專利復審委員會對駁回申請決定不服的進行復審。業(yè)已生效的新專利法實施細則對專利復審委員會裁量外觀設計專利權與其他在先權利沖突的權力進行約束，即規(guī)定只有在先權利人獲得了對權利沖突的有效裁定后，復審委員會才可據(jù)此裁量在后的外觀設計專利權無效。修訂后的商標法及其實施細則并沒有對商標評審委員會判斷商標權與在先權利沖突的職能進行同樣的約束。因此，如果在先的商標權人已依據(jù)商標法請求地方工商行政部門對在后的外觀設計專利進行了“侵權查處”，外觀設計專利權人所獲得的權利就沒有實際意義了，也無法使外觀設計專利權人的權利得到同樣的法律保護。

二、反思和建議

從立法角度而言，如果減少外觀設計專利權與商標權之間的沖突，可以從以下幾個方面著手。首先，應嚴格遵循注冊商標保護客體的有關限定。要求申請注冊的商標必須具有顯著性以至可以達到區(qū)分不同的商品和服務來源的功能。在以往對平面視覺商標進行保護的商標審查實踐中，國家商標局允許對煙標與酒標乃至后來擴展到物品標貼進行整體全標注冊，這實際上是對原商標法第7條過于復雜的文字、圖案或其組合因不具有顯著性而不得注冊的一種悖離。新商標法將三維立體商標納入保護范圍之內后，必須嚴格遵循對具有功能性的三維標志不得作為商標注冊的規(guī)定，否則很容易產生權利沖突。其次，應賦予國家知識產權局專利復審委員會判斷外觀設計專利權是否與在先權利沖突的權力。在外觀設計專利與商標的相似性判斷上，兩者采用了許多相同的判斷原則，如從市場普通消費者一般注意力的角度判斷，從間接對比的角度判斷，從整體綜合的角度判斷，從顯著部分進行判斷等。為了讓權利人處于平等的地位，可對專利法實施細則中的有關權利沖突處理程序的規(guī)定以審查指南公報的形式進行解釋、明晰，允許已具有證據(jù)力的在先權利獲得證明書來代替有關權利沖突的有效裁決證明；對于在先的商標權而言，可以出具經公證的我國商標注冊證的復印件或由商標局出具的商標注冊證明。

當然，只要外觀設計與商標的保護客體存在著重疊與交叉，外觀設計專利權與商標權的權利沖突就不可能完全避免，因此最終仍有可能要求對兩者的權利沖突予以司法裁量。依據(jù)筆者個人的看法，在實際不發(fā)生混淆時，應尊重依不同法律所取得的不同權利所具有的獨立性，只要權利人在獲得權利的時候是遵循了誠實信用的原則，不損害他人利益和社會公共利益，應允許根據(jù)不同知識產權類型基于相同或相似客體所產生的不同權利在市場上的共存現(xiàn)象。

關于二者的權利沖突，可以從以下案例得到直觀的印象。1990年初，重慶市工商局發(fā)現(xiàn)重慶市場上有人經銷帶有“果真”字樣的橙汁固體飲料，其與美國通用食品公司在同種商品上注冊的“果珍”商標外包裝近似。在處理時，“果真”商品生產廠廣東潮州市庵埠梅溪新華食品廠提出其“果真”商品包裝受中國《專利法》保護，并提拱了“果真”外觀設計專利公告及外觀設計專利授權證明。經查，廣東潮州市庵埠梅溪新華食品廠于1988年5月27日，向中國專利局申請使用在“固體飲料包裝容器”產品上的“果真”商品外包裝外觀設計專利。該專利于1989年5月31日被授予外觀設計專利權。按照《專利法》第59條規(guī)定“外觀設計專利權的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該外觀設計專利產品為準”，此項專利公告圖片包括“果真”文字，并且其獲權時間早于“果珍”文字商標核準注冊日一個月。

這是一起比較典型的商標權與專利權沖突的案例。實踐中，商標和外觀設計均使用在商品的外包裝上。當表現(xiàn)為平面視圖的外觀設計沒有商標法所禁止注冊的內容時，如沒有表現(xiàn)商品通用的名稱、圖形、商品的主要功能、用途、原料等內容，可以被核準進行商標注冊，即外觀設計專利在一定條件下可以是注冊商標；同時，為達到仿冒他人商標的目的，商標侵權人對商標標志不突出的產品，主要仿冒的是其商品的外觀。如商標注冊人將商標放大使用，使其成為商品外觀不可分割的組成部分時，侵權人的侵權行為包括對商品商標和商品外觀設計的仿冒。因此，當同一商品中的商標權和外觀設計專利屬于不同的權利人時，商標權和外觀設計專利權就會產生交叉。在此案中，商標權和外觀設計專利的沖突即權利交叉的具體表現(xiàn)。本案中，在中國獲得“果真”固體飲料包裝的外觀設計專利權的時間是1989年5月31日，獲得固體飲料商品上的“果珍”注冊商標專用權的時間是1989年6月20日，外觀設計專利權的授予早于商標專用權。但是，與“果真”外觀設計近似的“果珍”商標外觀包裝已由美國通用食品公司在美國及國外公開使用。美國商標注冊人在中國使用該商品包裝的時間也大大早于“果真”外觀設計申請時間。根據(jù)《專利法》第23條和第48條規(guī)定，該項專利權由于美國商標權利人的申請，將被專利復審委員會宣告無效。同時，“果真”外觀設計專利權內容并不包含“果真”的文字含義，其“果真”文字與“