如何有效答復(fù)發(fā)明專利審查意見通知書

1、如何有效答復(fù)發(fā)明專利審查意見通知書Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】如 何 有 效 答 復(fù) 發(fā) 明 專 利 審 查 意 見 通 知 書在發(fā)明專利申請(qǐng)過程中，審查員將根據(jù)申請(qǐng)人提交的申請(qǐng)文件對(duì)專利申請(qǐng)文件進(jìn)行初步審查和實(shí)質(zhì)審查，其目的主要是審查申請(qǐng)人提交的申請(qǐng)文件是否符合專利法及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。在發(fā)現(xiàn)存在可以補(bǔ)正的缺陷時(shí)，審查員通知申請(qǐng)人以補(bǔ)正的方式消除缺陷，使其符合公布的條 件；在發(fā)現(xiàn)存在不可克服的缺陷時(shí)，審查員作出審查意見書，指明缺陷的性質(zhì)，并通過駁回的方式盡早結(jié)束審批程序，另外還要確定發(fā)明專利申請(qǐng)

2、是否應(yīng)當(dāng)授予專利權(quán)，特別是確定其是否符合專利法有關(guān)“新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性”的規(guī)定。在這個(gè)必經(jīng)過程中，申請(qǐng)人可能會(huì)多次收到審查意見書，對(duì)審查意見書的答復(fù)將直接影響到專利申請(qǐng)的過程及結(jié)果。為了使申請(qǐng)人早日順利取得 發(fā) 明 專 利 權(quán) , 在 答 復(fù) 審 查 意 見 通 知 書 時(shí) 應(yīng) 注 意 的 以 下 幾 個(gè) 問 題 ：先看一個(gè)例子：在申請(qǐng)?zhí)枮?xxxxxxxxxxxx 的專利申請(qǐng)審查過程中，審查員在一通中指出權(quán)利要求 1 中所述的步驟存在不清楚的問題。申請(qǐng)人在一通答復(fù)時(shí)，在說明書中添加了一些說明性的文字，而這些并不能從原始文件中直接推導(dǎo)出來，因此導(dǎo)致修改超出范圍，不符合專利法第三 十三條第一

3、款的規(guī)定。在二通中，審查員指出超范圍的問題，要求申請(qǐng)人刪除超出范圍的內(nèi)容。 結(jié)果，在答復(fù)二通時(shí)，申請(qǐng)人僅僅在意見陳述書中說明將所修改的一部分說明書內(nèi)容還原為原說 明書內(nèi)容， 而未提交替換頁。審查員只有發(fā)了三通， 發(fā)明人的申請(qǐng)才最終得以授權(quán)。我們來分析一下本案審查過程中都存在哪些問題：首先是，申請(qǐng)人在一通中沒有更好地理解審查員的意圖。審查員指出權(quán)利要求中存在不清楚的問題，申請(qǐng)人只要針對(duì)問題所在修改權(quán)利要求很容易就可以克服該缺陷，而申請(qǐng)人卻以為是說明書中描述不清楚，因此對(duì)說明書作了進(jìn)一步的修改和解釋，而未對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行修改。因而不僅沒有克服權(quán)利要求的缺陷，致使修改超范 圍。在二通答復(fù)中，申請(qǐng)人雖然

4、認(rèn)為應(yīng)該刪除超出范圍的內(nèi)容，卻沒有提交替換頁，而只是將 說明書內(nèi)容還原為原說明書內(nèi)容。而根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第五十二條的規(guī)定，除審查員依職權(quán)修 改明顯錯(cuò)誤的情況外，不論采用什么方式提出修改意見，都必須以申請(qǐng)人正式提交的書面修改文 件為依據(jù)。只在意見陳述中說明是不行的。從上面例子中我們可以看到，在答復(fù)審查意見陳述和修改時(shí)會(huì)時(shí)常出現(xiàn)一些問題，了解在答復(fù)審 查意見的注意事項(xiàng)十分必要。第一，針對(duì)專利法第二十六條第四款問題的答復(fù)：該問題主要包括權(quán)利要求概括范圍 過寬、說明書中沒有記載、與說明書中記載的不一致。對(duì)于概括范圍過寬的問題，往往出現(xiàn)在說明書中只有一個(gè)實(shí)施實(shí)例，而在權(quán)利要求中卻使 用上位、功能性或概

5、括性的語言概括了一個(gè)比較寬的保護(hù)范圍。如果申請(qǐng)人能夠提出證據(jù)，說明 所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在說明書給出情報(bào)的基礎(chǔ)上，能夠容易地將發(fā)明或者實(shí)用新型擴(kuò)展到權(quán) 利 要 求 的 保 護(hù) 范 圍 也 是 可 以 的 。 否 則 就 不 會(huì) 被 審 查 員 接 受 。對(duì)于說明書中沒有記載以及與說明書不一致的情況，在產(chǎn)品權(quán)利要求中尤其容易出現(xiàn)這樣 的問題，經(jīng)常是權(quán)利要求中的一個(gè)部件在說明書中沒有記載或者權(quán)利要求中是一個(gè)部件而說明書 中是多個(gè)部件，或者權(quán)利要求中是兩個(gè)部件而說明書中只有一個(gè)部件與之對(duì)應(yīng)。這種情況下除非 是申請(qǐng)人指出說明書中什么地方有記載或者刪除沒有記載的內(nèi)容，或者修改使得權(quán)利要求與說明 書描述

6、一致，否則是無法說服審查員的。有時(shí)候申請(qǐng)人在意見陳述和修改時(shí)，將指出不符合專利法第二十六條第四款的權(quán)利要求補(bǔ)入說明書中，以使該權(quán)利要求得到說明書的支持，這經(jīng)常也不能被接受。因?yàn)樵颊f明書中沒有公開這樣的方案，即使補(bǔ)入也僅僅只是形式上的支持而已，可能不能滿足實(shí)質(zhì)性的支持要求。第 二 ， 針 對(duì) 專 利 法 第 二 十 二 條 第 二 、 三 款 問 題 的 答 復(fù) ：對(duì)于新穎性，申請(qǐng)人需要仔細(xì)考察對(duì)比文件是否確實(shí)與本申請(qǐng)的權(quán)利要求相同，有時(shí)候?qū)彶閱T的理解也會(huì)有偏差或者有的區(qū)別點(diǎn)沒有注意到。（但是需要說明的是，對(duì)于技術(shù)特征的理 解，審查員和申請(qǐng)人并不十分相同。因?yàn)橛袝r(shí)候權(quán)利要求中使用的是上位的概念

7、，包含了很多內(nèi)容，而對(duì)比文件使用的是下位的概念，因此申請(qǐng)人對(duì)此要多加注意。或者是申請(qǐng)人在說明書的基礎(chǔ)上把權(quán)利要求理解在一個(gè)較窄的范圍內(nèi)，而實(shí)際上權(quán)利要求本身并沒有相應(yīng)的限定。如果申請(qǐng)人沒有意識(shí)到這一點(diǎn)而與審查員作辯解， 并且堅(jiān)持不改， 那么可能會(huì)導(dǎo)致申請(qǐng)駁回）而對(duì)于創(chuàng)造性，不僅要注意對(duì)比文件的技術(shù)特征是否確實(shí)與本申請(qǐng)的權(quán)利要求的相同，還 要注意其中所用的公知常識(shí)是否確實(shí)是公知的，多個(gè)對(duì)比文件以及對(duì)比文件與公知常識(shí)的結(jié)合是 否 顯 而 易 見 ， 一 般 反 駁 時(shí) 通 常 就 在 這 些 地 方 。需要注意的是，申請(qǐng)人常常在辯駁的時(shí)候會(huì)說明本發(fā)明與對(duì)比文件有何不同，忽略了不同 點(diǎn) 在 權(quán) 利

8、要 求 中 的 體 現(xiàn) 。 如 果 是 這 樣 ， 審 查 員 就 不 會(huì) 接 受 。第 三 ， 針 對(duì) 專 利 法 第 二 十 一 條 第 二 款 問 題 的 答 復(fù) ：這種問題申請(qǐng)人需要注意的是，審查員所認(rèn)為缺少的這些特征是否確實(shí)是本發(fā)明所必需的 還是可選的，或者認(rèn)為部分必要。由于申請(qǐng)人是該發(fā)明的締造人，他對(duì)發(fā)明創(chuàng)造有著更加透徹的 理解， 審查員難免存在理解有偏頗之處。因此， 申請(qǐng)人在答復(fù)意見時(shí)是有爭(zhēng)辯余地的。第四， 針對(duì)實(shí)施細(xì)則 第二十條第一 款問題的答復(fù)：在答復(fù)這一條意見時(shí)容易出現(xiàn)的問題就是，申請(qǐng)人在意見答復(fù)中陳述，說明書哪一部分中有清楚的記載，因此權(quán)利要求是清楚的。但是這種陳述往往是

9、不會(huì)被接受的，因?yàn)檎f明書中有清楚記載并不等于權(quán)利要求中就不需要清楚記載。我們希望看到權(quán)利要求本身所要求保護(hù)的技術(shù)方 案是一個(gè)清楚完整并且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員可實(shí)現(xiàn)的方案。因此，對(duì)于這一條意見的答復(fù)，一般 情況下就是將其修改清楚。第五，應(yīng)注意的其他事項(xiàng)審查員針對(duì)權(quán)利要求提出問題后，在答復(fù)時(shí)應(yīng)注意針對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行修改，不要去修改說 明書。說明書中除了適應(yīng)性修改之外最好不要對(duì)說明書進(jìn)行修改，以便避免出現(xiàn)修改超出范圍的 問題。提交意見陳述及替換頁時(shí)，注意一定要在替換頁上修改。有時(shí)會(huì)出現(xiàn)在意見陳述或者修改對(duì)照頁上說明有修改，但是正式的替換頁上沒有修改的情況，或者是告知讓審查員修改。在提交替換頁時(shí)，應(yīng)是對(duì)原始文件或者中間文件的替換，按照原始文件或者中間文件的頁 碼順序編號(hào)，不要按照公開文本替換和編頁碼。在提交修改的附圖時(shí)，如果其中修改的附圖中有指定的摘要附圖，應(yīng)該相應(yīng)地同時(shí)提交一 份新的摘要附圖。以上幾種問題，其中前四條中有很多情況下都是要求申請(qǐng)人縮小權(quán)利要求保護(hù)范圍的，而這種情況下如果申請(qǐng)人不據(jù)理力爭(zhēng)的話，