關(guān)于商標(biāo)獨(dú)占使用人的法律地位

1、    關(guān)于商標(biāo)獨(dú)占使用人的法律地位楊一平【關(guān)鍵詞】商標(biāo) 許可使用 備案【寫作年份】1998年【正文】          商標(biāo)“獨(dú)占使用人”即商標(biāo)獨(dú)占許可中的被許可人，也稱“獨(dú)占被許可人”。關(guān)于商標(biāo)的獨(dú)占許可、獨(dú)占使用人等問題我國法律中沒有規(guī)定，商標(biāo)的獨(dú)占使用人到底享有哪些權(quán)利，其法律地位如何？在法律修改、完善之前應(yīng)該從理論上加以明確。   一、幾個相關(guān)的概念   在闡明其商標(biāo)獨(dú)占使用人的法律地位之前，有必要首先明確

2、商標(biāo)獨(dú)占許可的含義。商標(biāo)的獨(dú)占許可（exclusive license）是與非獨(dú)占性許可（non-exclusive license）相對應(yīng)的概念，后者通常稱“普通許可”或“一般許可”。獨(dú)占許可意味著商標(biāo)的注冊所有人將使用該商標(biāo)的權(quán)利通過合同的形式授予另一個人，而被授權(quán)者對該商標(biāo)的使用視為注冊所有人自己在使用。根據(jù)發(fā)展中國家商標(biāo)、商號和不正當(dāng)競爭行為示范法（下稱示范法）的有關(guān)規(guī)定，除非在合同中有相反的約定，獨(dú)占許可中的許可人本人不得使用該商標(biāo)。換言之，許可人如果自己想使用該商標(biāo)就必須在合同中作出明確的約定。許可人在對商標(biāo)進(jìn)行獨(dú)占許可后自己也能使用該商標(biāo)的情形，人們常常用“獨(dú)家許可”（sole

3、license）這個詞來表述，以便與“獨(dú)占許可”區(qū)別開來。日本新商標(biāo)法的英文本使用的不是“獨(dú)占許可”、“非獨(dú)占許可”等表述，而是“獨(dú)占使用（exclusive use）”與“非獨(dú)占使用”，這兩種表述的含義應(yīng)該是相通的。   但應(yīng)該注意的是，日本商標(biāo)法中的“獨(dú)占使用權(quán)（right of exclusive use或exclusive right to use）”與我國商標(biāo)法中的商標(biāo)“專用權(quán)（exclusive right to use）”從英文的角度上也許很難區(qū)分，但這實(shí)際上是兩個完全不同的概念，前者是從許可的意義上講的，是指獨(dú)占許可中被許可人所享有的權(quán)利；后者是從所有權(quán)的意

4、義上講的，是指注冊商標(biāo)所有人所享有的權(quán)利。我國商標(biāo)法中的“商標(biāo)專用權(quán)（exclusive right to use a trademark）”相當(dāng)于日本商標(biāo)法中的“商標(biāo)權(quán)（trademark right）”，后者也是從所有權(quán)的意義上使用的。相比較而言，無論是從中文還是從英文的角度來看，用“商標(biāo)權(quán)”、“注冊商標(biāo)權(quán)”來表示對一個商標(biāo)的所有權(quán)比“商標(biāo)專用權(quán)”、“注冊商標(biāo)專用權(quán)”更為簡單明了，不易產(chǎn)生混淆。   二、法律規(guī)定與司法實(shí)踐    “獨(dú)占許可”、“獨(dú)家許可”或“獨(dú)占使用”這些概念在我國商標(biāo)法中并沒有出現(xiàn)，我國商標(biāo)法只是從一般意義上來規(guī)定許可，而且是從義

5、務(wù)的角度而不是權(quán)利的角度來規(guī)定的。根據(jù)商標(biāo)法第26條的規(guī)定，商標(biāo)注冊人有權(quán)通過簽訂商標(biāo)使用許可合同，許可他人使用其注冊商標(biāo)，同時有義務(wù)監(jiān)督被許可人使用其注冊商標(biāo)的商品質(zhì)量。法律沒有載明被許可人可以享有哪些權(quán)利，倒是明確規(guī)定了兩條必須履行的義務(wù)：一是保證使用該注冊商標(biāo)的商品質(zhì)量；二是必須在使用該注冊商標(biāo)的商品上標(biāo)明被許可人的名稱和商品產(chǎn)地。對前一項(xiàng)義務(wù)，法律沒有進(jìn)一步規(guī)定專門的后續(xù)保障手段，但對后一項(xiàng)義務(wù)，實(shí)施細(xì)則第35條規(guī)定，違反者將由被許可人所在地工商行政管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正，收繳其商標(biāo)標(biāo)識，并可根據(jù)情節(jié)處以五萬元以下的罰款。   “重義務(wù)、輕權(quán)利”的立法模式是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體

6、制下的必然產(chǎn)物，其著眼點(diǎn)往往不在于如何保障和維護(hù)“私權(quán)”，而在于如何保護(hù)公眾利益，如何便于管理部門行使職權(quán)（公權(quán)），一旦進(jìn)入市場經(jīng)濟(jì)體制，這種立法模式立刻顯得難以適應(yīng)。因此，在實(shí)踐中，當(dāng)被許可人尤其是獨(dú)占使用權(quán)人感到自己的正當(dāng)權(quán)益受到侵犯，希望依法加以維護(hù)的時候，他們發(fā)現(xiàn)很難從法律上找到明確的依據(jù)。在法律通過正式修改加以完善之前，解決這個問題的便捷途徑是通過商標(biāo)主管部門或最高司法機(jī)關(guān)運(yùn)用推理，作出合理的解釋。   實(shí)際上，最高人民法院曾就商標(biāo)獨(dú)占許可被許可人的訴訟地位問題作過一個解釋。1994年，最高人民法院在給河南省高級人民法院的一個批復(fù)中指出，商標(biāo)注冊人與商標(biāo)使用人簽訂

7、的是獨(dú)占許可合同，并報商標(biāo)局備案，合法有效，應(yīng)依法保護(hù)。在合同有效期內(nèi)，被許可人依據(jù)合同取得了注冊商標(biāo)的獨(dú)占使用權(quán)，有權(quán)禁止他人使用該注冊商標(biāo)；發(fā)生侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為，直接受侵害的是被許可人的權(quán)益。根據(jù)商標(biāo)法及其實(shí)施細(xì)則關(guān)于保護(hù)注冊商標(biāo)專用權(quán)，以及民事訴訟法關(guān)于起訴條件的有關(guān)規(guī)定，注冊商標(biāo)的獨(dú)占使用人“依據(jù)其享有的獨(dú)占使用權(quán)，可以和商標(biāo)注冊人作為共同原告向人民法院起訴，也可以單獨(dú)起訴?！痹谶@里，商標(biāo)獨(dú)占許可人的法律地位不是法律明文規(guī)定的，而是從“注冊商標(biāo)專用權(quán)”中推理出來的。這意味著，法律雖然沒有直接規(guī)定注冊商標(biāo)獨(dú)占使用人的權(quán)利，但它直接規(guī)定了商標(biāo)注冊人所享有的權(quán)利，而商標(biāo)注冊人通過獨(dú)占

8、許可的形式將其享有的權(quán)利最大限度地授予了獨(dú)占使用人，這樣一來，獨(dú)占使用人也就間接地享有了法律規(guī)定的權(quán)利。因?yàn)樯虡?biāo)注冊人在獨(dú)占許可中授予被許可人的往往不僅僅是“獨(dú)占使用”這一實(shí)體性權(quán)利，還包括為確保實(shí)現(xiàn)這一實(shí)體性權(quán)利所必不可少的“禁用權(quán)”、“起訴權(quán)”、“損害賠償請求權(quán)”等一系列程序性權(quán)利。至于獨(dú)占使用人是可以獨(dú)立起訴還是應(yīng)該與授予人一起共同起訴，有時候要視獨(dú)占許可合同中雙方當(dāng)事人的事先約定，有時候則可以根據(jù)法律的有關(guān)規(guī)定。但各國法律在這個問題上并沒有一個統(tǒng)一的模式。   三、獨(dú)占使用人的權(quán)利與義務(wù)   最高人民法院在前引批復(fù)中畢竟只是對獨(dú)占使用人的起訴權(quán)進(jìn)

9、行了解釋，并沒有對獨(dú)占使用人的法律地位作出全面界定。那么，獨(dú)占使用人倒底享有哪些權(quán)利，又要承擔(dān)哪些義務(wù)？在什么情況下可以獨(dú)立行使權(quán)利，在什么情況下不能？哪些內(nèi)容是可能通過合同約定的，哪些應(yīng)該由法律加以規(guī)定？各國商標(biāo)法的規(guī)定不盡相同。有的規(guī)定得很簡單，有的則比較詳細(xì)。現(xiàn)從權(quán)利義務(wù)兩個方面分述如下：   （一）獨(dú)占使用人可能享有的權(quán)利   首先，獨(dú)占使用人在許可合同約定的范圍內(nèi)對許可人的注冊商標(biāo)享有獨(dú)占使用權(quán)（從理論上說，未注冊商標(biāo)也可以許可他人使用，但本文的討論僅限于注冊商標(biāo)）。在獨(dú)占許可合同中，獨(dú)占使用權(quán)的范圍涉及兩項(xiàng)內(nèi)容，一是商品或服務(wù)的類別，二是商標(biāo)

10、的使用地域。商標(biāo)的獨(dú)占使用權(quán)可以涵蓋該注冊商標(biāo)核定使用的全部商品或服務(wù)類別，也可以只包括其中的一部分；許可人可以授權(quán)被許可人在全國范圍內(nèi)對其注冊商標(biāo)享有獨(dú)占使用權(quán)，也可以只對在部分地區(qū)的使用權(quán)進(jìn)行獨(dú)占許可。這意味著商標(biāo)權(quán)的所有人可以就該商標(biāo)同時對多人在不同地點(diǎn)實(shí)施獨(dú)占許可。因此，同樣是商標(biāo)獨(dú)占使用人，其權(quán)利的范圍可能有大有小。   其次，商標(biāo)獨(dú)占使用人有權(quán)在許可合同約定的范圍內(nèi)禁止許可人自己使用該商標(biāo)以及禁止許可人將該商標(biāo)的使用權(quán)再許可給第三人，可以簡稱禁用權(quán)，這是獨(dú)占使用權(quán)一詞中應(yīng)有的含義。禁用權(quán)只有與要求權(quán)、投訴權(quán)、請求權(quán)和訴訟權(quán)等結(jié)合起來才有意義。根據(jù)禁用權(quán)，獨(dú)占使用

11、權(quán)可以直接要求侵權(quán)人停止侵權(quán)行為，也可以向執(zhí)法機(jī)關(guān)投訴或向法院起訴（包括民事和刑事訴訟），請求制止侵權(quán)行為，并要求相應(yīng)的損害賠償。至于獨(dú)占使用人在行使上述權(quán)利時，是否具有獨(dú)立的地位，各國法律規(guī)定不盡相同。韓國商標(biāo)法規(guī)定，獨(dú)占使用人有權(quán)就商標(biāo)侵權(quán)獨(dú)立起訴。德國商標(biāo)法則規(guī)定，獨(dú)占使用人提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟須經(jīng)商標(biāo)所有人同意。如果訴訟是由商標(biāo)所有人提起的，獨(dú)占使用人有權(quán)為要求損害賠償而參與訴訟。英國商標(biāo)法為獨(dú)占使用人行使權(quán)利提供了另一種模式：當(dāng)獨(dú)占使用人發(fā)現(xiàn)侵權(quán)后，可以告知商標(biāo)所有權(quán)人，并要求后者起訴；如果商標(biāo)所有權(quán)人在兩個月后仍未采取行動，獨(dú)占使用人可以獨(dú)立向法院提起訴訟，但審判只有在法院根據(jù)具體情況

12、決定商標(biāo)所有權(quán)人是加入原告的行列還是被追加為被告后才能繼續(xù)進(jìn)行。英國商標(biāo)法還對如何計(jì)算獨(dú)占使用人及其他相關(guān)權(quán)利人的損害賠償額問題作了比較詳細(xì)的規(guī)定。   第三，獨(dú)占使用人享有轉(zhuǎn)讓、設(shè)質(zhì)或進(jìn)行非獨(dú)占性許可的權(quán)利。根據(jù)日本和韓國商標(biāo)法的有關(guān)規(guī)定，獨(dú)占使用人經(jīng)商標(biāo)所有權(quán)人同意，可以將其獨(dú)占使用權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押或非獨(dú)占性許可。這說明獨(dú)占使用人在行使這些權(quán)利時是有前提條件的。但如果是因繼承或繼任而發(fā)生的移轉(zhuǎn)則無需商標(biāo)所有權(quán)人同意。   此外，獨(dú)占使用人也可以放棄其獨(dú)占使用權(quán)，但是，有些國家的法律規(guī)定，如果獨(dú)占使用人已就其權(quán)利設(shè)質(zhì)或?qū)嵤┝朔仟?dú)占許可，則必須征得質(zhì)權(quán)人

13、或其非獨(dú)占被許可人的同意。   （二）獨(dú)占使用人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的義務(wù)   獨(dú)占使用人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的義務(wù)包括合同約定的義務(wù)和法律規(guī)定的義務(wù)。基于合同約定的義務(wù)主要涉及以下幾個方面：1、不得超過許可合同約定的使用期限；2、不得擅自改變被許可使用的注冊商標(biāo)圖樣；3、不得超越許可使用的商品或服務(wù)范圍；4、不得跨越許可使用的地域；5、產(chǎn)品或服務(wù)應(yīng)達(dá)到一定的質(zhì)量；等。這些實(shí)際上是許可人在授權(quán)時施加于獨(dú)占使用人的種種限制，是許可人行使所有權(quán)的具體體現(xiàn)。但其中的有些條款并非純粹屬于合同約定的范疇。例如，有關(guān)質(zhì)量方面的規(guī)定，在有些國家同時也是許可人與被許可人必須予以保證的法定義務(wù)。

14、我國商標(biāo)法和韓國商標(biāo)法都有關(guān)于不履行這一義務(wù)可能導(dǎo)致注冊商標(biāo)被撤銷的規(guī)定。我國商標(biāo)法和韓國商標(biāo)法還為獨(dú)占使用人設(shè)定了另一項(xiàng)義務(wù)，即，獨(dú)占使用權(quán)人必須在商品或其包裝上注明被許可人的名稱，以及其所生產(chǎn)的產(chǎn)品或提供的服務(wù)系經(jīng)許可人授權(quán)，以避免消費(fèi)者對商品或服務(wù)的來源產(chǎn)生混淆，否則會受到處罰。   四、關(guān)于許可合同的備案問題   許可合同尤其是獨(dú)占許可合同是否有必要到商標(biāo)主管部門備案，各國法律有不同的規(guī)定，在我國是一個正在引起爭論的問題。西方有些國家，例如，德國和意大利，其商標(biāo)法并沒有規(guī)定許可合同的備案問題。按照我國現(xiàn)行商標(biāo)法及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，許可合同是必須備

15、案的，而且除了在商標(biāo)局備案外，還要交送縣級工商行政管理機(jī)關(guān)存查，否則會導(dǎo)致處罰，包括警告、罰款，直至撤銷注冊商標(biāo)。但商標(biāo)法并沒有規(guī)定備案是否構(gòu)成許可合同生效的必要條件。這是一種“不備案受處罰”的規(guī)則。日本和韓國的商標(biāo)法，以及示范法也都規(guī)定了許可合同必須備案，并且把備案作為許可生效的必要條件，從而確立了“不備案不生效”的規(guī)則。前引最高人民法院的批復(fù)中，雖然強(qiáng)調(diào)獨(dú)占許可合同“報商標(biāo)局備案，合法有效”，肯定了許可備案的法律意義，但并不能因此就必然得出“不備案就違法無效”的結(jié)論。把備案作為許可合同生效的必要條件，表明許可合同不是一般的民事合同，而是一種要式合同?！安粋浒覆簧А钡囊?guī)則與“不備案受處罰”

16、的規(guī)則相比，往往更能激發(fā)當(dāng)事人的主動性，使他們在主觀上由“要我備案”轉(zhuǎn)變?yōu)椤拔乙獋浒浮?，因而會更加行之有效?  此外，我國的備案機(jī)關(guān)對許可合同的內(nèi)容是不審查的，許多人甚至認(rèn)為商標(biāo)許可純屬當(dāng)事人之間的民事行為，合同一經(jīng)簽訂即自行生效。而按照示范法的規(guī)定，許可合同應(yīng)該受到審查，當(dāng)商標(biāo)的注冊所有人和被許可人之間沒有說明關(guān)系或訂出規(guī)定來保證注冊所有人就所使用的商標(biāo)對被許可人的商品或服務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行有效控制時，許可合同是無效的（第23條）。示范法第24條第（一）款還規(guī)定，“許可證合同或有關(guān)這種合同的條款，如果在工業(yè)或商業(yè)方面對被許可人施以限制，而這種限制并非來自于商標(biāo)注冊所給予的權(quán)利

17、，或?qū)ΡＵ线@些權(quán)利沒有必要，那么，這些條款無效?！钡冢ǘ┛顒t列舉了不構(gòu)成這種限制的三種情形：（）有關(guān)商標(biāo)使用的范圍、程度、區(qū)域和期限的限制，或與商標(biāo)可能在使用中有關(guān)的商品或服務(wù)的質(zhì)量和數(shù)量方面的限制；（）根據(jù)第23條所規(guī)定的有效控制的必要條件被認(rèn)為是正當(dāng)?shù)南拗?；（）施于被許可人身上的以避免可能損害商標(biāo)注冊有效性的一切行為為目的的義務(wù)。      商標(biāo)許可中的問題很多，也很復(fù)雜，獨(dú)占許可中被許可人的法律地位問題只是其中的一個方面。在目前社會各界正在醞釀如何修改和完善現(xiàn)行商標(biāo)法的形勢下，就此類問題進(jìn)行專題探討顯然具有重要的理論意義和現(xiàn)實(shí)意義。他山之石，可以攻玉。我們應(yīng)該充分借鑒西方國家的一些成功做法，并結(jié)合我國的具體國情，