專利審查中使用三步法判斷創(chuàng)造性的三個誤解

1、專利審查中使用“三步法判斷創(chuàng)造性的三個誤解判斷一項技術(shù)方案是否具備創(chuàng)造性,要求判斷人員回到申請日之前, 看待申請日之后的方案相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見. 這就要求判斷 人員既需要知悉該技術(shù)方案,又需要在知悉該技術(shù)方案的前提下適時 地回到“失憶的狀態(tài),該操作過程看起來很不可思議,但在判斷創(chuàng) 造性時又不可預(yù)防.因此,在專利規(guī)那么的演變過程中,始終伴隨著 專利創(chuàng)造性評判的客觀化進程.為了實現(xiàn)創(chuàng)造性評判的客觀化,我國專利審查指南專門給予了指引, 即“三步法：確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；確定創(chuàng)造的區(qū)別技術(shù)特征和 創(chuàng)造實際解決的技術(shù)問題；判斷要求保護的創(chuàng)造對本領(lǐng)域的技術(shù)人員 來說是否顯而易見.應(yīng)當(dāng)理解,“三步法

2、只是審查指南給予的一般性指引,總原那么依 然是“判斷要求保護的創(chuàng)造相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見.以上三個步驟并不是創(chuàng)造性判斷的必然步驟,更不能機械理解三個步驟之間 的關(guān)系.為此,筆者從專利代理人、創(chuàng)造人的角度看待創(chuàng)造性評判的 標(biāo)準(zhǔn),總結(jié)三個對“三步法可能存在誤解的地方.誤解一：公開技術(shù)特征最多,就是最接近的現(xiàn)有技術(shù)雖然在尋找最接近的現(xiàn)有技術(shù)時,公開特征最多是一種更受青睞的尋 找方式,但如果忽略了技術(shù)領(lǐng)域相同或相近的現(xiàn)有技術(shù), 那么很容易 犯“事后諸葛亮的錯誤.專利審查指南【1】在說明如何“確定 最接近的現(xiàn)有技術(shù)時,指出“在確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)時,應(yīng)首先 考慮技術(shù)領(lǐng)域相同或相近的現(xiàn)有技術(shù). 雖然根

3、據(jù)我國審查制度,創(chuàng) 造的創(chuàng)造性在評判過程中并不要求限定技術(shù)領(lǐng)域,但是跨越技術(shù)領(lǐng)域 或者選定特定的技術(shù)領(lǐng)域,必須存在相應(yīng)的動機.筆者近期收到一份審查意見,專利申請方案是驅(qū)動塔筒內(nèi)的熱源 電 纜、電氣設(shè)備移動,使其始終貼靠向較冷的塔筒壁,將塔筒壁作為 熱源的熱沉.審查意見中指出最接近的比照文件, 是半導(dǎo)體基材在退 火過程中將基材快速移動并朝向一冷卻板移動,以使加熱后的基材更 快散熱.審查意見認(rèn)為,專利申請的權(quán)利要求與比照文件的區(qū)別,僅 在于將該種散熱方式應(yīng)用到塔筒內(nèi)的熱源.姑且不管這份審查意見對熱源、散熱原理的認(rèn)定是否準(zhǔn)確,單從邏輯上看也存在問題.如前所述,判斷人員應(yīng)回到申請日之前,考察本領(lǐng) 域技

4、術(shù)人員在看到基材退火這樣的技術(shù)前提下,是否很容易就想到如何進行塔筒內(nèi)部熱源的散熱顯然這并不容易,它需要“創(chuàng)造性天賦 的火花flash of creative genius 【2.更容易接受的邏輯應(yīng) 該是,首先提供一種塔筒內(nèi)部熱源散熱困難的現(xiàn)有技術(shù), 然后在尋找 如何散熱的過程中,存在動機去跨領(lǐng)域?qū)ふ疑崾侄?例如找到上述 基材退火散熱的方案,不管最終結(jié)果能否實現(xiàn)將兩者結(jié)合, 至少這種 思路從邏輯上更容易接受.當(dāng)然,這種要求從某種角度來說可能屬于較為“死板的方式,但是 對于本身具有一定法律屬性的創(chuàng)造性審查而言,擁有完整的邏輯評述 顯然更有利于實現(xiàn)評述客觀化.從審查的角度講,判斷人員應(yīng)該適時 地讓

5、自己處于“失憶狀態(tài),不能讓申請的技術(shù)方案在心里“生根發(fā) 芽,并在其引導(dǎo)下,利用現(xiàn)有技術(shù)拼湊出對應(yīng)的技術(shù)方案,以否認(rèn) 其創(chuàng)造性.誤解二：技術(shù)問題不同,就沒有技術(shù)啟示代理人常犯一種錯誤,認(rèn)為專利申請與比照文件要解決的技術(shù)問題不 同,就沒有技術(shù)啟示.比方,專利申請的技術(shù)方案是A B,審查意見 認(rèn)為比照文件1公開A,比照文件2公開特征B,結(jié)合得到A B.代理人或申請人發(fā)現(xiàn)比照文件2的特征B解決的技術(shù)問題,與專利申請技術(shù)方案載明要解決的技術(shù)問題不同, 代理人遂照此思路進行辯 論.如前所述,判斷一件技術(shù)方案是否具備創(chuàng)造性,應(yīng)判斷在申請日之前, 本領(lǐng)域技術(shù)人員在知悉現(xiàn)有技術(shù)的根底上, 該技術(shù)方案的獲得是否顯

6、 而易見.舉例說明,申請人的專利申請方案是紙杯,紙杯內(nèi)壁涂覆一 層A材質(zhì),可以有效預(yù)防向外滲水.現(xiàn)有技術(shù)也公開一種紙杯,還公 開一種A材質(zhì)可以起到保溫的效果.如果嚴(yán)格根據(jù)上述“三步法, 相較于紙杯,涂覆的A材質(zhì)是解決滲水問題,而現(xiàn)有技術(shù)的A材質(zhì)是 解決保溫問題,并無結(jié)合的技術(shù)啟示.但理性地回歸到申請日之前, 紙杯用來裝水,那么預(yù)防燙手、保溫屬于該領(lǐng)域普遍追求的目標(biāo),將 現(xiàn)有技術(shù)中具有保溫性質(zhì)的 A材質(zhì)用于紙杯內(nèi)壁假設(shè)不存在其他涂 覆應(yīng)用的障礙或者技術(shù)偏見,完全具有這樣結(jié)合應(yīng)用的動機,得到 內(nèi)壁涂覆有A材質(zhì)的紙杯,并不需要付出創(chuàng)造性的勞動.從另一個角度來說,雖然現(xiàn)有技術(shù)中載明A材質(zhì)是解決保溫問題

7、,但 是根據(jù)常識或者根據(jù)其化學(xué)屬性等分析可知, A材質(zhì)同樣具有鎖水特 性,那么本領(lǐng)域技術(shù)人員基于預(yù)防滲水的需求得到上述技術(shù)方案,也不需要付出創(chuàng)造性勞動.因此,也可以這樣理解,“三步法中所認(rèn)定的技術(shù)問題,并不局限于申請人所載明的技術(shù)問題, 實際上還包括 該技術(shù)方案能夠解決隱含的其他技術(shù)問題,只要現(xiàn)有技術(shù)具有這樣結(jié)合的技術(shù)指引即可.如日本審查指南規(guī)定：“即使是創(chuàng)造申請 與引證創(chuàng)造要解決的技術(shù)問題不相同,如果本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠容易 地以一種不同于創(chuàng)造申請的問題解決思路得出創(chuàng)造申請的技術(shù)方案, 創(chuàng)造申請就不具備創(chuàng)造性.誤解三：二級或多級結(jié)合,也屬于顯而易見.目前,創(chuàng)造性條款是審查意見中最為廣泛應(yīng)用的條

8、款, 未檢索到現(xiàn)有 技術(shù)、不進行創(chuàng)造性判斷即行授權(quán)的案例,可以說是鳳毛麟角.另外 也存在一定數(shù)量不涉及創(chuàng)造性而予以駁回的案例, 主要是基于撰寫不 清楚、不符合客體等難以克服的缺陷.筆者針對目前的創(chuàng)造性審查意 見作了一下簡單的分類：一種是一級結(jié)合,另一種是二級或多級結(jié)合.A+B+C圖一 一級結(jié)合第一種類型,一級結(jié)合.如圖一所示,它的技術(shù)方案是 A B C,檢索 到最接近的比照文件1,公開特征A,確定區(qū)別技術(shù)特征是B和C, 其中B和C是并列的關(guān)系,不存在先后依附關(guān)系,然后獲得比照文件 2、3,二者分別公開特征B和C,且解決的技術(shù)問題、所起作用與本 技術(shù)方案一致,結(jié)合比照文件1-3后得到A B Co

9、這種類型的審查意 見最為常見,答復(fù)思路也最為簡單.圖二二級或多級結(jié)合第二種類型,二級或多級結(jié)合.如圖二所示,它通過簡單的組合并不能得到該方案,必須在兩項或以上的現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合的根底上, 再進行 一次啟示并結(jié)合,才能得到專利申請的技術(shù)方案,即需要“二級或多 級結(jié)合.與一級結(jié)合的區(qū)別是,上述的 B和C、B和B-不是并列的 關(guān)系,而是存在先后依附關(guān)系.這種創(chuàng)造性評價方式,筆者認(rèn)為必須慎重.從嚴(yán)格的“三步法來說, 關(guān)于是否顯而易見,現(xiàn)有技術(shù)是否存在技術(shù)啟示,審查指南給出的幾 種例如都是一級結(jié)合.如果需要二級結(jié)合,實際上恰恰說明相應(yīng)的技 術(shù)方案具有一定的創(chuàng)造性,多級結(jié)合更應(yīng)當(dāng)傾向于具有創(chuàng)造性.當(dāng)然, 不能

10、機械地理解“三步法,當(dāng)需要二級結(jié)合否認(rèn)創(chuàng)造性時,筆者認(rèn) 為上述包含C或B一的現(xiàn)有技術(shù),應(yīng)當(dāng)是常規(guī)技術(shù)手段、公知常識.舉例說明,與最接近的現(xiàn)有技術(shù)比照文件 1相比是設(shè)置有支撐柱 B,以解決到達支撐平衡的目的,并且支撐柱的棱邊設(shè)有圓角C, 以預(yù)防磨損其他構(gòu)件；而比照文件2公開支撐柱,但未公開設(shè)有圓角, 比照文件3公開某種支撐結(jié)構(gòu)設(shè)有圓角以減少對其他構(gòu)件的磨損,對于這種二級結(jié)合方式,筆者認(rèn)為可以否認(rèn)被評價方案的創(chuàng)造性. 理由 是,圓角可以認(rèn)為是本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)安裝環(huán)境做出的常規(guī)優(yōu)化設(shè) 計,即便沒有比照文件3,也可以是比照文件1和常規(guī)技術(shù)手段的結(jié) 合,這種審查意見非常普遍.假設(shè)不是在支撐柱的棱邊設(shè)置

11、圓角,而是在支撐柱上進一步設(shè)置有凹 梢,該凹梢用于安裝儲電裝置C,以存儲電能為根底部件供電,往 往還包含一些與其他特征相互配合、照應(yīng)的關(guān)系.此時,檢索到一篇 比照文件3往往與本方案、比照文件1、比照文件2的領(lǐng)域完全不 同,設(shè)有凹梢和安裝于凹梢的儲電裝置,然后在比照文件1 2的根底上,再結(jié)合比照文件3.筆者以為這種評判結(jié)果具有很濃厚的導(dǎo)向 性,即審查指南所述的“事后諸葛亮.不可否認(rèn),本領(lǐng)域技術(shù)人員在改進比照文件1時,可能會進行不斷地 改進優(yōu)化,比方優(yōu)化為D1 D2發(fā)現(xiàn)有問題,再優(yōu)化為 D1 D2 D3但 是這種改進過程同樣也是創(chuàng)造性表達的過程, 如何以一脈相承的方式 進行這樣的優(yōu)化,是否具備較為合理的結(jié)合動機以及技術(shù)手段的復(fù)雜 性,都應(yīng)該作為考量的因素.最起碼的,不應(yīng)該輕易地以這種二級以 上的結(jié)合方式,認(rèn)為被評價的方案相對于現(xiàn)有技術(shù)顯而易見.目前, 較多的審查意見采用了二級結(jié)合,同時存在很強的“拼湊感,但似 乎又沒有明顯的邏輯問題.不過,從創(chuàng)造人的本領(lǐng)域技術(shù)人員角度來 看,創(chuàng)造性被否認(rèn)又是非常不可思議的.因此,筆者認(rèn)為,